STS, 10 de Diciembre de 2007

En el proceso contencioso-administrativo número 886/2000, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 20 de enero de 2005, cuyo fallo dice literalmente:

1º.- Desestimar el presente recurso.

2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA CATALANA, S.A., recurso de casación que la Sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 23 de febrero de 2005 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA CATALANA, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 14 de abril de 2005, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

se sirva admitir este escrito en méritos del emplazamiento efectuado por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tenerme por personado ante esa Superioridad y por formalizado, en tiempo y forma, el Recurso de Casación en su día anunciado contra la Sentencia dictada en Instancia, de 20 de enero de 2005, en cuanto desestima el Recurso ContenciosoAdministrativo interpuesto por FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA CATALANA contra la Resolución de concesión de la Marca "PROA" 2.257.593, a favor de ASOCIACIÓN PROA DE ANDALUCÍA y, tras la ulterior sustanciación procesal, dictar en su día Sentencia estimando el indicado Recurso de Casación, anulando y casando la Sentencia recurrida y ordenado, en definitiva, a la Oficina Española de Patentes y Marcas que dicte Resolución denegando la expresada Marca "PROA" Nº 2.257.593.

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Por providencia de fecha 14 de marzo de 2006, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 28 de marzo de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 12 de mayo de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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Por providencia de fecha 15 de junio de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 28 de noviembre de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de enero de 2005, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA CATALANA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de octubre de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 6 de noviembre de 2000, que acordó conceder la inscripción de la marca número 2.257.593 "PROA" (mixta), para distinguir servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema decidendi», procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca número 2.257.593 "PROA" (mixta), que distingue servicios en la clase 42, comprensivos de los servicios de una asociación a sus propios miembros, con la marca oponente número 468.208 "PROA", que ampara productos en las clases 16 y 41 (libros de todas clases y trabajos propios de una editorial), que se fundamenta, con base jurídica en la aplicación de los artículos

12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, interpretados de conformidad con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en la apreciación de la inexistencia de identidad aplicativa y en la valoración de que la reputación y notoriedad de la marca obstaculizadora se circunscribe al ámbito de la edición, según se advierte en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto, en los siguientes términos:

La aplicación de la expresada doctrina jurisprudencial al caso que ahora se examina conduce a la conclusión de que, si bien existe una coincidencia entre las marcas enfrentadas, al consistir ambas en el término PROA, la solicitada se refiere a servicios de la clase 42, comprensivos de "los servicios de una asociación a sus propios miembros", lo que constituye un ámbito notoriamente distinto de aquél en que despliega sus efectos la marca contradictoria, que se incluyen en las clases 16 y 41 y comprenden los "libros de todas clases y trabajos propios de una editorial", de modo que no cabe apreciar la existencia de la necesaria identidad aplicativa, por lo que ha de concluirse que no concurre la prohibición relativa del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre .

En cuanto se refiere a la prohibición señalada en el artículo 13.c) de la citada Ley, que se refiere a los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, debe tenerse en cuenta que, como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2003, no cabe confundir dos conceptos jurídicos distintos como son los de las marcas notorias y renombradas, puesto que la notoriedad se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre indica que la marca es conocida en todos los ámbitos por el público en general. Pues bien, la atenuación, e incluso la exclusión, del principio de especialidad que se produce respecto de la marca renombrada no opera en cuanto a la marca notoria.

En el supuesto que ahora se examina, si bien la marca que invoca la actora puede considerarse reputada y notoria en el campo de la edición, no ocurre lo mismo respecto del público en general, por lo que no alcanza el carácter de renombrada, único supuesto en que quedarían atenuadas las exigencias derivadas del principio de especialidad. Por todo ello, la falta de identidad aplicativa hace inaplicable en este caso la prohibición contemplada en el artículo 13.c) de la Ley de Marcas .

. TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA CATALANA, S.A. se articula en la exposición de tres motivos de casación, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables pare resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del primer motivo de casación por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se invoca, se denuncia que la Sala de instancia infringe el referido precepto al declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto, ignorando los criterios jurisprudenciales establecidos para evitar el acceso al registro de marcas cuyos signos distintivos sean idénticos, aunque distingan productos o servicios distintos, al producirse riesgo de asociación, puesto que los consumidores podrían suponer un mismo origen empresarial de las marcas, por lo que, según se alega, no es aplicable en este supuesto el principio de especialidad.

En la exposición del segundo motivo de casación se aduce que la sentencia recurrida incurre en infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que sostiene la doctrina de que las marcas notorias deben protegerse si están registradas "por encima del principio de especialidad".

En el tercer motivo de casación, se imputa a la Sala de instancia la infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, al no haber apreciado aprovechamiento indebido de la fama y prestigio de la marca notoria número 468.208 "PROA", por la ASOCIACIÓN PROA DE ANDALUCÍA con la inscripción de la marca idéntica "PROA".

CUARTO.- Sobre el primer y segundo motivos de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del primer y del segundo motivos de casación articulados, que por razones de orden lógico deben ser examinados conjuntamente: Consideramos que la sentencia recurrida no incurre en la infracción legal y de la doctrina jurisprudencial denunciada, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación razonable y no arbitraria del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas "los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior", al excluir, valorando adecuadamente las circunstancias concurrentes, que, en razón de la separación de los campos aplicativos de los productos y servicios reivindicados por las marcas en conflicto, se produzca riesgo de confusión o riesgo de asociación en los consumidores.

En efecto, cabe referir que este Tribunal Supremo comparte el pronunciamiento de la Sala sentenciadora que estima que la marca solicitada número 2.257.593 "PROA" (mixta), que designa los servicios de una Asociación a sus propios miembros, y la marca obstaculizadora número 468.208 "PROA", que ampara productos relacionados con el sector editorial en las clases 16 y 41, son compatibles, que se declara tras realizar un juicio pormenorizado y concreto sobre el elevado grado de diferenciación aplicativa entre las marcas confrontadas que permite compensar la identidad del elemento denominativo, en cuanto que tiene en cuenta en la valoración del riesgo de confusión el factor de interdependencia entre la identidad o similitud de los signos y de los productos y servicios designados, y el carácter distintivo de la marca prioritaria en el sector de la edición de libros.

Procede, por tanto, destacar la corrección jurídica de la sentencia de la Sala de instancia cuando afirma la compatibilidad de las marcas en conflicto, a pesar de la identidad entre las denominaciones en pugna, puesto que, además de que no puede desconocerse que la marca solicitada contiene un gráfico distintivo, consideramos que ha respetado el principio de especialidad, que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado».

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Cabe rechazar que la Sala de instancia no haya tomado en consideración el riesgo de asociación que la convivencia de las marcas en conflicto pudiera generar, porque, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza de los signos y de los productos o servicios reivindicados por las marcas confrontadas, ya que no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor confunda el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede descartar que los signos que caracterizan la marca aspirante, de titularidad de la ASOCIACIÓN PROA DE ANDALUCÍA evoquen los productos reivindicados por la FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA CATALANA, S.A., que origine riesgo de asociación entre las marcas en conflicto para el público al que van destinados dichos productos y servicios, dado que no tienen relación ni por su naturaleza, destino o utilización, ni ofrecen un carácter competidor o complementario en el mercado.

Cabe desestimar que la Sala de instancia se aparte, en relación con la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, de los criterios jurisprudenciales que estimamos válidos para efectuar el juicio comparativo entre las marcas en conflicto, porque, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

El fallo de la Sala de instancia, al excluir que el nuevo signo sea susceptible de originar confusión o asociación con la marca obstaculizadora, preserva las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de la marca prioritaria, frente a competidores que pretendan aprovecharse de la reputación, al garantizarse que los consumidores que adquieren productos relacionados con el sector editorial pueden distinguir sin dificultad la identidad del origen empresarial de los productos reivindicados por la FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA CATALANA, S.A. respecto de los servicios que la ASOCIACIÓN PROA DE ANDALUCÍA ofrece a sus asociados.

El pronunciamiento de la Sala de instancia, que afirma la compatibilidad de las marcas confrontadas, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, puesto que, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados.

Y dicha conclusión jurídica no contradice la doctrina expuesta en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2002 (RC 4928/1995 ) en que, resolviendo un recurso de casación en que se aducía la fuerza obstaculizadora de la marca número 468.208 "PROA", idéntica a la que funda el presente recurso de casación, dijimos: «El Art. 12.1º a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, vigente cuando se inició el expediente de concesión el 26 de octubre de 1989, establece que "no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfico o conceptual con una marca anteriormente registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a error o confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", por lo cual el problema de fondo del presente recurso consiste en pronunciarse sobre la compatibilidad o incompatibilidad registral de las marcas enfrentadas nº 1.527.308, mixta con gráfico con la denominación PROA INTERNACIONAL S.L., propiedad de Proa Internacional S.L., para proteger productos de la clase 35ª, negocio de publicidad para su importación y explotación, y su oponente inscrita nº 468.208, denominativa PROA, de la titularidad de FUNDACIO ENCICLOPEDIA CATALANA, para proteger productos de la clase 41ª, libros y trabajos propios de una editorial, habiendo llegado la sentencia recurrida a la conclusión de que ambas marcas, aunque contienen el término PROA, común al referirse ambas a productos o servicios tan diferentes como los de la clase 35ª, negocios de publicidad para importación y exportación, y clase 41ª, libros y trabajos de editorial, no existe riesgo de confusión entre ellas y son perfectamente compatibles registralmente. Tal conclusión de la sentencia recurrida como cuestión de hecho deducida de la prueba, es correcta y debe ser mantenida en vía casacional, pues el Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas, permite la convivencia entre marcas incluso idénticas fonética o gráficamente, lo que no sucede en el caso de autos, que presentan diferencias fonéticas y gráficas suficientes para ser diferenciadas, exigiendo además que los servicios o productos que protegen sean idénticos o similares que puedan inducir a error o confusión en el mercado o generar un riesgo de confusión con la marca anterior, cuestión que tampoco concurre en el caso presente, pues nos encontramos ante productos o servicios completamente distintos que no pueden inducir a error o confusión entre ellas ni generar riesgo de asociación, pues las razones sociales de ambas PROA INTERNACIONAL, S.L., y FUNDACIO ENCICLOPEDIA CATALANA, no presentan semejanza alguna ni permite asociarlas por ser distintas denominaciones y fines sociales, con lo cual no ofrece la menor duda, que la sentencia recurrida acierta plenamente al no aplicar la prohibición del Art. 12.1º a) de la Ley de Marcas y las declara compatibles, sin que sea posible tampoco estimar el segundo motivo de casación alegado sobre la infracción de la jurisprudencia de la Sala, al ser las sentencias citadas todas ellas anteriores a la vigencia de la nueva Ley de Marcas y referidas al Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, que es inaplicable en cuanto que la nueva Ley introduce modificaciones substanciales no contempladas en el Estatuto de la Propiedad Industrial, ni tampoco por la jurisprudencia anterior a la Ley, y procede en consecuencia la desestimación del recurso de casación examinado».

Cabe significar que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Y debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Procede descartar la denunciada infracción de la jurisprudencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo en relación con la protección de marcas notorias, puesto que, según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), la notoriedad se produce cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma, ya que en el caso examinado, como acertadamente razona la Sala de instancia, no cabe extender la notoriedad de la marca prioritaria al sector de los servicios propios de la marca solicitada.

En la sentencia de 25 de octubre de 2007 (RC 182/2005 ), reiterando una anterior doctrina, hemos precisado el alcance de la protección de la marca notoria en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con la regulación que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en estos términos:

Conviene señalar asimismo la STS de 21 junio 2002 cuando establece que 'El artículo 3 de la nueva Ley (de Marcas ) dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al «usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados» la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).

En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extrarregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1998 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.

Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas . Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aún más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad'.

. Cabe concluir el examen de estos dos primeros motivos de casación, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, refiriendo que la marca aspirante número 2.257.593 "PROA" (MIXTA), que distingue servicios de la clase 42, es compatible con la marca registrada opuesta número 468.208 "PROA", para productos de las clases 16 y 41, al ser suficientemente diferentes los campos aplicativos contrapuestos para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión de los servicios y productos reivindicados, aunque ambas marcas tengan un signo distintivo idéntico, ya que, en ningún caso, se deduce que se genere dilución o debilitamiento de la marca prioritaria.

Sobre el tercer motivo de casación.

Procede desestimar el tercer motivo de casación articulado, en que la Fundació recurrente denuncia que la Sala de instancia ha vulnerado el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que establece que "no podrán registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados". Debe señalarse que, conforme es doctrina consolidada de esta Sala, la aplicación de este precepto no puede disociarse del juicio de confundibilidad entre los signos enfrentados y los productos y servicios designados, de modo que habiéndose declarado por la Sala sentenciadora que no se produce riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, debido a la disparidad aplicativa de los productos y servicios reivindicados, aquella disposición legal deviene inaplicable.

Conforme es doctrina de esta Sala, el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama.

En consecuencia, al desestimarse los tres motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA CATALANA, S.A., contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de enero de 2005, dictada en el recurso contenciosoadministrativo 74/2002.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA CATALANA, S.A., contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de enero de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 74/2002.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.