STS, 11 de Diciembre de 2008

"Unilever Foods España, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 777/2002 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de enero de 2001, confirmado el 1 de febrero de 2002, que concedió el registro de la marca número 2.293.082, "Frigomos", con gráfico.

En su escrito de demanda, de 3 de octubre de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de enero de 2001, por la que se concedió la marca 2.293.082, Frigomos, con gráfico, clase 29, y la emitida el 1 de febrero de 2002, por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior, dictando en su lugar otra resolución por la que se deniegue definitivamente la citada marca". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 14 de octubre de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

"Fandicosta, S.A." contestó a la demanda con fecha 14 de noviembre de 2002 y suplicó sentencia "por la que se confirmen los actos registrales recurridos y se mantenga la inscripción registral de la referida marca del expediente unido a estos autos".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de junio de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Unilever Foods España, S.A. contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de Enero de 2001 y 1 de Abril de 2002 [sic], resoluciones que anulamos por no ser ajustadas a derecho y acordamos que se deje sin efecto la concesión registral de la citada marca 'Frigomos' para la citada clase 29, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en el recurso."

Con fecha 13 de noviembre de 2006 "Fandicosta, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5255/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional.

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por vulneración del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, en conexión con las letras a), b) y c) del artículo 11.1 de la misma Ley. Y por infracción de la jurisprudencia, proponiendo como sentencia de contraste "la que fue emitida por ese Tribunal Supremo en fecha 18 de octubre de 2002 para decidir sobre el recurso de casación nº 6214/1996, en relación con la primera marca 'Frigomos y gráfico' que titula mi mandante y a la que también le fueron opuestas las marcas 'Frigo'."

El Abogado del Estado se abstuvo de evacuar el trámite de oposición al recurso.

"Unilever Foods España, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó la confirmación íntegra de la sentencia recurrida con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.

Por providencia de 24 de junio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 26 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de junio de 2006, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Unilever Foods España, S.A.", anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas y denegó el registro de la marca número 2.293.082 "Frigomos", con gráfico, para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, en concreto "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne y legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, platos preparados a base de carne, pescado o verduras".

A la inscripción de la marca número 2.293.082, "Frigomos" con gráfico, solicitada por "Fandicosta, S.A.", se había opuesto "Unilever Foods España, S.A." en cuanto titular de las marcas números 662.214/3 ("albóndigas, croquetas, carne, pescados, aves y caza, en conserva y congeladas, salchichas y embutidos, legumbres secas y cocidas y congeladas, consomés, concentrados para hacer caldos, extractos de carne, pastas vegetales para comestibles, patatas fritas, almendras preparadas, cacahuetes preparados, platos cocinados"), 666.444 y 715.132, "Frigo", que amparan productos de la misma clase, y de las marcas 583.586, "Frigo Pesca", 1.651.041, "Frigoca", 1.652.921, "Fritospain, S.A.", 1.653.769, "Frigodan", 1.743.585, "Frigodis", 1.969.409, "Frigo-Vigo", 2.014.308, "Frigosol", mixta, y 2.075.218, "Frigonova", que sirvieron para denegar la marca solicitada número 2.293.082, "Frigomos con gráfico", por incompatibilidad con las mismas.

La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había afirmado que "se estima la convivencia de la marca solicitada con las marcas Frigo M-662.214, M-666.444 y M-715.132 por sus diferencias de conjunto gráfico-denominativas sin riesgo de confusión en el mercado, habida cuenta de que el solicitante es titular de otro signo en vigor con semejante gráfico, denominación y productos coincidentes".

El tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo al considerar, en síntesis, y en contra del criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que "las resoluciones impugnadas no se ajustan a Derecho, habida cuenta las similitudes de conjunto apreciadas entre las marcas contrapuestas".

En el primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. A juicio de quien recurre, el tribunal de la instancia "no ha acomodado su sentencia a los preceptos del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, o las de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional citada porque, si bien su motivación se ha pronunciado sobre las alegaciones que la actora dedujo para justificar su pretensión de que la marca del expediente de autos incurre en la prohibición de registro del artículo 12.1 de la Ley de Marcas 32/1998, ha omitido un pronunciamiento parejo frente a las alegaciones que por su parte adujo la codemandada Fandicosta, S.A. como contrapunto al alegato de la demandante".

El motivo debe ser acogido. La Sala de instancia, en efecto, prescinde de analizar y dar la debida respuesta a determinadas objeciones opuestas por la parte codemandada frente a la pretensión actora que resultaban esenciales en el planteamiento procesal de aquella parte. "Fandicosta, S.A." había subrayado el carácter genérico del término "Frigo" en cuanto "[...] descriptivo del frío, un factor esencial para la conservación de alimentos como los que las marcas enfrentadas distinguen en la misma clase 29 del Nomenclátor Internacional de marcas." Y había añadido que, por esta circunstancia, los titulares de una marca "Frigo" no podían impedir que otras marcas utilizaran este mismo término en el seno de denominaciones más amplias que incluyeran otros elementos diferenciales.

La codemandada se había también referido de modo singular a los precedentes en que se admitió la compatibilidad de las denominaciones "Frigomos" y "Frigo", con especial referencia a la marca número 1.551.465, respecto de la cual "Frigo, S.A." había interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso administrativo número 233/1994, desestimado por la sentencia de 14 de marzo de 1996 (y que sería ulteriormente confirmada por la de esta Sala del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2002, al rechazar el recurso de casación número 6214/1996 ). En dicha sentencia se había admitido la convivencia registral de las marcas prioritarias "Frigo" con la marca aspirante número 1.551.465 que incorporaba la misma denominación "Frigomos" con el mismo gráfico, si bien con la adición del nombre social "Frigoríficos de Mos, S.A.".

El silencio del tribunal de instancia respecto de estas alegaciones, sustanciales en el planteamiento argumental de la codemandada y sin duda relevantes para el fallo del litigio, determina que la sentencia incurra en el defecto de incongruencia omisiva y deba, en consecuencia, ser casada.

La casación de la sentencia hace que esta Sala deba, por aplicación del artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.

La decisión del litigio no puede, en primer lugar, dejar al margen lo que esta Sala ya ha afirmado al fallar tanto el recurso de casación número 6214/1996 (sentencia de 18 de octubre de 2002, antes citada) como el recurso de casación número 5/2003, resuelto por la sentencia de 11 de julio de 2005. En esta última corroboramos la compatibilidad de la marca número 1.724.583 "Frigotel, S.A.", con gráfico, con las marcas "Frigo" prioritarias de las que era titular la sociedad "Unilever Foods España, S.A.".

En síntesis, ambos fallos concuerdan en afirmar la imposibilidad de que el titular de la marca "Frigo" impida que este vocablo se incluya en otras marcas siempre que las denominaciones de estas últimas contengan otros términos o elementos que contribuyan a diferenciar los signos respectivos. De modo singular, por su analogía con el supuesto de autos, tal conclusión es aplicable al contraste o comparación entre "Frigomos" y "Frigo", tal como ya fue decidido respecto de la marca número 1.551.465.

Es cierto que el signo allí analizado añadía a la misma denominación "Frigomos", y al mismo dibujo de las cabezas de dos peces, el nombre social ("Frigoríficos de Mos, S.A.") de la empresa que pretendía su registro. Pero la desaparición de este último elemento en la marca ahora sujeta a debate no afecta en lo sustancial al juicio de contraste que entonces hicimos y ahora debemos reiterar. De un lado, esta inscripción se hacía de un modo tipográficamente mucho menos destacado. De otro lado, y sobre todo, el razonamiento se basaba en las "diferencias fonéticas que proporcionan la sílaba 'Mos' que suenan fonéticamente diferentes, amén de las diferencias gráficas de la aspirante que le otorgan personalidad gráfica." Circunstancias que persisten en la marca ahora concedida y sujeta a la revisión jurisdiccional.

A partir de estas premisas, la demanda de "Unilever Foods España, S.A." no podrá ser estimada y, por el contrario, deberemos mantener la conformidad a Derecho de la resolución final de la Oficina Española de Patentes y Marcas que accedió al registro de "Frigomos".

En efecto, los argumentos desarrollados en la demanda (y cumplidamente reseñados en el tercer fundamento de derecho de la sentencia ahora recurrida, a diferencia de lo que ocurría con los argumentos de la contestación) coincidían en afirmar que la marca concedida número 2.293.082 provocaba un riesgo de confusión y un riesgo de asociación con las marcas "Frigo" prioritarias (números 662.214, 666.444 y 715.132). Añadía "Unilever Fodds España, S.A." que la aspirante se aprovechaba indebidamente de la reputación de las marcas "Frigo" y que los acuerdos recurridos vulneraban los principios constitucionales de igualdad ante la Ley, de seguridad jurídica y de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos.

Ninguno de estos argumentos puede ser acogido.

1. En cuanto al primero, para que se infringiera el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas por el riesgo de confusión entre las marcas en liza hubiera sido preciso que una y otras presentaran una semejanza que no consideramos existente. Ya hemos afirmado que la concurrencia en el término común "Frigo" no impide la distintividad propia de la marca aspirante y su diferenciación respecto de las prioritarias si aquélla va acompañada de otros elementos suficientemente caracterizados. Y, a nuestro juicio, esto es lo que ocurre en el presente supuesto pues el conjunto resultante "Frigomos" tiene la suficiente fuerza y eficacia diferenciadora respecto de "Frigo" como para enervar aquel riesgo.

   Compartimos, pues, la afirmación contenida en el acuerdo impugnado según la cual "en una impresión de conjunto, los signos enfrentados resultan diferenciables", tal como ya hicimos en la sentencia de 18 de octubre de 2002, a la que nos remitimos sobre este punto, sin que las alegaciones de "Unilever Foods España, S.A." sobre la supresión de la razón social en el nuevo signo sean, por las razones también ya dichas, acogibles.

2. Estas mismas consideraciones nos conducen a excluir el riesgo de asociación (modalidad del de confusión) y que la aspirante trate de aprovechar en su favor el prestigio comercial de la demandante o el posible renombre comercial de esta última en algún segmento del sector de productos alimentarios.

   El riesgo de asociación de la marca impugnada con las precedentes requeriría un grado de semejanza que hemos excluido. Y, ausente este presupuesto, la supuesta notoriedad del distintivo "Frigo", a los efectos del artículo 13 de la Ley de Marcas, resulta ya irrelevante pues para que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas oponentes la condición previa es que las características propias de la marca aspirante la hagan idónea, por su concomitancia con la ya registrada, para prevalecerse del prestigio de aquéllas, lo que no ocurre en este caso.

   Reiteraremos en este punto lo que ya dijimos al rechazar este mismo argumento de "Unilever Foods España, S.A." en nuestra sentencia de 11 de julio de 2005 cuando comparamos las marcas "Frigo" con la aspirante "Frigotel", en los siguientes términos:

   "Conforme es doctrina de esta Sala, la apreciación del aprovechamiento indebido de la regulación de otro signo o medios registrales a que se refiere el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del 'juicio de confundibilidad' entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, ni que la confrontación de ambas marcas induzca a provocar riesgo de evocación, aquel precepto deviene inaplicable, aunque exija además un escrutinio más estricto, apropiado al objetivo específico de esta disposición, de proteger las marcas que gozan de renombre, tendente a demostrar que en el caso de la marca posterior se pretende obtener una ventaja de la marca prioritaria o que se le puede causar perjuicio."

3. Finalmente, las referencias que la demanda contiene a diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -o a decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas contrarias a la admisión de otros distintivos que incluyen el término "Frigo"- no pueden predeterminar el sentido de esta sentencia. En primer lugar porque frente a ellas existen otros precedentes de signo contrario como son, entre otros, los dos que ya hemos reseñado. En segundo lugar porque, dado el casuismo propio de esta materia, cada supuesto ha de ser resuelto a la luz de sus propias circunstancias de modo que no necesariamente la solución dada respecto de un determinado signo será aplicable a otro cuando entre ambos existan diferencias suficientes; y el precedente más próximo al signo objeto de debate es, precisamente, el de la marca 1.551.465 que incorporaba la misma denominación "Frigomos". En tercer y último lugar porque ninguno de aquellos precedentes procedía de esta Sala del Tribunal Supremo que, por el contrario, ha fallado en el sentido ya expuesto en las sentencias anteriormente citadas.

   En consecuencia, el acto administrativo impugnado, en cuanto se atiene a la correcta aplicación e interpretación de la Ley de Marcas, no infringe el principio de igualdad ante la Ley. Y en esa misma medida, tampoco vulnera el de seguridad jurídica ni la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos.

Procede, en suma, tras la estimación del recurso de casación, la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Unilever Foods España, S.A.". En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 5255/2006, interpuesto por "Fandicosta, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 26 de junio de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 777 de 2002, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 777/2002 interpuesto por "Unilever Foods España, S.A." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de enero de 2001, confirmado el 1 de febrero de 2002, que concedió el registro de la marca número 2.293.082, "Frigomos con gráfico", para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.