STS, 25 de Noviembre de 2008
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2008:6289 |
| Número de Recurso | 4800/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 25 de Noviembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Noviembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4800/2006 interpuesto por "AMGEN, INC.", representada por la Procurador Dª. Isabel Campillo García, contra la sentencia dictada con fecha 31 de mayo de 2006 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 578/2004, sobre concesión de la marca número 2.520.454, "Augen", mixta; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "AGEN GENÉRICOS FARMACÉUTICOS, S.L.", representada por el Procurador D. Gabriel de Diego Quevedo.
"Amgen Inc." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 578/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 2004, confirmado el 5 de mayo siguiente, que concedió la inscripción de la marca número 2.520.454, "Augen", mixta, para distinguir productos de las clases 5, 35 y 39 del Nomenclátor Internacional.
En su escrito de demanda, de 14 de marzo de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, con estimación del presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por 'Amgen Inc.': a) Se anule y deje sin efecto la concesión de la citada marca recurrida a favor de 'Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.'. b) Se remita la sentencia y el expediente original de dicha marca a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos legales oportunos. c) Se condene a la Administración demandada al abono de las costas causadas en la presente instancia".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 15 de abril de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el recurso en su totalidad".
"Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." contestó a la demanda con fecha 23 de mayo de 2005 y suplicó sentencia "por la que: A)- Se declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto. B)- Subsidiariamente, se desestime íntegramente el recurso, confirmando en su totalidad las resoluciones impugnadas por ser conformes a Derecho. C)- Y todo ello, con expresa imposición de costas a la parte recurrente". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 27 de mayo de 2005 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 31 de mayo de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso promovido por la Procuradora Sra. Campillo García, en representación de la entidad Amgen Inc., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 5 de mayo de 2004, en expediente nº 01408/04, y confirmamos dicha resolución por ser conforme a Derecho, sin hacer declaración sobre costas."
Con fecha 19 de septiembre de 2006 "Amgen Inc." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4800/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
"Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para la resolución de la cuestión objeto de debate. Vulneración del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la exigencia de los requisitos establecidos en dicho precepto para decretar la existencia de riesgo de confusión y riesgo de asociación para los consumidores".
"Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Falta de claridad y motivación suficiente. Vicio de incongruencia".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 27 de junio de 2008 la Sala acordó tener por personada como parte recurrida a "Agen Farmacéuticos, S.L.".
Por auto el 22 de septiembre de 2008 la Sala acordó conceder a "Agen Farmacéuticos, un plazo de treinta días para presentar su escrito de oposición.
"Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." se opuso al escrito por escrito de 5 de noviembre de 2008 en el que suplicó la desestimación íntegra del mismo con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de 19 de junio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 12 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 31 de mayo de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Amgen Inc." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.520.454, "Augen", mixta, para distinguir productos de las clases 5 ("medicamentos genéricos") y servicios de las clases 35 ("publicidad, gestión de negocios comerciales, importación y exportación, dirección de negocios comerciales relacionados con la venta al detalle de medicamentos genéricos") y 39 ("servicios de distribución, transporte y almacenaje de medicamentos genéricos") del Nomenclátor Internacional.
A la inscripción de la marca número 2.520.454, "Augen", mixta, solicitada por "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.", se había opuesto "Amgen Inc." en cuanto titular de la marca comunitaria número 64.170, "Amgen", que ampara productos de las clases 5 ("fármacos prescritos para personas así como otros productos farmacéuticos; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas") y 10 ("aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura") del Nomenclátor internacional.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados: 'Amgen', marca anterior, y 'Augen', marca solicitada, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el público. En efecto, las circunstancias anteriormente citadas posibilitan que el público perciba las marcas enfrentadas, de un lado como realidades diferentes, y de otro como realidades independientes pertenecientes a distintos empresarios, por lo que no incurrirá en riesgo alguno de confusión o de asociación. A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha mantenido reiteradamente que en materia de productos farmacéuticos, aparatos e instrumentos quirúrgicos, aunque se trate de marcas que amparen productos de la misma clase, van dirigidos a un personal profesional técnico o práctico y esa intervención junto con las diferencias denominativas, fonéticas, gráficas y de conjunto existentes entre las marcas eventualmente en liza, exclusivamente el riesgo de confusión en el público".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo se limitaron a transcribir la resolución administrativa y a expresar que "los criterios que contienen la resolución impugnada son plenamente compartidos por la sentencia". Dicho lo cual, la Sala reprodujo a continuación pasajes de sentencias del Tribunal Supremo relativos, en general, a la apreciación de las similitudes en la Ley de Marcas.
Hemos de acoger el segundo motivo de casación, que denuncia como quebrantamiento de las formas esenciales del juicio -por infracción de las normas reguladoras de la sentencia- su falta de motivación. Como ya hemos dicho en relación con sentencias similares a la ahora impugnada (por ejemplo, al estimar el recurso de casación número 7588/2004 en la nuestra de 7 de junio de 2007) los fundamentos jurídicos no proporcionan una explicación de por qué la Sala de instancia se ha "adherido" a las resoluciones administrativas impugnadas.
No basta como razonamiento jurídico de una sentencia la afirmación de que la Sala "comparte" los criterios del acto impugnado, seguida de un mero resumen de jurisprudencia general en la materia, aplicable tanto en un sentido como en otro. Es exigible al tribunal de instancia que complete y funde dicha conclusión dando respuesta bastante a las alegaciones singulares de la demanda y, si el contenido de dicha respuesta es confirmatorio del acto impugnado, exprese por qué lo considera conforme a derecho. La falta absoluta de dicha explicación o motivación en este caso es patente, por lo que, sin más, ha de acogerse la censura que hace la recurrente a la sentencia de instancia.
Dado que la infracción procesal ha consistido en la vulneración de las normas reguladoras de la sentencia, esta Sala ha de "resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate" (artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional).
En los fundamentos de derecho de la demanda se había mostrado la disconformidad de la recurrente con las apreciaciones del organismo registral respecto de la comparación de los dos signos. Sobre la base de que coincidían en cuatro de sus cinco letras, que los elementos denominativos son predominantes en las marcas mixtas (por lo que el grafismo de "Augen" era, a su entender, irrelevante) y que ambas marcas coincidían en su ámbito aplicativo (productos farmacéuticos) concluía la demandante afirmando que una y otra eran incompatibles, debiendo protegerse la prioridad registral de "Amgen". Citaba en su defensa, por último, diversas sentencias de esta Sala sobre los riesgos de confusión entre marcas que amparan productos farmacéuticos: en concreto, las de 21 abril 2003 y 13 noviembre 2002, entre otras.
A juicio de esta Sala, sin embargo, la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que autoriza la inscripción de la marca "Augen" al considerarla compatible con la marca comunitaria "Amgen" es conforme a Derecho. Las disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aplicadas al caso de autos por aquella Oficina tras al examen de los signos enfrentados, no lo han sido de forma errónea o incorrecta, sino de modo jurídicamente apropiado
En efecto, la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas se respeta en este caso pues el nuevo signo "Augen" ni es idéntico ni similar a la marca anterior "Amgen". Premisa a partir de la cual resulta ya irrelevante que una y otra designen productos más o menos similares. La diferenciación apreciada excluye el riesgo de confusión en el público así como el riesgo de asociación con la marca anterior.
En lo que se refiere a la alegada semejanza fonética, gráfica o conceptual de las marcas confrontadas, su apreciación de conjunto revela una disparidad suficiente. Incluso dando una menor relevancia al componente gráfico de "Augen", inexistente en la prioritaria, lo cierto es que no son confundibles desde el punto de vista denominativo. El intento de descomponer artificialmente los distintivos para reducir sus diferencias a una sola letra no es válido cuando precisamente la vocal correspondiente es la clave en la distinción de los dos términos: "Augen" y "Amgen" son expresiones que, aplicadas a productos farmacéuticos, podrán reputarse próximas pero no semejantes, de modo que los consumidores de este mercado (habituados, por lo demás, a expresiones de fantasía relativamente cortas y con numerosos sufijos o prefijos comunes) las percibirán como signos independientes y no asociados.
La jurisprudencia de esta Sala sobre marcas identificadoras de productos farmacéuticos ha puesto el acento en ocasiones sobre el hecho de que, precisamente por ir dirigidos a profesionales con elevados conocimientos técnicos, una relativa cercanía de las denominaciones no determinará de suyo y necesariamente el riesgo de confusión en el público. En otras ocasiones, sin embargo, y dependiendo de las circunstancias de cada caso, hemos subrayado que cuando se trata de marcas que amparan medicamentos no sujetos a prescripción facultativa, el mero hecho de que su suministro al público se lleve a cabo por los canales de distribución farmacéutica no excluye de modo absoluto la posibilidad de confusión.
En el supuesto de autos la demandante ("Amgen Inc") no ha desvirtuado las afirmaciones de la demandada ("Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.") sobre la especial dedicación de "Amgen Inc." al mercado hospitalario y a la biotecnología con fines farmacéuticos. Sostenía la demandada, sin que a ello se haya dado réplica tampoco en casación, que "las especialidades comercializadas por Amgen son de uso hospitalario, deben ser prescritas por un Médico adscrito a los Servicios de un Hospital, figurando en el material de acondicionamiento el símbolo 'H', indicativo de Uso Hospitalario. Por el contrario, los medicamentos comercializados por mi representada, el laboratorio Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L., son de las especialidades denominadas éticas y dispensables con receta médica, estando prohibida su publicidad. Además, las especialidades comercializadas por Agen Genéricos llevan las letras 'EFG', al ser 'especialidades farmacéuticas genéricas'."
Es cierto que tales afirmaciones no desvirtúan el hecho de que la solicitud de registro de "Augen" no contiene otras limitaciones. Pero también lo es que aquellas afirmaciones -no debidamente contradichas- ponen de relieve cómo en este caso no concurrirá el eventual riesgo de confusión entre el público general, consumidor de los medicamentos de "Amgen Inc", si en la dispensación de éstos intervienen servicios hospitalarios o facultativos.
Añadiremos a lo expuesto que, aun sin la relevancia que "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." pretende darle, no deja de ser significativo que "Amgen Inc" no se haya opuesto en el procedimiento de concesión de la marca comunitaria "Augen" número 3.068.426, con el mismo diseño gráfico, para productos de las clases 5, 35 y 39. La resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de fecha 9 de agosto de 2005, incorporada a los autos de instancia, registró a favor de "Agen" dicha marca comunitaria sin que a ello se opusiera "Amgen Inc" (sí hubo, por el contrario, la oposición formulada por "Glaxo Group Limited" por considerar incompatible "Augen" con la ya registrada "Duagen", oposición rechazada por el organismo comunitario).
Aun cuando, repetimos, el hecho de no presentar en su día oposición contra la solicitud de registro de la marca comunitaria "Augen" no invalida la presentada en el caso de autos, sí revela que la hoy recurrente no parece haber considerado "amenazada" la protección de su marca comunitaria "Amgen" por la posterior, y también comunitaria, "Augen", tratándose de signos distintivos que coinciden en sus elementos fonéticos, gráficos y aplicativos con los del presente procedimiento.
Por último, carece de relevancia a los efectos del litigio la denegación administrativa de otras marcas cuyo registro había solicitado "Agen". El rechazo a la inscripción de "Agen" y "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." podrá estar más o menos justificado en relación con la prioridad de "Amgen", pero dichas dos marcas (respecto de cuyo rechazo la demandada afirma, además, que ha sido impugnado jurisdiccionalmente) tienen sus propios elementos configuradores, distintos de los de "Augen".
Procede, en suma, tras la casación de la sentencia, la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Amgen Inc.". En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el recurso de casación número 4800/2006, interpuesto por "Amgen, Inc" contra la sentencia dictada con fecha 31 de mayo de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 578 de 2004, que casamos.
Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 578/2004 interpuesto por "Amgen, Inc" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 2004, confirmada el 5 de mayo siguiente, que concedió la inscripción de la marca número 2.520.454, "Augen", mixta, para distinguir productos de las clases 5, 35 y 39 del Nomenclátor Internacional.
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
-
STSJ Comunidad de Madrid 364/2009, 17 de Febrero de 2009
...el consumidor siendo el prefijo el que delimita las diferencias entre ambas. Además, como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2008 (Recurso 4800/2006 ), la jurisprudencia de dicha Sala sobre marcas identificadoras de productos farmacéuticos ha puesto el acent......
-
STSJ Comunidad de Madrid 370/2009, 19 de Febrero de 2009
...revisten peculiaridades diferenciables de ellas". Por otro lado, y en relación a los productos farmacéuticos, el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 25 de noviembre de 2008, dictada en el recurso nº 4800/06 ha afirmado que "A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Sup......