STS, 23 de Octubre de 2008

"Bodegas Castro Martín, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el recurso contencioso-administrativo número 7995/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de octubre de 2003, confirmado el 11 de marzo de 2004, que denegó el registro de la marca número 2.516.433, "Avian".

En su escrito de demanda, de 11 de enero de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se declare que dicha denegación es contraria a Derecho y, por tanto, nula en todos sus efectos, debiendo de concederse la marca en cuestión". Por otrosí solicitó el recibimiento del pleito a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 10 de agosto de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "acuerde desestimar las pretensiones de la actora al ser conforme a Derecho la resolución recurrida, con expresa imposición de costas".

"Saeme (Société Anonyme des Eaux Minérales D'Evian)" contestó a la demanda con fecha 29 de septiembre de 2005 y suplicó sentencia "desestimando la pretensión del demandante Bodegas Castro Martín, S.L. y confirmando por resultar perfectamente ajustada a Derecho y por ser perfectamente correcta la denegación de la solicitud nº 2.516.433 Avian en la clase 33 del vigente Nomenclátor Internacional".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia con fecha 15 de marzo de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo deducido por la entidad 'Bodegas Castro Martín' contra resolución del Jefe de la Unidad de recursos (por delegación del Director General) de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Administración Estatal de once de marzo de dos mil cuatro, desestimatoria de recurso de alzada contra resolución del Jefe del Servicio de examen (por delegación del Director del Departamento) de diecisiete de octubre de dos mil tres, denegatoria de registro de la marca 'Avian', denominativa, en la clase 33 del Nomenclátor, para bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas; y, en consecuencia, debemos anular y anulamos tales actos administrativos por no encontrarlos ajustados al Ordenamiento Jurídico; y declaramos el derecho de la entidad recurrente al otorgamiento de dicha marca; sin hacer imposición de costas."

Con fecha 12 de julio de 2006 "Société Anonyme des Eaux Minérales D'Evian" (Saeme) interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3293/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

"Bodegas Castro Martín" se opuso igualmente al recurso su desestimación con imposición de costas a los recurrentes.

Por providencia de 18 de junio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 15 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con fecha 15 de marzo de 2006, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bodegas Castro Martín, S.L.", anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que habían denegado la inscripción de la marca número 2.516.433, "Avian", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional (en concreto "bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas") y declaró el derecho de aquella empresa al registro de la referida marca.

A la inscripción de la marca número 2.516.433, "Avian", solicitada por "Bodegas Castro Martín, S.L.", se había opuesto "Saeme (Société Anonyme des Eaux Minérales D'Evian)" en cuanto titular de las marcas números H-235.956 y A-1.390.558, "Evian", que amparan productos de la clase 32, en concreto, "cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas así como otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" y "aguas naturales o con gas (minerales o no); zumos de fruta o de hortalizas, bebidas a base de frutas u hortalizas, limonadas, sodas, cervezas de jenjibre, sorbetes (bebidas) preparaciones para hacer bebidas, extractos de frutas o de verduras sin alcohol; bebidas no alcohólicas compuestas minoritariamente de productos lácteos, bebidas no alcohólicas compuestas minoritariamente de fermentos lácticos", respectivamente.

La Sala de instancia, como ya se ha dicho, anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había apreciado que "el examen de las marcas en conflicto a efectos de la posibilidad de registro solicitada se debe hacer desde el prisma óptico de compatibilidad de las mismas allá donde van a operar, esto es, en el mercado, y a esa situación hemos de trasladarnos para dar el mayor realismo posible al análisis comparativo, y en esa línea tenemos que entre los distintivos enfrentados, 'Avian' y 'Evian', se da una clara semejanza que, unida a su relación aplicativa, las hace incompatibles, por lo que en este caso es aplicable la prohibición relativa antes expuesta".

El tribunal de instancia estimó el recurso contencioso-administrativo en virtud de las consideraciones expuestas en los fundamentos jurídicos segundo y tercero de su sentencia, de las que extraemos las siguientes que tendrán relevancia para la resolución del presente recurso:

1. En cuanto a la similitud de las marcas confrontadas:

   "[...] Ninguna duda hay de que la semejanza fonética es muy grande entre ellos; ya que, es una sola letra lo que los diferencia que si bien es la inicial no resulta suficientemente separadora en la audición ante una pronunciación rápida; máxime cuando el oyente medio en idioma castellano, no suele percibir claramente las diferencias sonoras de la palabra 'Evian' en francés; y desde luego la diferencia gráfica que ofrece la marca registrada no es tan llamativa como para obtener impresión al respecto;

   [...] Pues bien, razonado va que es evidente la gran semejanza entre los elementos fonéticos de los signos de autos y la escasa impresión diferenciadora que supone el elemento gráfico en el ya registrado".

2. En cuanto a las diferencias entre los productos que amparan una y otra marca:

   "La prohibición del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas no sólo exige la similitud fonética o gráfica de los signos, sino también que vayan a amparar productos o servicios coincidentes o relacionados; y aquí solo se da posible relación entre los de una y otra de las marcas en cuanto a los establecimientos en que ambas se despachan; más, en la mente del usuario o consumidor, no se va a producir confusión alguna entre los de la marca registrada (aguas, zumos, bebidas no alcohólicas; cervezas ale y porter) y los de la marca pretendida que son precisamente bebidas alcohólicas, con exclusión de la cerveza; es decir, que quien desea en un momento determinado tomar o adquirir una bebida con alcohol, que es la clase de producto amparado por la marca pretendida, es que no quiere en ese momento ninguno de los productos amparados por la marca registrada; por tanto, no se produce una situación proclive a crear confusión por la presencia de ambas marcas en el mercado;

   [...] En la mente y gustos del consumidor de una bebida precisamente lo definitorio en principio suele ser si la misma es alcohólica o no; y este carácter es justamente lo que distingue de entrada la aplicación a una y otra de las marcas de autos, permitiendo pues su convivencia en el mercado sin riesgo alguno de confusión; es más, la marca pretendida excluye de su amparo las cervezas, dejándolas todas para en su caso en beneficio de la marca registrada; con lo cual, nadie va a poder conseguir una cerveza de la marca aquí pretendida; y sólo ese podría haber sido en principio el ámbito de presencia de un eventual peligro de confusión; dado que, esa bebida (cerveza, ale y porter) está dentro del campo de la marca registrada; mas, despejado tal peligro, por lo expuesto, ninguno otro se percibe como posible."

3. En cuanto a la notoriedad o renombre de la marca "Evian" y sus consecuencias en el litigio:

   "[...] Se alega finalmente por la parte codemandada que la concesión de la marca pretendida habría supuesto incurrir en la prohibición del art. 8 de la citada Ley de Marcas en el sentido de vedar el registro a aquellos signos que por ser idénticos o semejantes (aunque se apliquen a productos o servicios no similares) a otros ya registrados de carácter notorio o renombrado, pueda la concesión de aquellos resultar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de estos.

   Es notorio el conocimiento que en el ámbito europeo se tiene del agua mineral de Evian; lugar también de balneario y sede de una reunión de carácter político transcendente; sin embargo, no hay dato alguno en autos que permita suponer que la semejanza de ese nombre con el signo pretendido pueda llegar a dar lugar a esos resultados de aprovechamiento, de menoscabo de renombre del signo registrado;

   [...] Parece difícil pensar que los compradores medios de bebida alcohólica procedente de una zona como Galicia, puedan entender que la misma corresponde a aquella empresa famosa por sus aguas minerales, ubicada en el centro de Europa; incluso parece poco verosímil para la mente del consumidor, malicioso, que una misma empresa se dedique a embotellar tanto agua, como bebidas alcohólicas; y no constan muchos precedentes de ello; por todo lo cual, debe ser estimado el recurso."

Disconforme con la sentencia de instancia, la compañía titular de la marca "Evian" la recurre en casación invocando dos motivos, ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. Denuncia en ellos, respectivamente, la infracción de los artículos 6.1.b) y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. En el primero aduce que las marcas enfrentadas incurren "en similitud susceptible de provocar riesgos de confusión y asociación en el público consumidor". Y en el segundo imputa a la Sala la vulneración del referido artículo 8 "por provocar la marca impugnada un aprovechamiento de la notoriedad de las oponentes y suponer, por tanto, un menoscabo de esa notoriedad".

El recurso de casación es admisible, pese a la objeción que opone la sociedad recurrida. Precisamente porque los intereses económicos en juego superan notoriamente la cantidad de veinticinco millones de pesetas, el hecho de que la cuantía procesal se haya calificado como "indeterminada" no impide, antes al contrario, la admisión de aquél.

Analizaremos ambos motivos casacionales de modo conjunto para concluir con su estimación. Partiremos para ello de las mismas premisas que el tribunal de instancia, esto es, la acusada similitud de los distintivos en liza; su aplicación a productos del mismo sector de bebidas (con los matices que inmediatamente haremos); y el reconocimiento de la notoriedad de la marca "Evian".

Dado que el eje de la sentencia es la apreciación de la falta de identidad o semejanza no ya entre los signos (que el tribunal de instancia reconoce son muy similares) sino entre los productos por ellos designados, es necesario hacer previamente dos precisiones al respecto.

1. La primera de ellas es que las bebidas alcohólicas que la nueva marca "Avian" trata de proteger ni se limitan a los vinos ni lo hacen en relación con los procedentes de ninguna zona geográfica: la solicitud de registro, si fuera aceptada, permitiría a su titular designar vinos, licores y cualesquiera otras bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de cualquier naturaleza y procedencia.

   No puede, por lo tanto, el tribunal de instancia dar por sentado que se trata de "bebida alcohólica procedente de una zona como Galicia", ni el demandante afirmar "la imposibilidad de asociar las aguas minerales (referentes a la marca registrada) con el vino de procedencia albariño que ampara la marca pretendida". Es posible que su intención subjetiva hubiera sido, en efecto, limitar las bebidas "Avian" a vinos de esta procedencia, pero lo cierto es que la solicitud de registro de la nueva marca no queda circunscrita en modo alguno a ello.

2. La segunda es que la exclusión de las cervezas entre los productos designados por la nueva marca "Avian" no obsta al carácter alcohólico de esta bebida, con independencia de que tenga una mayor o menor graduación. Precisamente por ello es objeto de una "excepción" expresa en la descripción de los productos de la clase 33 del Nomenclátor que "Avian" presenta a registro. Y ante este hecho bien puede afirmarse que existe una cierta similitud o relación aplicativa al menos entre parte de los productos amparados por la marca prioritaria "Evian" (en concreto, sus cervezas) y las bebidas alcohólicas que la nueva marca "Avian" trata de proteger. Cuáles sean las consecuencias de esta similitud es lo que debe ser resuelto.

La sociedad recurrente critica, y en ello lleva razón, que el tribunal de instancia haya hecho más referencias a la confundibilidad o inconfundibilidad de los productos en sí mismos (vinos, cervezas y aguas) que a la de las marcas con que se designan.

El riesgo de confusión que trata de evitar la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 6 de la Ley 12/2001 es aquel que se produce entre una marca presentada a registro y la anterior ya protegida. Cuando una y otra tengan identidad o semejanza y, además, designen similares o idénticos productos, de modo que exista un riesgo de confusión en el público (incluido el riesgo de asociación), el nuevo signo no puede ser registrado. La confusión, insistimos, es la que se puede producir en el consumidor al percibir signos identificadores idénticos o similares para productos del mismo ámbito comercial, signos que confundirá o a los que atribuirá la misma procedencia u origen empresarial: y ello vale para signos que identifiquen productos próximos, no necesariamente coincidentes.

En el caso de las bebidas, el riesgo de confusión al que se refiere el artículo 6 de la Ley 17/2001 no es el que induce al consumidor a identificar el vino con el agua o con la cerveza en cuanto bebidas dispares. A tal fin está ya la prohibición de signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza o calidad del producto, prohibición que es absoluta y viene regulada en el artículo 5.1.g) de aquella Ley. Se trata, por el contrario, del riesgo que deriva de asignar a dichas bebidas un mismo origen empresarial, si el consumidor percibe que los signos que las distinguen e identifican son análogos o idénticos. No discutida en el caso de autos la similitud fonética y minimizada la gráfica por el tribunal de instancia, aquel riesgo puede existir cuando el consumidor perciba que junto a una hipotética cerveza "Evian" coexiste una bebida alcohólica -tanto más si es de baja graduación- "Avian", cuya elaboración puede atribuir erróneamente a la sociedad titular de aquella primera marca.

Estas consideraciones serían por sí mismas aplicables si la única bebida que protege el registro de la marca "Evian" no fuera el agua sino la cerveza. Respecto de las bebidas no alcohólicas de "Evian" la incidencia de su notoriedad juega un papel relevante, que determinará la aplicación del artículo 8 de la Ley 17/2001.

En efecto, la apreciación de la notoriedad o el renombre de una marca tiene una destacada incidencia en el juicio sobre la compatibilidad de las ulteriores que pretendan acceder al registro. Estas últimas, si son idénticas o semejantes a aquélla, tienen vedada su inscripción "aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores" (artículo 8.1 de la Ley 17/2001 ).

La superación del principio de especialidad inserta en el artículo 8 de la Ley 17/2001 (en la misma línea de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria) implica, pues, que la protección de las marcas notorias y renombradas se extiende, en principio, más allá de que exista identidad o semejanza entre sus productos o servicios y los de la nueva marca.

Las marcas notorias y renombradas ven, en consecuencia, reforzada su protección en la Ley 17/2001 por encima de aquel principio, cuya quiebra es tanto mayor cuanto mayor sea el grado de notoriedad o renombre de la marca ya inscrita. Lo será en grado sumo cuando se trate de marcas conocidas por el público en general (renombradas, en la terminología legal) ya que en este caso "la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades", a tenor del artículo 8.3. Y, sin llegar a este grado de protección plena, alcanzará asimismo "a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados" (artículo 8.2 ).

La extensión de la protección conferida a las marcas notorias y renombradas no tiene, sin embargo, carácter automático pues requiere al menos la concurrencia de alguno (basta con cualquiera de ellos) de los siguientes factores adicionales, que tanto el organismo registral como los tribunales al revisar las decisiones de éste habrán de evaluar:

1. La posibilidad de que se produzca una cierta conexión o vinculación entre los productos o servicios de la nueva marca y el titular de la marca renombrada o notoria. Posibilidad (o, según los casos, probabilidad) que en la norma española no necesariamente implica un efectivo aprovechamiento del prestigio de la marca notoria o registrada, ni un menoscabo de ésta, pues ambos factores tienen un tratamiento independiente en el artículo 8.1 de la Ley 17/2001.

2. La posibilidad de que el uso de la nueva marca suponga -en términos objetivos- el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del prestigio de la renombrada o notoria, esto es, que el titular de la nueva marca trate de prevalerse, en su favor, de las ventajas inherentes a la capacidad de atracción que ya posee esta última o bien de su imagen comercial bien conocida. Y ello incluso cuando el aprovechamiento indebido no suponga, de suyo, un perjuicio "simétrico" para el titular de la marca notoria o renombrada.

3. La posibilidad de que el uso de la nueva marca implique un daño, perjuicio, lesión o menoscabo bien del carácter distintivo bien de la notoriedad o del renombre de la marca ya registrada. Posibilidad que se puede concretar tanto en su pérdida de prestigio o su descrédito, la eventual dilución, debilitamiento o banalización de la marca prioritaria o su asociación a segmentos del mercado con rasgos negativos, entre otros efectos perniciosos.

En el análisis de la concurrencia de cualquiera estos dos últimos factores habrá de atenderse, por lo demás, a la circunstancia de que no exista "justa causa" o título suficiente que ampare el uso de la nueva marca.

A la luz de estas consideraciones, y una vez reconocida por el tribunal de instancia la notoriedad de la marca "Evian" en los términos ya expuestos, la aplicación del artículo 8 de la Ley 12/2001 hubiera debido conducirle a mantener la validez de la decisión administrativa contraria al registro de la nueva marca "Avian".

En efecto, las bebidas alcohólicas que "Avian" trata de identificar (que lo son en principio todas, cualquiera que sea su graduación, excepto las cervezas) pueden presentar una cierta "conexión" o vinculación con las bebidas no alcohólicas y cervezas que la marca ya registrada "Evian" legítimamente protege. Aun cuando se reconociera que uno y otro sector comerciales no son exactamente coincidentes, se trata de "sectores relacionados" en la terminología del artículo 8.2 in fine: el uso de una nueva marca de bebidas alcohólicas similar a una ya preexistente y notoriamente conocida en el sector de bebidas no alcohólicas "puede indicar" (por seguir con la expresión del artículo 8.1 ) una conexión entre el titular del signo notorio y las bebidas amparadas por la nueva marca,

Existe, pues, el riesgo de que los consumidores puedan pensar que el titular de la marca notoria "Evian" ha ampliado la gama de sus productos a un segmento del mercado próximo (del agua y las cervezas al de otras bebidas alcohólicas). Del mismo modo que, junto al agua, la marca notoria protegería, si existieran, las cervezas "Evian", el consumidor puede deducir que el titular de esta marca trata ahora de comercializar nuevas bebidas alcohólicas bajo una denominación muy similar. Y es precisamente esta posible "conexión" entre las nuevas bebidas "Avian" y el titular del signo prioritario y notorio "Evian" el factor que, según el tan citado artículo 8.1 de la Ley 17/2001, basta para que entre en juego la protección legalmente reconocida a las marcas notorias, una vez afirmada la similitud o identidad de los signos en liza.

La consecuencia de todo ello es que fue ajustada a derecho la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegatoria de la inscripción de la marca número 2.516.433, "Avian", solicitada para distinguir "bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas". En esta misma medida, la sentencia de instancia ha de ser casada y desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bodegas Castro Martín, S.L.", cuya demanda aducía las diferencias de uno y otro signo (en cuya apreciación, contraria a reconocerlas, coincidimos con el tribunal de instancia) así como de los productos amparados por ambas marcas (sobre lo que nos remitimos a lo ya expuesto).

En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 3293/2006 interpuesto por "Saeme (Société Anonyme des Eaux Minérales D'Evian)" contra la sentencia dictado con fecha 15 de marzo de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso número 7995 de 2004, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo 7995/2004, interpuesto por "Bodegas Castro Martín, S.L." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de octubre de 2003, confirmado el 11 de marzo de 2004, que denegó el registro de la marca número 2.516.433, "Avian".

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.