ATS, 9 de Enero de 2014

PRIMERO .- Por la representación procesal de la entidad "Comsa Emte S.L." se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 28 de diciembre de 2012 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) en el recurso nº 376/2010 , en materia de marcas, siendo partes recurridas en el presente procedimiento la Administración del Estado y la entidad "Constructora de Obras Municipales S.A.", (COMSA).

SEGUNDO .- En virtud de providencia de 16 de julio de 2013 se acordó conceder a las partes un plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre las posibles causas de inadmisión del recurso consistentes en:

"- Carecer manifiestamente de fundamento el motivo primero del recurso, al fundarse en el apartado c) del artículo 88.1 de la LJCA , cuando sin embargo desarrolla una mezcla de razonamientos que en parte serían invocables al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LJCA , y al imputar a la sentencia una incongruencia interna que claramente no concurre ( artículo 93.2.d) LRJCA ).

- En cuanto al motivo segundo, carecer de interés casacional el recurso por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998."

Ha presentado alegaciones la parte recurrente, así como el Sr. Abogado del Estado en su calidad de parte recurrida.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil , Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia recurrida en casación desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la ahora recurrente en casación contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de junio de 2010 estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 15 de diciembre de 2009, por la que se concedió la inscripción de la marca nacional nº 2.874.874 "Comsa Emte" (mixta) para distinguir servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de concesiones ferroviarias, de concesiones de autopistas y autovías, de concesiones inmobiliarias, comprendidos en la clase 35 del Nomenclátor internacional, servicios de negocios inmobiliarios (clase 36ª), servicios de construcción, reparación e instalación (clase 37ª), servicios de transporte, servicios de aparcamiento (clase 39ª), servicios de tratamiento, transformación, reciclaje y destrucción de residuos; servicios de tratamiento de aguas (clase 40ª) y servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación y diseño, servicios de análisis y de investigación industrial, servicios de diseño y desarrollo de ordenadores, servicios de programas de ordenador (clase 42ª) y servicios hosteleros (clase 43ª). La resolución objeto de recurso, estimando el recurso de alzada interpuesto por la oponente, la entidad "Constructora de Obras Municipales S.A." (COMSA), denegó la solicitud de la marca pretendida en las clases 35, 36, 37, 39 y 42 por considerarla incompatible con varias marcas prioritarias denominadas "COMSA Constructora de Obras Municipales, S.A." y registradas en las clases 19, 35, 36, 37, 39 y 42.

La sentencia confirma el parecer de la Administración sobre la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas y considera que concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en la Ley 17/2001 de Marcas. Se refiere la sentencia a la identidad aplicativa que existe entre las marcas enfrentadas en el fundamento de derecho cuarto, cuando dice " es evidente que concurre esta circunstancia. Basta comprobar el análisis comparativo que realiza la opositora, aquí codemandada, en su escrito de contestación a la demanda, lo que unido a la falta de referencia de la actora a este aspecto en su escrito de conclusiones es suficiente para tener por probada la mencionada circunstancia que constituye uno de los requisitos de la prohibición relativa del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas ".

La Sala, asimismo, aprecia la existencia de semejanza entre los signos enfrentados en el fundamento de derecho quinto en el que, tras analizar dichos signos, concluye que: "existe identidad entre los elementos dominantes de los signos en liza", al considerar que dicho elemento dominante es el término " COMSA", tanto en los signos opositores como en la marca solicitada.

La sentencia da respuesta a la alegada notoriedad de la marca pretendida, entendiendo que tal notoriedad solo puede apreciarse a partir de 2009, que es cuando se produjo la fusión entre las empresas COMSA, S.A. y EMTE, S.A., " pero no antes, cuando están registrados los signos prioritarios "; y también responde a la alegación sobre la coincidencia entre la marca pretendida y la denominación social de la recurrente, entendiendo la Sala que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicha coincidencia no puede servir para franquear la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Contra la expresada sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación, que consta de dos motivos amparados en el artículo 88.1.c) (motivo primero) y 88.1.d) (motivo segundo) de la Ley Jurisdiccional .

SEGUNDO .- En el motivo primero, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , la recurrente denuncia la existencia de una vulneración de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia interna. Cita la recurrente varios pasajes de la sentencia que entiende que adolecen de una falta de lógica interna, refiriéndose al principio de "interdependencia de factores", que exige compensar un bajo grado de similitud entre signos con un alto grado de similitud entre productos y a la inversa y afirmando que la consecuencia lógica de este principio es la de que no existe confusión en el caso examinado, habida cuenta de que los signos enfrentados se diferencian en su conjunto aunque los servicios sean semejantes. También reprocha a la sentencia que efectúe una apreciación del elemento dominante en la marca solicitada y en los signos prioritarios conforme a criterios que entiende contradictorios, valoración visual en el caso de los signos oponentes y valoración fonética en el caso de la marca pretendida, añadiendo la recurrente que, en esta última el vocablo "COMSA" no es el elemento dominante desde el punto de vista visual. Considera, en definitiva, la parte recurrente que la Sala de instancia al comparar los signos enfrentados ha incurrido en incongruencia interna, añadiendo que también la hubo cuando llegó a la conclusión de apreciar riesgo de confusión, pese a tomar en consideración que los servicios de la marca interesada iban dirigidos a un consumidor con un elevado nivel de atención y, por tanto, plenamente capaz de apreciar las diferencias entre las marcas concernidas.

El motivo así planteado carece manifiestamente de fundamento, pues la recurrente, amparándose en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , ha entremezclado alegaciones que en parte tendrían que haber sido encauzadas por la vía del artículo 88.1.d). Así, aunque formalmente se impute a la sentencia una falta de lógica interna, en realidad se cuestiona el modo en que la Sala de instancia ha comparado las marcas en conflicto, al poner la recurrente de manifiesto su discrepancia con la valoración efectuada y denunciar una inadecuada aplicación de los criterios comparativos. Tales alegaciones tendrían que haberse articulado necesariamente por la vía del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional . En definitiva, una lectura atenta del motivo primero de casación y de los razonamientos de la sentencia revela claramente que no existe la incongruencia denunciada, sino una disconformidad de la parte aquí recurrente con los argumentos en que la Sala de instancia basó su decisión.

En consecuencia, el motivo primero carece manifiestamente de fundamento, por lo que resulta inadmisible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional ; no obstando a la anterior conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia, en las que la parte recurrente insiste en la existencia de incongruencia interna en la sentencia de instancia, con los mismos o similares planteamientos que ya fueron expuestos en el escrito de interposición, alegaciones que encuentran cumplida respuesta a través de lo expuesto anteriormente en el cuerpo de esta resolución.

TERCERO .- En el motivo segundo, al amparo del cauce previsto en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se denuncia la infracción de la jurisprudencia de esta Sala que proporciona criterios interpretativos para la comparación de marcas. Se refiere la recurrente, en primer lugar, a la jurisprudencia que exige prestar más atención a los elementos dominantes que a los accesorios. La recurrente denuncia la errónea aplicación de estas pautas habida cuenta de que se otorga mayor peso al elemento "COMSA" cuando la marca pretendida está formada por los elementos "COMSA EMTE", sin que haya razones que justifiquen excluir el elemento "EMTE" de la comparación. En segundo término, se refiere a la jurisprudencia que obliga a flexibilizar el rigor comparativo en aquellos casos en que la marca pretendida coincide con la denominación social de la empresa solicitante, entendiendo que tal es el supuesto ahora enjuiciado. Por último, en relación con el argumento anterior, se refiere la recurrente a la jurisprudencia que defiende la tesis de que la notoriedad de la marca pretendida coadyuva a que los potenciales consumidores no confundan ésta con otras marcas.

CUARTO .- Se ha suscitado en relación con el motivo segundo de este recurso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA , a cuyo tenor la Sala dictará Auto de inadmisión "en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad" .

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, nuestra respuesta debe comenzar por constatar que es, ante todo, incontrovertido que en el caso examinado concurren los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada, b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales, y c) al ser inadmisible el primer motivo del recurso, el escrito de interposición del recurso de casación se funda en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

Partiendo de esta base, y descendiendo a la contemplación casuística del caso que ahora nos ocupa, hemos de recordar una vez más lo que dijimos en Autos de esta Sala y Sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 , RRC 3287/2009 y 2785/2009 (en los que se suscitó la concurrencia de la misma causa de inadmisión que aquí aplicamos), a saber, que para responder al interrogante de si concurre o no tal causa de inadmisión resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE ), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible.

Es en este contexto como debe entenderse la previsión del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a cuyo tenor, el recurso de casación carecerá de interés casacional cuando no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad.

El precepto contempla dos supuestos diferenciados en los que puede apreciarse carencia de interés casacional como causa de inadmisión del recurso de casación: el primero, cuando el recurso no afectare a un gran número de situaciones, y, el segundo, cuando no poseyera el suficiente contenido de generalidad.

Respecto del primero de los supuestos enunciados y a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esa causa de inadmisión, resulta obligado partir de la base de que cuando en el recurso de casación se plantea, como corresponde conforme a su naturaleza, una cuestión atinente a la recta interpretación y aplicación de una norma jurídica, siempre cabrá sostener que la cuestión suscitada trasciende del caso litigioso y puede proyectarse sobre otros pleitos, pues lo habitual es que las normas jurídicas se aprueben con vocación de generalidad, siendo excepcionales las llamadas "normas singulares" o "normas de caso único".

Por eso, de aceptarse acríticamente la tesis consistente en que la concurrencia de la causa de inadmisión que nos ocupa debe descartarse siempre que la cuestión interpretativa y aplicativa de la norma, cuya infracción se denuncia, pueda repercutir sobre otros casos, la causa de inadmisión del artículo 93.2.e) sería prácticamente inaplicable y su inclusión en la Ley de la Jurisdicción resultaría superflua por inútil desde el momento que su operatividad real quedaría apriorísticamente reducida a casos anecdóticos; conclusión que, obviamente, ha de rechazarse, pues es evidente que si el legislador ha incluido en la Ley procesal esta causa de inadmisión del recurso de casación, es porque a través de la misma pretende filtrar y delimitar los asuntos que merecen ser examinados en el marco de este recurso extraordinario.

La exigencia de que el asunto no afecte a un gran número de situaciones para que el recurso sea considerado carente de interés casacional, debe apreciarse sobre la base de estas consideraciones.

Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del articulo 93.2 de la Ley Jurisdiccional , que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.

Por el contrario, debe afirmarse que un asunto revestirá un contenido de generalidad que justifique su admisión, entre otros, en los siguientes casos: primero, cuando se trate de un recurso que plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre el que no haya doctrina jurisprudencial, o, aún habiéndola, haya sido desconocida o infringida por el Tribunal de instancia; segundo, cuando se trate de un recurso que, aun versando sobre cuestiones que ya han sido examinadas y resueltas por la jurisprudencia, realiza un enfoque crítico de la misma que pudiera dar pie a una reconsideración de dicha doctrina y eventualmente a su cambio; y tercero, cuando el asunto suscitado, aun sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, plantea una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Ahora bien, esta enumeración se realiza de forma ejemplificativa, y carece de pretensión de exhaustividad, lo que permitirá que en adelante este Tribunal, atendiendo a las singularidades que presente el caso concreto, delimite con mayor precisión el alcance de este concepto jurídico indeterminado.

No es ocioso señalar que el Tribunal Constitucional ha llegado a conclusiones similares en la reciente STC (Pleno) 155/2009 de 25 de junio de 2009 , donde, interpretando una causa de inadmisión del recurso de amparo constitucional que guarda similitudes con la aquí estudiada, consistente en carecer el recurso de amparo de "especial trascendencia constitucional", ha afirmado lo siguiente

"Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC . En este sentido considera que cabe apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido. Tales casos serán los siguientes: a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE ; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la Ley o de otra disposición de carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la Ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional ( art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (RCL 1985\1578, 2635) ); g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios".

QUINTO .- Proyectadas estas consideraciones sobre el caso que ahora nos ocupa, hemos de concluir que el motivo segundo de este recurso de casación carece de interés casacional y por ende resulta inadmisible, toda vez que la parte recurrente en casación no plantea en él ninguna cuestión dotada de un contenido de generalidad y entidad jurídica tal que justifique su examen por el Tribunal Supremo. Más bien al contrario, se trata de una cuestión de carácter marcadamente casuístico y perfiles singulares. Por añadidura, no se plantea en el recurso de casación ninguna cuestión interpretativa y aplicativa de normas jurídicas, en torno a la cual se revele necesario el examen y la respuesta del Tribunal Supremo. Lo único que se discute en este recurso es un mero juicio sobre la compatibilidad de las marcas concernidas.

En definitiva, procede declarar la inadmisión del presente motivo en aplicación del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional ; no obstando a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia concedido al efecto, en las que en esencia la parte recurrente niega que concurra alguno de los dos supuestos previstos en el citado artículo 93.2.e), aduciendo que la cuestión planteada trasciende del caso litigioso y puede plantearse sobre otros pleitos y que el presente recurso de casación no tiene por objeto discutir la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia, sino denunciar el error manifiesto en que el Tribunal incurrió al interpretar y aplicar indebidamente el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , ignorando asimismo los criterios jurisprudenciales para la comparación de marcas que se expusieron en el segundo motivo del recurso.

Estas alegaciones no pueden tener favorable acogida pues, pese al esfuerzo de la parte recurrente por tratar de traducir a unos términos generales las cuestiones planteadas, éstas se refieren a una valoración casuística respecto de la cual difícilmente pueden establecerse y aplicarse reglas generales y, en consecuencia, el pronunciamiento que ahora se pide a la Sala no es susceptible de ser trasladado a otros casos que no sean idénticos al aquí planteado, circunstancia que nos lleva a afirmar la carencia de interés casacional del presente recurso conforme a la doctrina que ha quedado expuesta en los razonamientos precedentes.

En consecuencia, el motivo segundo del presente recurso debe declararse inadmisible, por la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional ; sin que proceda imponer las costas, ex art. 93.5 de la misma Ley .

Por lo expuesto,

Inadmitir el recurso de casación nº 543/2013 interpuesto por la representación procesal de la entidad "Comsa Emte S.L." contra la sentencia de 28 de diciembre de 2012 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta), dictada en el recurso nº 376/2010 , resolución que se declara firme. Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados