ATS, 17 de Enero de 2014
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 17 Enero 2014 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecisiete de enero de dos mil catorce.
El 21 de noviembre de 2011 esta Sala dictó sentencia en el presente recurso de casación número 740/2011 con la siguiente parte dispositiva:
"Primero.- Estimar el recurso de casación número 740/2011 interpuesto por 'Merck Sharp & Dohme España, S.A.' contra la sentencia dictada el 7 de octubre de 2010 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1511 de 2006 , sentencia que casamos dejándola sin efecto.
Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1511/2006 y anular el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006 en lo relativo a la revisión de la traducción al español de la patente europea número EP 0253310, cuyo número de solicitud era el 87109919, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006.
Tercero.- No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación."
Segundo.- Por escrito de 17 de septiembre de 2013 "Medichem, S.A." promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la misma y suplicó a la Sala que:
"1. Se declare la nulidad de la sentencia de 21 de noviembre de 2011 , dejándola sin efecto.
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Una vez declarada la nulidad de la sentencia de 21 de noviembre de 2011 se retrotraigan las actuaciones al momento en que se produjo el defecto de forma y en consecuencia se proceda a dictar una nueva sentencia por la que se desestimen los recursos planteados de adverso de conformidad con las directrices del TJUE recogidas en su sentencia de 18 de julio de 2013 ".
Tercero.- "Merck Sharp & Dohme España, S.A." presentó escrito de oposición con fecha 7 de octubre de 2013 y suplicó a la Sala que "dicte auto por el que:
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Se desestime íntegramente la nulidad formulada por la representación procesal de Medichem, S.A. de la sentencia de la Excma. Sala a la que me dirijo de fecha 21 de noviembre de 2011 dictada en el recurso núm. 008/740/2011 ;
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Se condene a Medichem, S.A. al pago de las costas que se causaren en el presente incidente".
Cuarto.- "Ratiopharm España, S.A." presentó su escrito de alegaciones con fecha 8 de octubre de 2013 y suplicó a la Sala que, "con base en el artículo 228 de la LEC , se declare la nulidad de la sentencia de 21 de noviembre de 2011 en los términos expuestos por la mercantil Medichem, S.A. en su escrito de 16 de septiembre de 2013".
Quinto.- "Laboratorios Liconsa, S.A." presentó sus alegaciones por escrito de 8 de octubre de 2013 y suplicó a la Sala que, "con base en el artículo 228 de la LEC , se declare la nulidad de la sentencia de 21 de noviembre de 2011 en los términos expuestos por la mercantil Medichem, S.A. en su escrito de 16 de septiembre de 2013".
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La pretensión que "Medichem, S.A." deduce en el presente incidente es que esta Sala declare la nulidad de su sentencia firme de 21 de noviembre de 2011, en la que estimamos el recurso de casación número 740/2011 interpuesto por 'Merck Sharp & Dohme España, S.A.' contra la dictada el 7 de octubre de 2010 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1511 de 2006, sentencia que casamos y dejamos sin efecto.
Tras la casación de la sentencia de instancia en la nuestra de 21 de noviembre de 2011 , anulamos el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006 en lo relativo a la revisión de la traducción al español de la patente europea número EP 0253310, cuyo número de solicitud era el 87109919, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006.
Segundo.- El incidente de nulidad de actuaciones se basa, según los términos empleados por quien lo suscita, en que la Sala habría "prescindido de normas esenciales del procedimiento causando indefensión a esta parte y en una vulneración, dicho sea con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, del artículo 24.1 de la CE ". En concreto, afirma "Medichem, S.A." que la sentencia dictada lo ha sido con "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" por dos causas: a) por "seleccionar el Tribunal Supremo con carácter arbitrario e irrazonable la norma jurídica aplicable" y b) "por la falta de jurisdicción del Tribunal Supremo al resolver sobre la interpretación de los arts. 27 y 70 del Acuerdo ADPIC".
Tercero.- El incidente de nulidad resulta, en primer lugar, extemporáneo. Si lo que "Medichem, S.A." alega es que la vulneración de su derecho a la tutela judicial se produjo porque esta Sala dictó la sentencia de 21 de noviembre de 2011 sin haber planteado previamente una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el hecho desencadenante de la supuesta nulidad se habría producido en esta misma fecha, lo que obligaba a formular el incidente en el plazo de veinte días a partir de la notificación de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 228.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Ello es así con tanta más razón cuanto que en los fundamentos jurídicos noveno y décimo de nuestra sentencia de 21 de noviembre de 2011 exponíamos motivada y extensamente las consideraciones que nos conducían a rechazar el planteamiento de las cuestiones prejudiciales sugeridas (tardíamente) en el recurso de casación por "Medichem, S.A." y otras partes recurridas. Si estas últimas reputaban que la negativa de la Sala a la remisión prejudicial vulneraba su derecho a la tutela judicial, lo exigible procesalmente es que hubieran denunciado el supuesto defecto determinante de la nulidad cuando conocieron dicha negativa y las razones en que se basaba, no dos años después.
Cuarto.- Al margen de su extemporaneidad, el incidente de nulidad es rechazable por consideraciones de fondo ya que ninguno de los dos motivos en que se basa permite acogerlo. Invirtiendo su análisis, es de todo punto erróneo afirmar que esta Sala "carecía de jurisdicción" para interpretar las normas sobre las que había girado la controversia procesal, por corresponder en exclusiva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Tribunal Supremo tiene plena jurisdicción para resolver los recursos de casación interpuestos contra las sentencias susceptibles de ellos y zanjar el debate sobre la interpretación y aplicación de las normas, estatales o del derecho de la Unión Europea, que resulten aplicables. Cosa distinta es que, cuando tenga dudas respecto de estas últimas, pueda solicitar la colaboración del Tribunal de Justicia mediante el reenvío prejudicial para que éste se pronuncie sobre su interpretación. Tal mecanismo de colaboración, se haga uso de él o no, no priva en absoluto de jurisdicción a la Sala remitente, que mantiene su plena capacidad para resolver finalmente el litigio ante ella suscitado.
En el caso de autos, repetimos, constan en los fundamentos jurídicos noveno y décimo de nuestra sentencia de 21 de noviembre de 2011 las razones en cuya virtud consideramos, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia existente en aquel momento que expresamente citamos y analizamos, que no era necesario el planteamiento de las cuestiones prejudiciales sugeridas por los recurridos.
Quinto.- Tampoco es acogible el primero de los dos motivos invocados como base del incidente de nulidad. Afirma quien lo propone que la Sala ha incurrido en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por "seleccionar con carácter arbitrario e irrazonable la norma jurídica aplicable", afirmación paradójica cuando el debate procesal en casación se centraba en realidad sobre la interpretación de las debatidas en la instancia, más que sobre la "selección" de las aplicables. Unas y otras partes del proceso estaban de acuerdo en la "selección" de la norma, aunque discrepasen de su interpretación.
En efecto, las cuestiones que se planteaban en el recurso de casación se referían, de un lado, a la interpretación de las normas españolas (Real Decreto 2424/1986) y del Convenio de Munich de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973 (o Convenio Europeo de Patentes, CPE), sobre las traducciones en España -o sus revisiones- de patentes europeas ya concedidas; y, por otro lado, a la incidencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) -Anexo 1C- del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial de Comercio (BOE número 20, de 24 de enero de 1995), respecto de la reserva temporal que España formuló al adherirse al CPE.
En el escrito mediante el que suscita el presente incidente "Medichem, S.A." -y el resto de partes que, no habiéndolo interpuesto, comparten las alegaciones de aquélla- viene a reconocer, efectivamente, que lo que estaba en juego era una cuestión de interpretación de normas jurídicas. Afirma a estos efectos que la Sala no podía, sin plantear la cuestión prejudicial, "realizar una interpretación de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC" en el sentido en que lo hizo, reiterando en varios pasajes de aquel mismo escrito que la sentencia incurre en una "errónea interpretación" de dicho Acuerdo. En el apartado 28 del mismo escrito por el que interpone el incidente "Medichem, S.A." afirma, por el contrario, que la norma jurídica "seleccionada de modo arbitrario e irrazonable" es el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , esto es, el que regula el planteamiento de las cuestiones prejudiciales.
Sea cual sea el verdadero sentido de las alegaciones que se vierten en el primero de los motivos del incidente, lo que resulta de ellas es que la parte que lo suscita discrepa -extemporáneamente, según ya afirmamos- del contenido de la sentencia en cuanto al fondo, propugnando una interpretación diferente de las normas que condujeron al fallo. Tal discrepancia se traduce en una censura de "arbitrariedad e irrazonabilidad" que debemos rechazar, como también ha sido rechazada por la Sala Primera de este Tribunal Supremo ante otro incidente de nulidad análogo (auto de 7 de mayo de 2013, en el recurso 1362/2009 ) interpuesto contra su sentencia de 5 de diciembre de 2012 en la que declaró haber lugar al correlativo recurso de casación, siguiendo a su vez la línea jurisprudencial mantenida por la sentencia del Pleno de dicha Sala de 10 de mayo de 2011 y corroborada por la de 26 de octubre de 2012 .
En la sentencia contra la que se dirige este incidente de nulidad asumimos la misma tesis que la Sala Primera (de lo Civil) de este Tribunal Supremo había sentado en la suya del Pleno de 10 de mayo de 2011 sobre la aplicabilidad directa en España del ADPIC y su incidencia en la reserva española al CPE. Y lo hicimos tras constatar que la jurisprudencia comunitaria hasta entonces pronunciada (por todas, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2007 en el asunto C-431/2005 , Merck Genéricos) interpretaba el "Derecho comunitario, de forma que éste no impone ni excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente una norma contenida en el Acuerdo ADPIC o que los jueces apliquen de oficio esta norma".
En todo caso, la parte promotora del presente incidente no toma debidamente en cuenta que la razón de decidir de nuestro fallo era doble, y concurrente. Por un lado interpretábamos las normas nacionales (en concreto, el Real Decreto 2424/1986) que regulan las funciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con las traducciones -o sus revisiones- de las patentes europeas (incluidas las que incorporen por esta vía las reivindicaciones de productos farmacéuticos anteriormente ineficaces en España), en relación con la reserva efectuada por España al suscribir el CPE. La aplicación de las normas nacionales y del CPE -para la que no era necesario el reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia- nos conducía de suyo a la casación de la sentencia de instancia y a la procedencia de que aquella Oficina diera curso a la traducción revisada de la patente (como, por lo demás, ya había efectuado en su decisión inicial, luego revocada en alzada).
Sobre esta base añadíamos una consideración adicional: que "en todo caso la entrada en vigor en España del ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1 de enero de 1996, según lo dispuesto en el artículo 65.1 del mismo, despeja cualquier duda que pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella". Se trataba, pues, de un argumento de cierre que venía a corroborar la pertinencia del anterior.
Siendo todo ello así, mal puede sostenerse que la falta de planteamiento de una cuestión prejudicial respecto de la aplicabilidad del ADPIC supuso, en el momento en que se dictó la sentencia de 21 de noviembre de 2011 , una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por "seleccionar con carácter arbitrario e irrazonable la norma jurídica aplicable".
Sexto.- El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 18 de julio de 2013 (asunto C- 414/11 , Daiichi Sankyo y otros) no altera cuanto queda dicho. Tratándose como se trata de una decisión muy posterior al fallo (de 21 noviembre de 2011) cuya nulidad se pide, su invocación podría ser, en hipótesis, más propia de un eventual recurso de revisión que de un incidente de nulidad de actuaciones de aquél, pero, aun así, la tesis que sobre su incidencia en este litigio mantiene la parte promotora del incidente no puede ser compartida.
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En primer lugar, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013 se dicta tomando expresamente en consideración un nuevo dato normativo cual era la entrada en vigor del artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE ), que se produjo el 1 de diciembre de 2009, dato muy posterior a la fecha relevante para el enjuiciamiento del recurso de casación resuelto por nuestra sentencia de 21 de noviembre de 2011 . En el proceso al que puso término esta última se trataba de dilucidar la validez de unos actos administrativos dictados en el año 2006 por la Oficina Española de Patentes y Marcas ante la que se había presentado, en ese mismo año y para su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, una nueva revisión de la traducción de la patente europea EP 0253310 que incorporaba las reivindicaciones de producto concedidas para el resto de Estados designados en ella. Las coordenadas normativas para la resolución del litigio eran, pues, las anteriores al año 2009, no las ulteriores.
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Es precisamente el nuevo dato normativo constituido por la entrada en vigor del TFUE en 2009 lo que condujo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a resolver (fundamento jurídico 48 de la sentencia de 18 de julio de 2013 ) que se había producido una "significativa evolución del Derecho primario" y que, en consecuencia, la aplicabilidad del Acuerdo ADPIC a partir de aquel momento no podía ser resuelta bajo las mismas pautas que él mismo había sentado en su dictamen 1/94 ni en su sentencia de 11 de septiembre de 2007 (Merck Genéricos, C-431/05), a cuya doctrina esta Sala del Tribunal Supremo se había acogido en la suya de 21 de noviembre de 2011.
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En fin, el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de julio de 2013 dispone tan sólo que "no debe considerarse" que en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC las patentes concedidas únicamente respecto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico protejan de suyo, a partir de la entrada en vigor de aquel Acuerdo, la invención del producto. El "mero hecho" de la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, afirma el Tribunal, no atribuye a una patente efectos que ésta nunca tuvo ni obliga a los Estados miembros de la OMC a "convertir a la entrada en vigor del dicho Acuerdo [...] invenciones reivindicadas en invenciones protegidas".
No cabe olvidar, sin embargo, que la sentencia de 18 de julio de 2013 se dicta en relación con una patente nacional, no con una patente europea, y que se refiere a una patente concedida únicamente respecto del procedimiento de fabricación; en dicha sentencia no se dilucidan ni los problemas suscitados por la traducción revisada de las patentes ni el régimen de las patentes europeas concedidas originariamente con inclusión tanto de los productos farmacéuticos cuanto de los procedimientos de fabricación, a los efectos de su registro en los países acogidos, con o sin reservas, al CPE.
Séptimo.- Procede, por lo expuesto, desestimar el incidente de nulidad con la preceptiva condena en costas a la parte que la ha instado, conforme prescribe el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional . A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de tres mil euros la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a "Merck Sharp & Dohme España, S.A."
No ha lugar al incidente de nulidad de la sentencia dictada por esta Sala el 21 de noviembre de 2011 en el presente recurso de casación número 740/2011 , solicitado por "Medichem, S.A.". Con imposición de las costas de este incidente a dicha entidad en los términos precisados en el último de los razonamientos del auto.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
