STS 416/2013, 26 de Junio de 2013

Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Paloma Valles Tormo, en nombre y representación de la entidad Criaderos Minerales y Derivados, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario núm. 882/1992 ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 42 de Madrid, contra la entidad Minera Santa Marta, S.A., para que se dictase sentencia:

   "en la que, estimando íntegramente esta demanda, se hagan los siguientes pronunciamientos:

   1. Se declare que el procedimiento que la sociedad demandada viene utilizando en su explotación de Belorado (Burgos) para la obtención de sulfato sódico coincide esencialmente con el reivindicado de la patente núm. 490.462, de la que es licenciataria exclusiva la sociedad demandante, y que, en consecuencia, aquella explotación industrial constituye violación del derecho de la citada patente 490.462.

   2. Se condena a la sociedad demandada:

   1. A estar y pasar por la anterior declaración.

   2. A cesar en la explotación del objeto de la patente núm. 490.462 y, por lo tanto, en la violación del derecho de esta.

   3. A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, cuyo importe deberá determinarse en ejecución de sentencia.

   4. A publicar en dos diarios nacionales de gran difusión la Sentencia condenatoria, a costa de la sociedad demandada.

   5. Al pago de las costas de este procedimiento.".

2. El procurador Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en representación de la entidad Minera de Santa Marta, S.A., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

   "por la que apreciándose las excepciones formuladas no se entre en el fondo de la demanda o se declare nula la patente en sus efectos frente a Minera de Santamarta, S.A. o alternativamente, de no ser así, se desestime la demanda, absolviéndose libremente a mi representada de los pedimentos de la misma, con la imposición al actor de las costas causadas en este litigio.".

3. La procuradora Paloma Valles Tormo, en representación de la entidad Criaderos Minerales y Derivados, S.A., contestó a la reconvención y pidió que se dictase sentencia:

   "estimando las excepciones opuestas, declare no haber lugar a penetrar en el fondo de la reconvención, o alternativa y subsidiariamente, desestime dicha reconvención absolviendo de ella a mi representada y se decreten en todo caso los pronunciamientos de declaración y condena especificados en mi inicial escrito de demanda, con condena en costas a la demandada-reconviniente.".

4. El procurador Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de la entidad Minera Santa Marta, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario núm. 653/1993 ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid, contra Alonso , Azucena , Brigida , Enriqueta y Eva María , la Herencia Yacente y herederos desconocidos e ignorados de Graciela y la entidad Criaderos Derivados y Minerales S.A., para que se dictase sentencia:

   "por la que estimándose la presente demanda,

   1. Se declare que la patente de invención con nº 490.462 de registro y título "Método de disolución de minerales que contienen glauberita", es nula su totalidad.

   2. Subsidiariamente y para el caso de no ser estimada la anterior petición, se declare que

      1. La patente de invención con nº 490.462 de registro y título "Método de disolución de minerales que contienen glauberita", es nula parcialmente por serlo la reivindicación primera y la reivindicación segunda de dicha patente.

      2. La patente de invención con nº 490.462 de registro y título "Método de disolución de minerales que contienen glauberita" debe considerarse una patente inactiva por cuanto todos los actos realizados en el Registro de la Propiedad industrial sobre la explotación y puesta en actividad de dicha patente son nulos de pleno derecho.

      3. El contrato privado, caso de ser auténtico, suscrito entre la compañía mercantil Criaderos Minerales y Derivados, S.A. -CRIMIDESA- y doña Graciela , don Alonso y Doña Azucena y Doña Rosario , fechado el día 1º de marzo de 1.985, sobre otorgamiento de licencia en exclusiva para explotar la patente de invención con nº 490.462 de registro y título "Método de disolución de minerales que contienen glauberita", aún habiendo sido inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, lo fue en virtud de un documento privado, no autenticado, y, por tanto, inoponible a terceros.

   3. Se condene a todos los codemandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

   4. Se condene a todos los codemandados a abonar solidariamente las costas de este juicio.".

5. La procuradora Paloma Valles Tormo, en representación de Alonso , Azucena , Brigida , Enriqueta y Eva María , Josefa y Nemesio y Mauricio , Olga y Jose María (todo ellos como únicos herederos de Graciela ), contestó a la demanda y pidió se dicte sentencia:

   "por la que, estimando las excepciones opuestas de incompetencia de jurisdicción y litispendencia, declare no haber lugar a pronunciarse sobre el fondo de la demanda, desestimando ésta en lo que a mis representados se refiere, o, alternativa y subsidiariamente, si no se estimaran las dos o alguna de las citadas excepciones, penetrando en el fondo de asunto, desestime igualmente la demanda, absolviendo en todos los casos a mis representados de las peticiones en ella contenidas, condenando a la demandante Minera Santa Marta, S.A., al pago de las costas de este procedimiento.".

6. La procuradora Paloma Valles Tormo, en representación de la entidad Criaderos Minerales y Derivados, S.A. -CRIMIDESA- contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

   "por la que, estimando las excepciones opuesta de incompetencia de jurisdicción y falta de legitimación pasiva, declare no haber lugar a pronunciarse sobre el fondo de la demanda en lo que a mi representada se refiere o, alternativa y subsidiariamente, si no se estimaran las dos o alguna de las citadas excepciones, penetrando en el fondo del asunto desestime igualmente la demanda, absolviendo en todos los casos a mi representada de las peticiones en ella contenidas, condenando a la demandante Minera Santa Marta, S.A. al pago de las costas de este procedimiento.".

7. Instada la acumulación de los autos núm. 653/93 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid a los seguidos con el núm. 882/1992 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 42 de Madrid, se acordó por auto de fecha 13 de octubre de 1993 .

8. El Juez de Primera Instancia núm. 42 de Madrid dictó Sentencia de fecha 3 de abril de 1996 , con la siguiente parte dispositiva:

   "FALLO: Que debo desestimar y desestimo en su integridad el suplico de la demanda interpuesta por la Procuradora Dª. Paloma Valles Tormo en nombre y representación de Criaderos Minerales y Derivados Sociedad Anónima (Crimidesa) contra Minera Santa Marta S.A. representada por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta, absolviendo a dicha demandada de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda e imponiendo a la actora Crimidesa las costas causadas en dicho procedimiento, y estimando el suplico de la demanda interpuesta por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta en nombre y representación de Minera Santa Marta, S.A. contra D. Alonso , Dª. Azucena , Dª Eva María , Dª Brigida y Dª Enriqueta , Dª Josefa y D. Nemesio , D. Mauricio , Dª Olga y D. Jose María y Criaderos Minerales y Derivados, S.A. representados por la Procuradora Dª Paloma Valles Tormo, debo declarar y declaro que la patente de invención con nº 490.462 de registro y título "Método de disolución de minerales que contienen glauberita" es nula en su totalidad y debo condenar y condeno a los citados demandados al pago de las costas causadas en dicho procedimiento.".

   Tramitación en segunda instancia

9. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Crimidesa, Alonso y Azucena , Eva María , Brigida y Enriqueta , Josefa y Nemesio , Mauricio , Olga y Jose María .

   La resolución de este recurso correspondió a la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia de 26 de abril de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

   "FALLO: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por CRIMIDESA, D. Alonso y Dª Azucena , Dª Eva María , Dª Brigida y Dª Enriqueta , Dª. Josefa y D. Nemesio , D. Mauricio , Dª. Olga y D. Jose María , contra la sentencia de fecha 3 de abril de 1996, dictada por el Juzgado de primera instancia nº 42 de Madrid , procede revocar en parte la expresada resolución:

1. Desestimando en parte la demanda reconvencional instada por Minera Santa Marta SA, declarando que no son nulas la 2ª y 3ª Reivindicación de la patente 490.462. Manteniendo la declaración de nulidad de la 1ª Reivindicación de dicha Patente respecto a D. Alonso y Dª Azucena , Dª. Eva María , Dª. Brigida y Dª. Eva María , Dª. Josefa y D. Nemesio , D. Mauricio , Dª Olga y D. Jose María , absolviendo a Criaderos Minerales Derivados S.A.

2. Desestimando las excepciones alegadas por Minera Santa Marta S.A., de falta de legitimación activa y prescripción respecto a la acción de violación del derecho de la patete nº 490.462.

3. Estimando en parte la demanda principal interpuesta por Criaderos Minerales y Derivados S.A. y D. Alonso y Dª. Azucena , Dª. Eva María , Dª. Brigida y Dª. Enriqueta , Dª. Josefa y D. Nemesio , D. Mauricio , Dª. Olga y D. Jose María , declarando la violación del derecho de la patente nº 490.462, en su 2ª y 3ª Reivindicación, por Minera Santa Marta S.A., en su uso para la obtención de sulfato sódico en su explotación de Belorado (Burgos).

4. Condenando a Minera Santa Marta SA a cesar en la explotación de la patente nº 490.462, en su 2ª y 3ª Reivindicación, a indemnizar por daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia, y a publicar en dos diarios nacionales de gran difusión la sentencia condenatoria.

5. Sin imposición de costas en ambas instancias.".

10. Instada la aclaración de la anterior resolución, la Audiencia Provincial de Madrid, sección 12ª, dictó Auto de fecha 21 de julio de 2011 , con la siguiente parte dispositiva:

    "1º) Respecto a la primera rectificación solicitada acceder a aclarar que el punto 3 del Fallo debe ser el siguiente: "Estimando en parte la demanda principal interpuesta por Crimidesa, declarando la violación del derecho de la patente nº 490.462, en su 2ª y 3ª reivindicación, por Minera Santa Marta SA, en su uso para la obtención del sulfato sódico en su explotación de Belorado, Burgos".

    2. ) En cuanto al complemento instado, sólo se accede a añadir el siguiente razonamiento: "se desestiman igualmente los subapartados b) y c) de la pretensión subsidiaria B, por cuanto el b) se deriva su desestimación tácita de los Fundamentos Octavo y Noveno de la sentencia dictada. Y además este apartado junto el c) se entiende que se trata de una cuestión ya resuelta definitivamente en el orden correspondiente, esto es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en sentencia de fecha 23/1/03, dictada en casación por el TS Sala 3ª, resolución a la que debe atenerse este Tribunal sobre la corrección de la inscripción del documento presentado como contrato de licencia de explotación de patentes". Completándose el Fallo con el siguiente pronunciamiento: Se desestiman los subapartados b) y c) de la pretensión subsidiaria B, de la demanda reconvencional planteada por Minera Santa Marta S.A.

    3. ) Se desestima la última aclaración instancia por MSM S.A. sobre la condena a la indemnización de daños y perjuicios.".

    Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

11. El procurador Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en representación de la entidad Minera Santa Marta S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el Audiencia Provincial de Madrid, sección 12ª.

    Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

    "1º) Infracción del art. 359 de la LEC 1881 .

    2. ) Infracción del art. 24.1 de la Constitución Española .

    3. ) Infracción del art. 372.3º de la LEC de 1881 y 248.3 de la LOPJ .

    4. ) Infracción del art. 24.1º de la Constitución Española .

    5. ) Infracción del art. 24.1º de la Constitución Española .

    6. ) Infracción sobre la legitimación activa durante la vigencia de la LEC de 1881, art. 10 de la LEC 2000 , en relación con los arts. 79.3 y 79.5 de la Ley de Patentes y con el art. 56.3 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre , por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes.

    7. ) Infracción del apartado 1 del art. 24 de la Constitución Española .

    8. ) Infracción del apartado 1 del art. 24 de la Constitución Española .

    9. ) Infracción de los arts. 207 y 214 de la LEC de 2000 .

    10. ) Infracción del apartado 1 del art. 24 de la Constitución Española .

    11. ) Infracción del art. 359 de la LEC de 1881 y del art. 24.1 de la Constitución Española .

    12. ) Infracción del art. 360 de la LEC de 1881 .".

        Los motivos del recurso de casación fueron:

        "1º) Infracción del art. 48.6º del Estatuto de la Propiedad Industrial en relación con el art. 49, párrafo primero y con el apartado 2º del párrafo 2º de dicho artículo y con el art. 50 de dicho texto legal.

    2. ) Infracción de los arts. 63.b ), 64.1 y 66.1 y 2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo .".

12. Por Providencia de 28 de octubre de 2011, la Audiencia Provincial de Madrid, sección 12ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

13. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente al entidad Minera Santa Marta S.A., representada por el procurador Juan Antonio García San Miguel y Orueta; y como parte recurrida la entidad Criaderos Minerales y Derivados S.A. (ahora denominada Compañía Minera Río Tirón, S.A.), Eva María , Brigida , Enriqueta , Josefa , Mauricio , Olga , Romeo y Victorino , representados por la procuradora Ana Llorens Pardo.

14. Esta Sala dictó Auto de fecha 12 de junio de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue:

    "ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN, interpuestos por la representación procesal de MINERA SANTA MARTA, S.A., contra la Sentencia dictada, con fecha 26 de abril de 2011 , aclarada por Auto de 21 de julio, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 12ª), en el rollo de apelación nº 489/1996 , dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 882/1992 del Juzgado de Primera Instancia nº 42 de Madrid.".

15. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Crimidesa y otros, presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

16. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 30 de mayo de 2013, en que ha tenido lugar.

    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo ,

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso conviene partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

   Donato solicitó el registro de la patente de invención ES 490.462, que consiste en un método de disolución de minerales que contienen glauberita, que le fue concedido el 16 de febrero de 1981, y esta concesión fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) el 16 de octubre de 1981.

   Criaderos Minerales y Derivados, S.A. (en adelante, Crimidesa) obtuvo de los herederos del Sr. Mauricio una licencia en exclusiva para explotar la invención, que fue inscrita en la Oficina de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 1988.

   La patente ES 490.462 contiene las siguientes reivindicaciones:

   "1ª. Método de disolución de minerales que contienen glauberita, para la obtención de soluciones de sulfato sódico, que comprende almacenar el mineral en grandes cámaras en las que permanece en disolución permanente durante años, estableciéndose una corriente de líquido en un circuito formado por varias cámaras, de manera que partiendo de la cámara más pobre vaya enriqueciéndose al pasar por las distintas cámaras, hasta salir por la cámara más rica, en forma de solución concentrada y limpia, sin que sea necesario moler el mineral ni decantar la solución.

   2. Método de acuerdo con la reivindicación 1ª, caracterizado porque en cada cámara se pone en el fondo de la misma, un canal que reparte uniformemente la depresión de la aspiración de la bomba a todo lo largo de la cámara y va recubierta con un filtro de grava y arena; este canal está en comunicación directa con la aspiración de la bomba de forma que aspira solamente la solución que viene de dicho canal, filtrada y completamente límpia.

   3. Método de acuerdo con las reivindicaciones 1ª y 2ª, caracterizado por la construcción de canales en la parte alta de la cámara y por debajo del nivel de líquido recubiertas de grava y arena que reparte uniformente el líquido de entrada a la cámara, de modo que no se produzcan corrientes que arrastren lodos ni se formen aglomeraciones de mineral, por falta de circulación, al mismo tiempo que permite la estratificación de las soluciones por diferencia de densidades.".

2. En octubre de 1992, Crimidesa interpuso una demanda de infracción de la patente ES 490.462, contra Minería Santa Marta, S.A. (en adelante Santa Marta) porque estaba usando la invención en la obtención de sulfato sódico en la explotación que tiene en Belorado (Burgos).

   Santa Marta, bajo la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se opuso a la demanda y formuló una reconvención tácita, en la que además de instar la nulidad de la patente ES 490.462, excepcionaba litispendencia, falta de legitimación pasiva y prescripción de la acción. A este procedimiento se acumuló también la acción de nulidad de la patente dirigida por Santa Marta frente a los herederos Don. Donato , titular de la patente.

   La sentencia dictada en primera instancia estimó la pretensión de nulidad de la patente y, consiguientemente, desestimó las acciones de violación.

   Recurrida en apelación, la Audiencia Provincial, en la segunda sentencia dictada después de que se declarara por el Tribunal Constitucional la nulidad de su primera sentencia por incongruencia omisiva, desestima primero las tres excepciones formuladas por la demandada frente a la demandante: litispendencia, falta de legitimación activa de Crimidesa para ejercitar las acciones de violación de la patente y prescripción de la acción. A continuación, resuelve sobre la pretensión de nulidad de la patente, en el sentido de declarar nula la primera reivindicación y reconocer la validez de las reivindicaciones segunda y tercera. Luego, entra a analizar la prueba sobre la infracción, y concluye que había existido y por ello, además de declarar la violación de la patente, condena a la demandada a cesar en la infracción, a indemnizar los daños y perjuicios que se determinen en ejecución de sentencia, y a su publicación.

3. Frente a esta sentencia de apelación, la demandada Santa Marta interpone recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal.

   El recurso extraordinario por infracción procesal se articula mediante doce motivos, de los cuales, los cinco primeros hacen referencia al primer pronunciamiento de la sentencia, que deniega la pretensión de nulidad de las reivindicaciones 2ª y 3ª de la patente. El sexto motivo afecta al segundo pronunciamiento, en concreto a la desestimación de la excepción de falta de legitimación activa de Crimidesa para ejercitar las acciones de violación de la patente. Y los restantes motivos guardan relación con el tercer pronunciamiento de la sentencia que estima la infracción y condena a la cesación en la infracción y a la indemnización de los daños y perjuicios, a determinar en ejecución de sentencia.

Estimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de Minería Santa Marta, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 12ª) de 26 de abril de 2011 (rollo de apelación núm. 489/1996 ), cuya parte dispositiva dejamos sin efecto. En su lugar acordamos la desestimación del recurso de apelación interpuesto por Crimidesa y los herederos de Donato ( Alonso y Azucena , Eva María , Brigida y Enriqueta , Josefa y Nemesio , Mauricio , Olga y Jose María ) contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 42 de Madrid (juicio de menor cuantía núm. 882/1992) de 3 de abril de 1996, cuya parte dispositiva confirmamos, sin imponer las costas de la apelación a ninguna de las partes. Tampoco procede imponer las costas del recurso extraordinario por infracción procesal a ninguna de las partes.

No ha lugar a resolver el recurso de casación, en atención a que ha sido estimado el recurso extraordinario por infracción procesal, ni tampoco a imponer las costas de casación.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sancho Gargallo , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.