STS, 9 de Octubre de 2008

"El Corte Inglés, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 773/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 2000, confirmado el 22 de junio de 2001, que concedió el registro de la marca número 2.248.441, "Cortiplex".

En su escrito de demanda, de 21 de febrero de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de julio de 2000, por la que se concedía la marca número 2.248.441, denominada 'Cortiplex', y contra la resolución de la misma Oficina de fecha 22 de junio de 2001, por la que se desestimaba expresamente el recurso de alzada interpuesto por mi representada contra la primera resolución, dictando en su lugar otra resolución por la que se deniegue en definitiva la citada marca número 2.248.441". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 8 de marzo de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme Derecho".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 17 de enero de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Andréu Socías, en nombre y representación de la mercantil El Corte Inglés, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de julio de 2000, confirmada en reposición por acuerdo del mismo órgano de fecha 22 de junio de 2001, por las que se admite el registro de la marca nº 2.248.441 Cortiplex, debemos declarar y declaramos que las mentadas resoluciones se encuentran ajustadas a derecho".

Con fecha 28 de abril de 2006 "El Corte Inglés, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2189/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, pues "la sentencia recurrida vulnera e infringe claramente, sea dicho con los debidos respetos, lo establecido en el artículo 12, apartado 1, letra a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por remisión del artículo 81 de la misma Ley ".

"la sentencia recurrida vulnera el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas [...] al considerar dicha sentencia que no existía semejanza denominativa con las marcas de mi representada 'Corty' y 'Tiendas Corty'."

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "al considerar esta parte que la sentencia recurrida vulnera e infringe claramente, sea dicho con los debidos respetos, lo establecido en el artículo 13, apartado c) y d), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ".

"infracción de la jurisprudencia aplicable al caso [...] la sentencia recurrida vulnera el artículo 13, apartados c) y d) de la Ley de Marcas, pues desestima el recurso interpuesto por mi representada contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el acceso al registro de la marca número 2.248.441, 'Cortiplex', al no decidir, dicha sentencia, este fundamento alegado por mi representada".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 18 de junio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 1 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 17 de enero de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "El Corte Inglés, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.248.441, "Cortiplex", para distinguir productos de la clase 24 del Nomenclátor Internacional, en concreto "etiquetas de tela".

A la inscripción de la marca número 2.248.441, "Cortiplex", solicitada por "Cortiplex, S.A.", se había opuesto "El Corte Inglés, S.A." en cuanto titular de las marcas números 510.221-9, "Cortty", que ampara "tejidos de todas clases excepto los de punto, cáñamo y esparto", y 1.815.633/9, "Tiendas Cortty", mixta.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], toda vez que la marca solicitada 2.248.441 Cortiplex (gráfica) y la marca obstaculizante del acceso al registro de aquélla, 510.221, Cortty, y 1.815.633, Tiendas Cortty, aunque coincidan en el ámbito de los tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases (cl. 24) y ello obliga a extremar el rigor comparativo en el examen de parecidos, del mismo se desprende que presentan suficientes rasgos de diferenciación mutua, fonéticos y gráficos, ofreciendo en su globalidad una impresión individualizadora suficiente para que consumidor consiga diferenciarlas sin incurrir en confusión".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, tras citar diversas sentencias del Tribunal Supremo en relación con el Estatuto de la Propiedad Industrial, fueron las siguientes:

"[...] En el caso litigioso, y aplicando la doctrina expuesto, esta Sección entiende que entre las marcas, existen claras diferencias.

Los dos criterios diferenciadores a los que el examinador se ha de atender permiten la convivencia de ambos registros. Así, tanto fonética como gráficamente, existen diferencias entre Cortty y Tiendas Cortty, por un lado, y Cortiplex, por otro. En relación con los campos de los productos a que van destinados se aprecia, asimismo, una clara diferencia.

Por último, se tiene en cuenta que la denominación solicitada es la de la razón social de la actora por lo que el análisis comparativo de los distintivos en pugna ha de ser menos exigente.

Todo ello hace que se deba desestimar el recurso."

En el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. A juicio de la recurrente, la Sala de instancia ha cometido un "grave error [...] al establecer que existen diferencias fonéticas y gráficas" entre las marcas enfrentadas y calificarlas de suficientes para excluir el riesgo de confusión. Y en el desarrollo de su argumentación reitera los argumentos ya expuestos en la instancia.

En la parte final del primer motivo alega, por último, que la Oficina Española de Patentes y Marcas había denegado las solicitudes de "Cortyline", "Cortyfarma" y "Coty" y que la sentencia dictada el 14 de marzo de 2001 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) en el recurso 680/1998 declaró incompatibles las denominaciones "Cortisol" y "Cortty" entonces enfrentadas. De todo lo cual deduce que la adición del sufijo "plex", aun cuando "destruya la identidad", no hace lo mismo con la semejanza.

El motivo debe ser rechazado. Ciertamente existen diferencias fonéticas entre las marcas enfrentadas ("Cortiplex" y "Cortty"), diferencias a las que debe añadirse en este caso la gráfica, dada la adición de un dibujo o grafismo singular en la aspirante. Elementos cuya apreciación, a los efectos de comparar uno y otros signos, corresponde al tribunal de instancia, sin que estimemos que en este caso incurra en arbitrariedad o irracionalidad alguna al concluir en el sentido en que lo hace.

En efecto, si la cuestión central del litigio era precisamente apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

Como en tantas otras ocasiones hemos afirmado con carácter general respecto de la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 y el control casacional de las sentencias de instancia que lo aplican, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.

En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

En efecto, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para excluir el riesgo de confusión de los usuarios, sobre la base de que el nuevo signo aspirante incluye una fonética diferenciada además de un grafismo propio que lo distingue. Este último, representativo de una prensa de impresión bajo la cual se encuentra la denominación "Cortiplex" subrayada con un trazo de línea recta horizontal, es parte relevante del nuevo signo. La Sala de instancia bien pudo, pues, apreciar que no concurría en este caso la doble similitud, de signos y de servicios o productos amparados, necesaria para aplicar la prohibición relativa prevista en el precepto cuya infracción se aduce como motivo del recurso.

Entre los productos amparados por la nueva marca (etiquetas de tela) y los textiles de las opuestas hay una cierta relación de cercanía pues ambos figuran en la misma clase 24 del Nomenclátor. Ello no obstante, como bien afirmó el organismo registral (la afirmación, más tajante a este respecto, del tribunal de instancia debe ser matizada), la conclusión final ha de ser favorable a la inscripción de "Cortiplex", pues se mantiene la capacidad diferenciadora del nuevo signo respecto de los ya registrados desde los puntos de vista fonético y gráfico.

En el segundo motivo de casación se vuelve a plantear la misma cuestión (esto es, la apreciación de las semejanzas entre las marcas) pero ahora desde la perspectiva de la jurisprudencia supuestamente infringida.

A estos efectos, la recurrente construye su motivo sobre la base de la cita de diversas resoluciones judiciales dictadas respecto de distintivos del todo ajenos a los de autos. Se trata de las sentencias de 11 de junio de 1991 (marca "Royal Barbier" contra "René Barbier"), 28 de enero de 1993 (marca "Comercial Gallega" contra "La Gallega"), 18 de julio de 1983 (marca "Casa del Monte" contra "Del Monte"), 14 de abril de 1993 (marca "Tiradores Cazafari" contra "Caza y Safaris"), 20 de enero de 1998 (marca "Giani Caporale" contra "Caporal"), 23 de noviembre de 1995 (marca "Abra Service" contra "Abral" y "Abraz") y 22 de septiembre de 1995 (marca "Suzuki Santana" contra "Suzuki").

El motivo debe ser rechazado pues reiteradamente hemos puesto de relieve que, dado el extremo casuismo existente en esta materia, no es posible extrapolar sin más las soluciones aplicadas en un caso, muy ceñidas a las circunstancias de hecho de cada litigio. Y, desde esta perspectiva, baste señalar que ninguna de las sentencias antes mencionadas se refiere a signos distintivos más o menos próximos a los que son objeto de este debate casacional. En ellas se han adoptado las soluciones jurisdiccionales correspondientes en función de que las respectivas denominaciones enfrentadas presentasen o no la suficiente distinción fonética, gráfica y conceptual, además de operar en los mismos ámbitos comerciales. Carecen de utilidad, pues, como criterios o pautas de referencia para un litigio sobre marcas del todo dispares a las analizadas en ellas.

Si algo tienen en común aquellas resoluciones es la conclusión de que debe procederse a una valoración no fragmentada, sino conjunta, de los diferentes elementos que integran el signo distintivo, esto es, tras una consideración global de todos los factores concurrentes, según en este caso acertadamente hizo el tribunal de instancia. Y como la apreciación global de éste, a tenor de lo ya expuesto en el fundamento jurídico precedente, ha de ser respetada en casación mientras no sea del todo errónea, arbitraria o abiertamente irracional, también debe decaer el segundo motivo.

En el tercer motivo casacional se denuncia la vulneración del apartado c) del citado artículo 13 de la Ley de Marcas pues, aunque cita también la recurrente como infringido el apartado d) del mismo precepto, sobre su incidencia en el caso de autos ninguna consideración hace distinta de su mero enunciado.

La parte recurrente mantiene que la Sala de instancia no se ha pronunciado sobre la infracción del referido precepto, pese a su alegato en la demanda, con lo que habría vulnerado el artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional. Lo cierto es, sin embargo, que no traduce esta imputación en el correspondiente motivo casacional por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio (en su modalidad de infracción de las normas reguladoras de la sentencia). Por lo demás, puede considerarse que las afirmaciones del tribunal sobre la plena diferenciación de los signos excluían, de modo implícito, que hubiera existido la vulneración de aquel precepto.

La tesis central del motivo es que la marca aspirante reproduce e imita las marcas "Cortty" ya registradas y pretende aprovecharse indebidamente de la reputación comercial adquirida por estas denominaciones "Cortty", cuyo renombre no se ha puesto en duda. Siendo este el presupuesto sobre el que descansa el planteamiento argumental del tercer motivo, su desestimación es obligada.

En efecto, por un lado hemos de recordar, como en otras ocasiones, que el rechazo absoluto de la Sala de instancia a la confundibilidad de los signos enfrentados implica igualmente el rechazo del posible "riesgo de asociación" de uno y otro distintivo, y excluye que unos pretendan aprovecharse de la reputación de otros en infracción del tan citado artículo 13, apartado c), de la Ley de Marcas.

Por otro lado y, sobre todo, habiendo confirmado en los precedentes fundamentos de derecho la tesis del tribunal de instancia sobre la recíproca diferenciación de los signos enfrentados, no cabe dar por sentada ni la identidad ni la semejanza del nuevo signo con la marca "Cortty", con lo que toda la argumentación de la recurrente, basada precisamente en el presupuesto contrario, cae por su base.

En el cuarto motivo de casación se plantea también la infracción del artículo 13 de la Ley 32/1988, si bien desde la perspectiva jurisprudencial. La recurrente afirma que el tribunal infringe este precepto "al no decidir dicha sentencia este fundamento alegado". Y añade que "al no resolver sobre este asunto vulnera claramente la numerosa doctrina que sobre este punto ha establecido la Sala", a cuyo efecto cita las sentencias de 7 de marzo de 1983 (marca "Idinsa" contra "Isdinsa"), 6 de abril de 1984 (marca "King" contra "King") y 27 de enero de 1983 (marca "Simasa" contra "Sumasa").

El motivo está defectuosamente planteado, como ocurre con el tercero. No cabe imputar a la Sala de instancia la infracción de la jurisprudencia sustantiva sobre el "aprovechamiento del prestigio ajeno" y nociones similares y, a la vez, de modo simultáneo, acusarla de que no ha resuelto o decidido nada sobre esta cuestión. Los cauces procesales para sustanciar una y otra censura son distintos (letras d) y c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional ) y en el supuesto de autos el utilizado ha sido únicamente el primero de ellos.

En todo caso, por lo que se refiere a la invocación de la jurisprudencia citada, repetiremos lo ya dicho en el fundamento jurídico precedente. La mera transcripción de pasajes aislados de tres sentencias sobre marcas del todo ajenas a las que son objeto de este litigio no basta para la estimación del motivo cuando, por lo demás, ya hemos apreciado en el anterior que no concurren las circunstancias determinantes de la prohibición de registro a la que se refiere el artículo 13 de la Ley de Marcas.

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español