STS, 20 de Diciembre de 2011

La mercantil Serveis Funeraris de Barcelona S.A interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, el recurso contencioso-administrativo número 18/2009 contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de octubre de 2008, que confirmaron en alzada las dictadas anteriormente en fecha 10 de julio de 2008, que habían concedido la inscripción de las Marcas "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS SFI" mixta y cromática nº 2788566 en clases 39 y 45 del Nomenclátor Internacional y "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS METROPOLITANS SFIM" mixta y cromática, nº 2788569 para las mismas clases citadas. Las marcas fueron solicitadas para la protección de servicios de transporte, especialmente transporte funerario, transporte de ambulancia, servicios de taxis y alquiler de coches en la clase 39 y para servicios funerarios, pompas fúnebres, entierros, servicios de cremación y organización de reuniones religiosas en clase 45.

En su escrito de demanda de 28 de julio de 2009, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia estimatoria del recurso contencioso administrativo nº 18/2009 "revocando las resoluciones administrativas recurridas y ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas que dicte otra por la que se acuerde la denegación total de los registros de marca nº 2788566 "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS SFI" y nº 2788569 "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS METROPOLITANS SFIM". Que como mínimo, de forma subsidiaria y alternativa al anterior petitum y caso de no estimarse éste, dicte Sentencia por la que se ordene a la OEPM rectificar la concesión de los expedientes de marca nº 2788566 y 2788569, para hacer constar que no se concede derecho de exclusiva alguno sobre sus expresiones "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS" y "SERVEIS FUNERARIS METROPOLITANS" visto que no han sido ajustados a derecho los exámenes de fondo que efectuó en su día".

El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito de 30 de septiembre de 2009, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Serveis Funeraris de Barcelona S.A.

La entidad Elysius Europa S.L contestó a la demanda mediante escrito de 12 de noviembre de 2009, y tras la exposición de los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, suplicó a la Sala que dicte sentencia "por la que de conformidad con los hechos y fundamentos expuestos, se mantenga la concesión de las marcas españolas 2788566 y 2788569.

Habiéndose denegado el recibimiento del pleito a prueba por Auto de 13 de noviembre de 2009, y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de las partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 26 de octubre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLO: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:

Estimar el presente recurso y anular, por no resultar conformes a Derecho, las dos Resoluciones del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ambas de fecha 20 de octubre de 2008, por las que se decidió desestimar los dos recursos de alzada interpuestos por la mercantil Serveis Funeraris de Barcelona, S.A., contra las Resoluciones del Director del Departamento, ambas de fecha 10 de julio de 2008, por las que se acordó conceder las marcas nacionales mixtas SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS SFI, clases 39 y 45, y SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS SFIM, (sic), clases 39 y 45, a la mercantil Elysius Europa, S.L.

2. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas

Con fecha 31 de enero de 2011 Elysiuis Europa S.L., interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7087/2010 contra la citada sentencia, por los motivos siguientes:

1. ) Al amparo del Art. 88.1 d) LJ , por infracción del art. 5.1 b) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia aplicable.

2. ) Al amparo del Art. 88.1 d) LJ por infracción del art. 5.1 c) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia aplicable.

3. ) Al amparo del Art. 88.1 d) LJ por infracción del art. 5.1 d) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia aplicable.

4. ) Al amparo del Art. 88.1 d) LJ por infracción del art. 5.1 g) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia aplicable.

5. ) Al amparo del Art. 88.1 c) LJ por incongruencia omisiva o subsidiariamente falta de motivación de la sentencia, especialmente en la alegación de distintividad sobrevenida, alegada en la instancia, aportando las pruebas correspondientes, y sobre las que no se pronunció la Sentencia impugnada.

Terminando por suplicar, se dicte sentencia "casando y anulando la recurrida, se ordene la concesión de las marcas números 2788566 y 2788569 en cualquiera de los casos con imposición de costas a quien se oponga a esta pretensión."

El Abogado del Estado se abstuvo de formular oposición al recurso en escrito de fecha 21 de septiembre de 2011. La entidad Serveis Funeraris de Barcelona S.A, formuló oposición en fecha 7 de septiembre de 2011, terminando por suplicar sentencia estimatoria del recurso, <<confirmando la denegación del registro de las marcas españolas nº 2788566 SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS SFI" y nº 2788569 "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS METROPOLITANS SFIM" con imposición de costas a la recurrente>>.

Por providencia de, 21 de noviembre de 2011, se nombró Magistrada Ponente a la Excma. Sra. Dª Maria Isabel Perello Domenech y se señaló para su votación y fallo el día 14 de diciembre de 2011, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha 26 de octubre de 2010 , estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Serveis Funeraris de Barcelona S.A contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de octubre de 2008, que confirmaron en alzada las dictadas anteriormente en fecha 10 de julio de 2008, que habían concedido la inscripción de las Marcas "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS SFI" mixta y cromática nº 2788566 en clases 39 y 45 del Nomenclátor Internacional y "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS METROPOLITANS SFIM" mixta y cromática, nº 2788569 también para las clases 39 y 45 del Nomenclátor Internacional. La sentencia anula las resoluciones impugnadas por no ajustarse a Derecho.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, había confirmado la concesión de las marcas y había desestimado la pretensión de Serveis Funeraris de Barcelona S.A por considerar que ninguna de las dos marcas, cuyas concesiones se recurrían en alzada, incurría en las prohibiciones invocadas contenidas en los apartados b ), c ), d ), y g) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de Marcas .

La Sala de instancia estimó el recurso contencioso administrativo formulado por Serveis Funeraris de Barcelona S.A con las siguientes consideraciones:

[...] «A la luz de lo precedentemente expuesto procede atender a las alegaciones de la parte actora, de aplicabilidad de las prohibiciones absolutas del artículo 5.1.b), c), d ) y g) de la Ley de Marcas , a las marcas nacionales mixtas SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS SFI, clases 39 y 45, y SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS METROPOLITANS SFIM, asimismo clases 39 y 45, en ambos casos para "Servicios de transporte, especialmente transporte funerario, transporte en ambulancia, servicios de taxis y alquiler de coches" y "Servicios funerarios, pompas fúnebres, entierros, servicios de cremación y organización de reuniones religiosas", respectivamente.

La alegación debe interpretarse en el sentido de que la prohibición reside en dejar a libre disposición de todos los empresarios del sector todos los signos, medios ó indicaciones que por ser necesarios, usuales o útiles para designar el género, tipo, naturaleza, calidad, u otra característica de los mismos no deben de ser apropiados en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás. Siendo evidente por lo demás que la protección administrativa del derecho de propiedad industrial, a través del correspondiente registro tiene como uno de sus fundamentos y pilares la creatividad y la especialidad de los signos con que unos industriales, fabricantes, comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo, fundamento que no puede apreciarse cuando el fonema, ideograma ó gráfico utilizado carecen de toda novedad y además recogen conceptos de uso común.

Aplicado lo anteriormente expuesto al caso presente resulta que las marcas mixtas solicitadas están compuestas por tres y cuatro vocablos SERVEIS, FUNERARIS e INTEGRALS, y SERVEIS, FUNERARIS, INTEGRALS y METROPOLITANS, seguidas de su correspondiente acrónimo, SFI y SFIM, palabras que son de uso común para distinguir la totalidad de los servicios funerarios, por lo que esta Sala y Sección interpreta que no otorgan suficiente distintividad a las marcas para poder ser registradas al amparo de lo establecido en el art. 5.3 de la Ley de Marcas , conforme al cual podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas , aun considerando que se trata de marcas mixtas y que contienen un acrónimo, que se limita a incorporar los elementos anteriores, pues al referirse a la naturaleza de los servicios que se prestan no cabe apreciar que contengan suficientes elementos distintivos de individualización.

La finalidad de este precepto no es permitir la simple conjunción de elementos comprendidos en los referidos apartados del artículo 5.1, sino solamente de aquellos que cumplen la función perseguida por el artículo 4.1, cual es distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, es decir que se trata de una denominación de fantasía, propia del ingenio de su inventor, que atribuye a la comparación un significado propio y distinto de sus elementos comparados, lo que no cabe apreciar que ocurra en el caso presente por la simple adición de los vocablos SERVEIS, FUNERARIS e INTEGRALS, y SERVEIS, FUNERARIS, INTEGRALS y METROPOLITANS, seguidas de su correspondiente acrónimo, SFI y SFIM, sin que lo precedentemente expuesto resulte suficientemente desvirtuado en el presente caso por el hecho de tratarse de marcas mixtas y por incorporar el acrónimo de sus elementos.

La ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector, impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca.

En conclusión, procede declarar que en el presente caso no concurren en las marcas mixtas concedidas, SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS SFI y SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS METROPOLITANS SFIM, elementos específicos que las hagan susceptibles de gozar de la protección del registro que contempla la ley procediendo, por ende, la estimación del pedimento de la demanda.»

Elysius Europa S.L. formula cinco motivos de casación. En los cuatro primeros motivos plantea diversas infracciones normativas, formulando el quinto motivo al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional , por considerar que la Sentencia de instancia incurre en incongruencia omisiva o subsidiariamente falta de motivación, especialmente en la alegación de distintividad sobrevenida, invocada en la instancia, aportando las pruebas correspondientes, y sobre las que no se pronunció la Sentencia impugnada, motivo que, por versar sobre una cuestión procesal, habremos de estudiar en primer lugar.

No puede prosperar el motivo. En efecto, es jurisprudencia consolidada que la respuesta judicial a las pretensiones de las partes no tiene necesariamente que consistir en una puntual contestación a todas las alegaciones formuladas, sino que puede ser más o menos detallada según el carácter esencial o accidental de cada argumento para la estimación de la pretensión, así como que puede ser incluso implícita cuando dicha respuesta está necesariamente asociada a otra sobre la que el Tribunal sentenciador se ha pronunciado de forma expresa. Pues bien, la completa lectura de la sentencia impugnada permite concluir que la Sala sentenciadora da respuesta a la alegación de distintividad sobrevenida de las marcas concedidas, rechazándola implícitamente, al apreciar la falta de distintividad de los dos signos en liza. No es posible apreciar la distintividad sobrevenida de un signo, cuando por el contrario este se percibe carente de distintividad, por ello hemos de rechazar tal alegación.

Los cuatro primeros motivos de casación articulados, serán examinados conjuntamente por la conexión argumental que apreciamos en su desarrollo, adelantando que no pueden ser acogidos.

En el primer motivo articulado al amparo del Art. 88.1 d) de la LJCA , se alega la Infracción, por la Sentencia de instancia, del art. 5.1 b) de la Ley de marcas y de su Jurisprudencia interpretativa, por no haber valorado adecuadamente las marcas mixtas en su conjunto con todos sus elementos integrantes, ni haber tomado en consideración la capacidad distintiva del elemento gráfico que forma parte integrante de dicha marca, ni de los términos SFI y SFMI.

Sostiene que esta errónea valoración infringe el criterio general que viene manteniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de que el examen de las marcas ha de efectuarse desde una visión de conjunto y sintética y sin descomponer su unidad fonética o gráfica donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales ( SSTS de 10/10/01 ; de 20/2/98 ; de 4/7/97 , así como las más recientes de 3/11/05 ; de 29/4/09 y de 15/7/09 ).

En el segundo motivo formulado al amparo del Art. 88.1 d) de la LJCA imputa a la sentencia la infracción del art. 5.1 c) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia aplicable porque el tribunal sentenciador sólo se detiene a analizar y fundamentar el fallo respecto de la genericidad del elemento denominativo realizando una valoración parcial de las marcas considerando sólo el elemento denominativo de las mismas y sin tener en cuenta que se trata de conjuntos marcarios mixtos que incorporan junto al correspondiente gráfico, los vocablos SFI Y SFIM respectivamente.

En el tercer motivo, también formulado como los anteriores, al amparo del Art. 88.1 d) de la LJCA , se aduce la infracción del art. 5.1 d) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia aplicable porque la Sentencia de instancia no ha tenido en cuenta que las marcas, ni siquiera en su parte denominativa, se han convertido en habituales en relación con los servicios protegidos. Cita y trascribe parcialmente la STS de 25/01/2010, recaída en el RC 25/01/2010 .

Finalmente al amparo del Art. 88.1 d) de la LJCA articula el cuarto motivo del recurso por infracción del art. 5.1 g) de la Ley de Marcas y de la Jurisprudencia aplicable alegando que la Sentencia de instancia aplica indebidamente el precepto. Para incurrir en la citada prohibición absoluta los signos deberían contener una indicación objetiva inductora de error o engaño al público y ni las marcas en cuestión la contienen, porque ninguno de los elementos que la integran contiene una indicación objetiva que contradiga inequívocamente el ámbito protegido, ni puede pretender la entidad Serveis Funeraris de Barcelona, S.A, que todo servicio funerario se sobreentienda haya de ser realizado por la citada entidad, cuando además dicha entidad no ha acreditado el uso engañoso de los signos cuestionados. Cita al respecto las SSTS de fechas, 26/1/87 y 12/3/87 .

En resumen, la recurrente censura en sus dos primeros motivos la aplicación indebida de las prohibiciones absolutas contenidas en los apartados b ) y c) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , porque la Sentencia de instancia sólo ha tenido en cuenta el elemento denominativo de las marcas, prescindiendo del gráfico inserto en ellas.

Censura la sentencia impugnada por la indebida aplicación del apartado d) del aludido artículo 5.1 de la Ley de Marcas , porque las marcas no se han convertido en habituales en relación con los servicios reivindicados y tampoco incurre en la prohibición contenida en el apartado g) del reiteradamente citado artículo 5.1 porque no inducen a error, ni ha quedado acreditado el uso engañoso de los signos cuestionados.

En la argumentación a la que hemos hecho referencia en el fundamento jurídico tercero la Sala de instancia efectúa una apreciación de naturaleza fáctica sobre las marcas, apreciación motivada en términos razonables y no arbitrarios. El Tribunal de instancia ha analizado todos los componentes denominativos que integran las marcas, las denominaciones y sus acrónimos, ha expresado que ha tenido en cuenta que las marcas son mixtas que incorporan un acrónimo y ha ponderado si la conjunción de todos los elementos que las forman tiene distintividad. La entidad recurrente podrá discrepar de la valoración efectuada por el tribunal sentenciador pero es razonable y está debidamente motivada, y no puede imputárse la aplicación indebida de las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 5.1 b), c ) y d ) y g) de la mencionada Ley , porque no haya tenido en cuenta alguno de los elementos que las integran. Por el contrario, en el fundamento jurídico quinto de la sentencia queda explícito el razonamiento jurídico y la ponderación de los signos en relación con el ámbito aplicativo.

Por consiguiente, lo que combate la parte no es tanto la interpretación del precepto cuanto su aplicación al caso, cuestionando una apreciación fáctica que no puede ser revisada en casación al no ser arbitraria ni patente. Como hemos afirmado en numerosas ocasiones, el recurso de casación está exclusivamente encaminado a la revisión del derecho y no a la reconsideración de los hechos probados o de las apreciaciones sobre hechos, como el de si una concreta unión de varios términos denominativos y gráficos determinados puede ser apreciada con distintividad suficiente para acceder a registro. Pues bien, tal como hemos dicho, la apreciación efectuada por la Sala de instancia, al estar razonada y no incurrir en los vicios ya indicados, es una valoración de naturaleza factual que no puede ser revisada por esta Sala de casación.

En lo que se refiere a la denunciada infracción de jurisprudencia, tampoco puede dar lugar a la casación de la sentencia. Hemos afirmado reiteradamente que el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad, dado el casuismo imperante.

Las consideraciones expuestas avalan cómo el juicio del tribunal de instancia ha respondido a la utilización correcta de los criterios supuestamente desconocidos en su resolución, de modo que la mera cita de las sentencias en que aquéllos se plasman no puede servir de fundamento para casar la ahora impugnada. Cabe añadir que en la sentencia de la Sala de 16 de Febrero de 2011, recaída en el recurso de casación nº 1023/2010 , en relación con la denegación de la marca 2.657.301 "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS" (mixta), para amparar servicios en las clases 39 y 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, también solicitada por Elysius Europa S.L., y a la que también se opuso a su concesión Serveis Funeraris de Barcelona S.A, por considerar que incurría en las prohibiciones absolutas contenidas en los apartados b ), c ) y d), del artículo 5.1. de la Ley de Marcas , nos pronunciamos con el mismo criterio, con el siguiente tenor: [...] " En el caso presente que examinamos, la composición mixta de la marca no le dota de una suficiente distintividad, pues los términos empleados en la configuración de la marca solicitada "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS", que constituyen el elemento dominante y más característico de la marca solicitada, son utilizados usualmente en el mercado para distinguir la prestación de servicios funerarios, por lo que resultan inadecuados para producir en el receptor el efecto reflejo que le permita recordar con facilidad el origen empresarial del producto designado."

En fin, el recurso debe ser desestimado pues ninguno de los motivos en que se basa demuestra las infracciones imputadas a la Sentencia. Procede pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución,