STS 705/2009, 3 de Noviembre de 2009

1.- El Procurador Dn. Jesús Acín Biota, en nombre y representación de la entidad Hotel Ritz Madrid, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Treinta de Barcelona, siendo parte demandada las entidades Roger de Lluria, S.L. y Hotel Ritz de Barcelona, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "solicitando se declare la nulidad del nombre comercial y Rótulo de establecimiento Hotel Ritz de Barcelona propiedad de HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. por violación de los límites impuestos en la autorización dada en su día por la actora o, subsidiariamente, la caducidad de dichos signos por el uso de la marca/rótulo de establecimiento HOTEL RITZ que hace demandada a través de su subsidiaria Roger de Lluria S.L. por inducir al error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad y características del establecimiento hotelero por ella explotado y, contra ROGER DE LLURIA, S.L. solicitando se ordene la cesación de los actos que violan los registros de la actora, más concretamente, que la demandada ROGER DE LLURIA, S.L. cese de utilizar el nombre, marca y/o rótulo de establecimiento Hotel Ritz en la explotación del Hotel sito en la calle Roger de Lluria nº 28 y que, en el futuro, las demandadas, directa o indirectamente, se abstengan de utilizar estos signos o cualesquiera otros que contengan los signos Hotel Ritz en ese o en otro establecimiento hotelero, y se publique la sentencia a costa de las demandadas, condenando a las demandadas en costas.".

2. - El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de las entidades Roger de Lluria, S.L. y Hotel Ritz de Barcelona, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando íntegramente dicha demanda, con condena en costas a la actora.".

   Se formuló reconvención, alegando hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para suplicar al Juzgado dictase Sentencia "en la que además de desestimar la demanda principal se estime la reconvencional, estableciendo al efecto los siguientes pronunciamientos: 1.a) Que se declare la nulidad del nombre comercial Hotel Ritz nº 1621 al no haber adaptado a las prescripciones de una norma imperativa de obligados cumplimiento, librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente. 1.b) Subsidiariamente y solo para el caso de que se entienda que la irregularidad denunciada no conlleva la nulidad del signo, que se declare su caducidad, por renovación irregular, librándose el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a idénticos efectos. 2.- Que se declare la nulidad del rótulo de establecimiento nº 260.399 solicitando por Hotel Ritz Madrid, S.A. para el municipio de Barcelona por ser incompatible con los registros prioritarios de Hotel Ritz de Barcelona, S.A. (nombre comercial nº 3820 y rótulo de establecimiento nº 204.557), librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente.

3. - Que se declare la nulidad de la marca nº 1.011.758 de Hotel Ritz Madrid, S.A. por traer causa del nombre comercial nº 1621, nulo de pleno derecho, y ser incompatible con el registro prioritario del Hotel Ritz de Barcelona S.A. (nombre comercial nº 3820), librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente. 4.- Que se condene a la demanda a estar y pasar por las anteriores declaraciones. 5.- Que, además de las costas de la demanda principal, se condene a la demandada reconvencional al pago de las costas de la reconvención.".

3. - El Procurador D. Jesús Acín Biota, en nombre y representación de la entidad Hotel Ritz Madrid, S.A., contestó a la demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que desestimando íntegramente la reconvención con condena en costas a la actora reconvencional.".

4. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, el Juez de Primera Instancia Número Treinta de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 11 de julio de 2.003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Acín Biota, en nombre y representación de HOTEL RITZ MADRID, S.A. y desestimando la reconvención formulada pro el Procurador Sr. Montero Brusell, en nombre y representación de HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A.: 1º.- Ordeno la cesación de los actos que violan los registros de Hotel Ritz Madrid, S.A., más concretamente, que la demandada ROGER DE LLURIA, S.L. cese de utilizar el nombre, marca y/o rótulo de establecimiento Hotel Ritz en la explotación del Hotel sito en la calle Roger de Lluria nº 28 y que, en el futuro, las demandadas ROGER DE LLURIA, S.L. y HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. directa o indirectamente, se abstengan de utilizar estos signos o cualesquiera otros que contengan los signos Hotel Ritz en ese o en otro establecimiento hotelero. 2º.- Absuelvo a los litigantes de los demás pedimentos contra ellos deducidos, respectivamente, en la demanda y en la reconvención.".

5. - Instada la aclaración de la anterior resolución, se dictó Auto de fecha 30 de julio de 2.003, cuya parte dispositiva es como sigue: "Aclarar el Fallo de la sentencia de fecha 11/07/2003 dictada en las presentes actuaciones que quedará de la siguiente forma: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Acín Biota, en nombre y representación de HOTEL RITZ MADRID, S.A. y desestimando la reconvención formulada por el Procurador Sr. Montero Brusell, en nombre y representación de HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.: 1º Ordeno la cesación de los actos que violan los registros de Hotel Ritz Madrid, S.A., más concretamente, que la demandada ROGER DE LLURIA S.L. cese de utilizar el nombre, marca y/o rótulo de establecimiento Hotel Ritz en la explotación del Hotel sito en la calle Roger de Lluria nº 28 y que, en el futuro, las demandadas ROGER DE LLURIA, S.L. y HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A., directa o indirectamente, se abstengan de utilizar estos signos o cualesquiera otros que contengan los signos Hotel Ritz en ese o en otro establecimiento hotelero, sin perjuicio de hacer uso del signo HOTEL RITZ (DE) BARCELONA que la codemandada Hotel Ritz de Barcelona S.A. tiene registrado a su favor. 2º Absuelvo a los litigantes de los demás pedimentos contra ellos deducidos, respectivamente, en la demanda y en la reconvención.".

Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de las entidades Hotel Ritz Madrid, S.A. y Hotel Ritz de Barcelona S.A. y Roger de Lluria, S.L., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 17 de febrero de

2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por HOTEL RITZ MADRID, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 30 de Barcelona de fecha 11 de julio de 2003, cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; DECLARAR caducados el nombre comercial 3.820 y del rótulo de establecimiento 204.557 HOTEL RITZ DE BARCELONA, Y CONDENAR a las demandadas, ROGER DE LLURIA, S.L. y HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A. a abstenerse en el futuro de utilizar el signo HOTEL RITZ en hotel sito en la calle Roger de Lluria nº 28 de Barcelona o en otro establecimiento hotelero; sin hacer expresa condena en costas. DESESTIMAR el recurso interpuesto por la representación de HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A. y ROGAR DE LLURIA, S.L. contra la referida sentencia; CONFIRMAR el resto de los pronunciamientos no afectados por la estimación del recurso anterior; con imposición de las costas de la alzada a la parte apelante.".

1.- El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de las entidades Hotel Ritz de Barcelona, S.A. y Roger de Lluria, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 17 de febrero de 2.005, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: PRIMERO.- Al amparo del nº 2, apartado primero, del art. 469 LEC, se alega infracción de la Jurisprudencia contenida en las Sentencias de 14 de octubre de 1.993 y 30 de septiembre de 2.002. SEGUNDO.- Al amparo del párrafo 2º del apartado 1º del art. 469 LEC por infracción del art. 218 LEC. TERCERO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 218.2 de la LEC y 326.1 de la misma Ley. CUARTO.- Al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 se alega infracción del art. 24 de la Constitución Española. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: PRIMERO.- Al amparo del art. 477.3 LEC en relación con el art. 477.2º LEC se alega infracción del art. 53.c) de la Ley 32/1988 de Marcas. SEGUNDO .- Al amparo del art. 477.3 LEC en relación con el art. 477.2º LEC por infracción del art. 53.c) de la Ley 32/1988 de Marcas, por no aplicación de las normas de interpretación establecidas en el art. 3.1 del Código Civil. TERCERO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 6.3 del Código Civil, con antecedente en el antiguo párrafo primero del art. 4 del Código Civil. CUARTO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 32/1988 de Marcas por inaplicación del art. 47 de dicha Ley. QUINTO .- Bajo el mismo ordinal (y con carácter subsidiario) se alega infracción del art. 6.3 del Código Civil, con antecedente en el antiguo párrafo primero del art. 4 del Código Civil. SEXTO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 38 de la Ley de Propiedad Industrial de 1.902 por inaplicación de las normas de interpretación establecidas en el art. 3.1 del Código Civil .

2. - El Procurador D. Jesús Acín Biota, en nombre y representación de la entidad Hotel Ritz Madrid S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 17 de febrero de 2.005, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: UNICO.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC, se alega infracción del art. 24 de la Constitución. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION: UNICO.- Se alega infracción de los arts. 30 y 31 de la Ley de Marcas de 1.988 .

Por Providencia de fecha 8 de junio de 2.005, se tuvo por interpuestos los recursos anteriormente referenciados y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones ante esta Sala Primera del Tribunal Supremo, comparecen, como partes recurrentes, la entidad HOTEL RITZ MADRID, S.A., representada por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril; y las entidades HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. y ROGER DE LLURIA, S.L., representadas por el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 22 de abril de 2.008, cuya parte dispositiva es como sigue: "1º) ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "HOTEL RITZ BARCELONA S.A" Y "ROGER DE LLURIA S.L". 2º) ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "HOTEL RITZ MADRID S.A".

Dado traslado, los Procuradores D. Anibal Bordallo Huidobro y D. Francisco José Abajo Abril, en sus respectivas representaciones, presentaron sendos escritos de impugnación a los recursos formulados de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 14 de octubre de 2.009, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, suscitándose diversas cuestiones en relación con violación de marca y nulidad y caducidad de nombres comerciales y rótulos de establecimiento.

Por la entidad mercantil HOTEL RITZ MADRID, S.A, se dedujo demanda contra las entidades HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. y ROGER DE LLURIA, S.L en la que solicita respecto de la primera que se declare la nulidad del nombre comercial y rótulo de establecimiento "Hotel Ritz de Barcelona" propiedad de HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. por violación de los límites impuestos en la autorización dada en su día por la actora o, subsidiariamente, la caducidad de dichos signos por el uso de la marca/rótulo de establecimiento HOTEL RITZ que hace la demandada a través de su subsidiaria Roger de Lluria, S.L. por inducir al error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad y características del establecimiento hotelero por ella explotado, y respecto de ROGER DE LLURIA, S.L. se ordene la cesación de los actos que violan los registros de la actora, más concretamente, que la demandada ROGER DE LLURIA S.L. cese de utilizar el nombre, marca y/o rótulo de establecimiento Hotel Ritz en la explotación del Hotel sito en la calle Roger de Lluria núm. 28 y que, en el futuro, las demandadas, directa o indirectamente, se abstengan de utilizar estos signos o cualesquiera otros que contengan los signos Hotel Ritz en ese o en otro establecimiento hotelero, y se publique la sentencia a costa de las demandadas.

Por las demandadas se formuló reconvención en la que se solicitan los siguientes pronunciamientos:

1. a) Que se declare la nulidad del nombre comercial Hotel Ritz nº 1621 al no haberse adaptado a las prescripciones de una norma imperativa de obligado cumplimiento, librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente.

1. b) Subsidiariamente y solo para el caso de que se entienda que la irregularidad denunciada no conlleva la nulidad del signo, que se declare su caducidad, por renovación irregular, librándose el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a idénticos efectos.

2. Que se declare la nulidad del rótulo del establecimiento nº 260.399 solicitado por Hotel Ritz Madrid S.A. para el municipio de Barcelona por ser incompatible con los registros prioritarios de Hotel Ritz de Barcelona, S.A. (nombre comercial nº 3820 y rótulo de establecimiento nº 204.557), librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente; y,

3. Que se declare la nulidad de la marca nº 1.011.758 de Hotel Ritz Madrid, S.A. por traer causa del nombre comercial nº 1621, nulo de pleno derecho, y ser incompatible con el registro prioritario de Hotel Ritz de Barcelona, S.A (nombre comercial nº 3820), librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente.

La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 30 de Barcelona, en los autos de juicio ordinario núm. 38 de 2002, estima parcialmente la demanda y desestima la reconvención ordenando la cesación de los actos que violan los registros del Hotel Ritz Madrid, S.A., más concretamente, que la demandada ROGER DE LLURIA, S.L. cese de utilizar el nombre, marca y/o rótulo de establecimiento Hotel Ritz en la explotación del Hotel sito en la Calle Roger Lluria núm. 28 y que, en el futuro, las demandadas ROGER DE LLURIA, S.L y HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A., directa o indirectamente, se abstengan de utilizar estos signos o cualesquiera otros que contengan los signos Hotel Ritz en ese o en otro establecimiento hotelero, y absolviendo a los litigantes de los demás pedimentos contra ellos deducidos, respectivamente, en la demanda y en la reconvención. Por Auto de 30 de julio de 2003 se aclaró el fallo anterior en el sentido de dejarlo redactado con el siguiente contenido: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Acín Biota, en nombre y representación de HOTEL RITZ MADRID, S.A. y desestimando la reconvención formulada por el Procurador Sr. Montero Brusell, en nombre y representación de HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A: 1º Ordeno la cesación de los actos que violan los registros de Hotel Ritz Madrid, S.A., más concretamente, que la demandada ROGER DE LLURIA, S.L, cese de utilizar el nombre, marca y/o rótulo de establecimiento Hotel Ritz en la explotación del Hotel sito en la calle Roger de Lluria nº 28 y que, en el futuro, las demandadas ROGER DE LLURIA, S.L y HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A, directa o indirectamente, se abstengan de utilizar estos signos o cualesquiera otros que contengan los signos Hotel Ritz en ese o en otro establecimiento hotelero, sin perjuicio de hacer uso del signo HOTEL RITZ (DE) BARCELONA que la codemandada Hotel Ritz de Barcelona, S.A. tiene registrado a su favor. 2º Absuelvo a los litigantes de los demás pedimentos contra ellos deducidos, respectivamente, en la demanda y en la reconvención".

La Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 17 de febrero de 2005, en el Rollo núm. 627 de 2003, estima el recurso de apelación interpuesto por HOTEL RITZ MADRID, S.A., y acuerda:

Declarar caducados el nombre comercial 3820 y el rótulo de establecimiento 204.557 HOTEL RITZ DE BARCELONA;

Condenar a las demandadas ROGER DE LLURIA, S.L y HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A., a abstenerse en el futuro de utilizar el signo HOTEL RITZ en el hotel sito en la Calle Roger de Lluria núm. 28 de Barcelona o en otro establecimiento hotelero;

Desestimar el recurso interpuesto por la representación de HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A. y ROGER DE LLURIA, S.L.; y,

Confirmar el resto de pronunciamientos no afectados por la estimación del recurso antes expresada.

Contra dicha Sentencia se interpusieron sendos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación por la parte actora y por las partes demandadas, que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 22 de abril de 2008, los que se van a examinar siguiendo un criterio de orden lógico.

1. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL formulado por las demandadas reconvinientes HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A. y ROGER DE LLURIA, S.L. Se compone de cuatro motivos:

En el enunciado del primer motivo, al amparo del art. 469.1, 2º LEC se alega infracción de las normas reguladoras de la sentencia al ignorar, absolutamente, la recurrida lo acordado en las sentencias firmes de la Sala 1ª del TS de 14 de octubre de 1993 y 30 de septiembre de 2002, así como del Auto de la Sección 15ª de la AP de Barcelona de 15 de julio de 2004 . Se citan como infringidos los arts. 216 y 222.4 LEC, 17.2 LOPJ y 118 CE.

En el cuerpo del motivo se argumenta que la sentencia que se impugna infringe los arts. 222.4 y 216 LEC porque declara la caducidad (por uso engañoso) en base de unos hechos que ha resultado probado en el procedimiento son consecuencia lógica y directa del incumplimiento de lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en las Sentencias de esta Sala 1ª TS de 14 de octubre de 1993 y 30 de septiembre de 2002 .

El motivo se desestima porque, con independencia de que mal puede operar el efecto de cosa juzgada para quien no fue parte en el proceso del que se pretende deducir tal efecto, como sucede con la actora, en cualquier caso las cuestiones que se suscitan son ajenas al contenido de los preceptos alegados, pues nada tiene que ver con la cosa juzgada el que no haya podido explotarse el negocio hotelero o recuperarse el complejo de edificios sobre los que, originariamente, descansaba la actividad del "Hotel Ritz" de Barcelona, a que se refiere el motivo.

En el enunciado del motivo segundo, al amparo del art. 469.1,2º LEC, se alega infracción de la norma reguladora de la sentencia del art. 218 LEC, con base en que por cuanto la motivación de la sentencia respecto de los elementos fácticos y jurídicos del pleito no se ajusta a las reglas de la lógica y la razón.

La argumentación del motivo, en lo que hace referencia a la regla procesal de la motivación, es decir, que se excluye cualquier análisis de aspectos jurídicos sustantivos que se pretenden introducir en un lugar inadecuado, plantea dos cuestiones. La primera alude a la falta de lógica del razonamiento del fundamento de derecho tercero de la resolución recurrida al atribuir a la entidad Hotel Ritz Madrid, S.A. los derechos a usar el nombre comercial Hotel Ritz en Madrid y a oponerse al registro con efectos fuera de Madrid, cuando, según declara, con arreglo a la Ley de Propiedad Industrial de 1902 el nombre comercial sólo era aplicable al ámbito municipal.

El primer planteamiento del motivo se desestima porque, aparte de que no es conforme a la doctrina de los actos propios desconocer la génesis de los signos de propiedad industrial de Hotel Ritz de Barcelona Sociedad Anónima (derecho a usar el nombre Ritz en virtud de cesión y aportación por Hotel Ritz Madrid, S.A. en la escritura de constitución de la codemandada otorgada el 10 de mayo de 1917), el razonamiento que alude la recurrente forma parte de un contexto más amplio, y, sobre todo, resulta irrelevante para la resolución del recurso en tanto que se integra en un conjunto de consideraciones discursivas cuya conclusión fue la desestimación de una de las pretensiones de la actora y de la apelación correspondiente a la misma, en las que se interesaba la nulidad del nombre comercial 3820 Hotel Ritz de Barcelona, Sociedad Anónima, y del rótulo Hotel Ritz de Barcelona que trae causa de aquél, lo que, al no ser objeto de impugnación ante esta Sala (como se podrá advertir al examinar los recursos de la actora), devino firme. Por otra parte resulta oportuno señalar, por si fuera de interés más adelante para el recurso de casación, que la "confusión" (a efectos dialécticos) de la sentencia recurrida se explicaría por la, en cualquier caso, no menor de la regulación legislativa de que se trata (Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y Reglamentos para su ejecución de 12 de junio de 1903 y 15 de enero de 1924 -que sustituyó al de 1903 -) que si bien se preocupó, en sintonía con la incertidumbre jurídica entonces existente, de deslindar el nombre comercial de la razón social (es significativo el contenido del apartado III del Preámbulo del Proyecto de la Ley de Propiedad Industrial) no sucedió lo mismo en relación con el rótulo de establecimiento, aspecto que, por las críticas suscitadas, trató de remediarse en el Estatuto de 1929, aunque también con una imprecisión evidente.

El segundo planteamiento del motivo también se desestima . En el mismo se denuncia una interpretación arbitraria y contradictoria del derecho transitorio. La infracción denunciada se concreta en que la sentencia recurrida aplica en relación con la caducidad del nombre comercial de la actora la normativa del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por RD. Ley de 26 de julio de 1929 (Texto refundido y revisado aprobado por R.Orden de 30 de abril de 1930 ) y, en cambio, respecto de la caducidad de los signos de la demandada Hotel Ritz de Barcelona S.A., toma en cuenta el art. 53 c) de la Ley de Marcas de 1988. Para desestimar el motivo baste decir aquí que no existe la arbitrariedad y contradicción que se alega sino que, habida cuenta, por un lado, la temporaneidad de los hechos y sus respectivos efectos jurídicos, y, por otro lado, las normativas de derecho transitorio de los respectivos textos legales (EPI y LM 32/1988), no es operativa una remisión al bloque legislativo, sino que son aplicables las diferentes regulaciones a los diversos temas. Ello excluye la arbitrariedad en la perspectiva de la motivación, sin perjuicio de que en la óptica sustantiva pueda cuestionarse la correcta interpretación y aplicación de las correspondientes normas de Derecho transitorio o intertemporal.

Por todo ello, el motivo decae.

En el enunciado del motivo tercero, al amparo del art. 469.1, 2º LEC, se aduce vulneración de los arts. 218 LEC sobre motivación y 326.1 LEC relativo a la fuerza probatoria de los documentos privados.

El motivo se desestima por las razones siguientes: acumula infracciones relativas a la motivación y a la valoración probatoria que no pueden tratarse conjuntamente ni menos mezclarse; no hay falta de motivación de la valoración probatoria, ni arbitrariedad alguna en el razonamiento al respecto, que es el único aspecto incardinable en el art. 469.1,2º LEC, sin que sea factible una nueva valoración de la prueba mediante el recurso extraordinario, ni revisión de la efectuada en la instancia, salvo los supuestos excepcionales en que pudiera ser de aplicación el cauce del art. 469.1,4º LEC ; y, finalmente, no cabe utilizar la regla de la motivación adecuada y suficiente para cuestionar apreciaciones o juicios de valor de las sentencias recurridas simplemente por no compartirse por el recurrente o por ser contrarios a sus intereses, tratando de sustituir las consideraciones judiciales por criterios subjetivos, que por respetables que sean no pueden servir para fundamentar un motivo de un recurso extraordinario por infracción procesal o de casación.

En el motivo cuarto al amparo del art. 469.1,4º LEC se alega infracción del art. 24 CE en relación con las normas citadas en los apartados anteriores.

El motivo se limita a señalar que "las cuestiones y contradicciones en las que incurre la sentencia, según ha sido expuesto, implican tal grado de arbitrariedad, irracionalidad y carencia de toda lógica, que no se puede por menos que entender vulnerado el derecho constitucional que asiste a mis mandantes a obtener de los tribunales una tutela judicial efectiva, es decir, un pronunciamiento judicial motivado y razonado en Derecho", y seguidamente recoge diversos textos de las SS del TC de 9 de febrero de 2.004, 16 de junio de 2.003, 2 de julio de 2.001, 4 de agosto de 1.999, 25 de marzo de 1.996 y 6 de octubre de

1.989 .

El motivo se rechaza de plano porque no hay ninguna arbitrariedad ni irracionalidad en la motivación de la resolución recurrida, ni en la perspectiva de la coherencia formal de su argumentación, ni en la de la fundamentación en Derecho, con independencia de si es acertada o no, tema ajeno al derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE que, como tiene reiterado el TC, no comprende el derecho al acierto.

La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal determina que deba procederse al examen del recurso de casación, de conformidad con la Disposición Final 16ª , 1, 6ª LEC.

2. RECURSO DE CASACIÓN DE HOTEL RITZ DE BARCELONA SOCIEDAD ANÓNIMA Y DE ROGER DE LLURIA SOCIEDAD LIMITADA.

En el primer motivo de este recurso de casación se alega infracción del art. 53 c) de la Ley 32/1988 de Marcas al aplicar el mismo la sentencia recurrida en contradicción con la doctrina jurisprudencia de esta Sala 1ª del TS en materia de signos y uso engañoso de los mismos.

El motivo se desestima porque las resoluciones que se citan (Sentencias de 5 de mayo de 1.989, 4 y 23 de abril de 1.991 y 10 de julio de 2.002 ) se refieren a casos diversos con apreciaciones distintas, consecuencia de los diferentes supuestos que contemplan, que nada tienen que ver con el caso enjuiciado. Da la impresión que el recurrente para poder conformar su impugnación, y ante la exigencia de infracción jurisprudencial por razón del necesario presupuesto de interés casacional (art. 477, apartado 2, ordinal tercero y 3 LEC), recogió el texto de cuatro resoluciones de esta Sala sobre hipotético uso engañoso (expresión "Alemana" en relación con una marca de cerveza; vocablo "Médica" en relación con una óptica; gráfico de un gaitero escocés en relación con una bebida; y sobre procedencia geográfica de agua embotellada) para de ahí deducir una doctrina jurisprudencial que no cabe extraer de las mismas. Y ello supone el vicio de artificialidad en la formulación del recurso de casación.

Por otro lado, y a mayor abundamiento, es clara la incardinación en el supuesto de caducidad del art. 53 c), cuando por la forma de uso del signo -en el caso nombre comercial-, en relación con el servicio concreto que designa, se aparta de la calidad y circunstancias que le caracterizan, con engaño efectivo, o riesgo suficientemente grave de engaño, para los consumidores, los cuales, atraídos por la especial calidad del servicio designado por el nombre y rótulo que incluyen el término Hotel Ritz resultan defraudados por una prestación que no es acorde con la tradicional de lujo que pretendían contratar. Por consiguiente, inconmovible la base fáctica, se asume la argumentación de la resolución recurrida por ser razonable y adecuada a las circunstancias concurrentes.

En el motivo segundo del recurso de casación se alega infracción del art. 53 c) de la LM 32/1988 por no aplicación de las normas de interpretación establecidas en el art. 3.1 CC, oponiéndose abiertamente a la jurisprudencia que sobre dicho precepto ha establecido el Tribunal Supremo.

El motivo se desestima por las razones que se exponen a continuación.

En primer lugar, la doctrina jurisprudencial citada adolece del defecto de artificialidad a los efectos del recurso. En lo que hace referencia a la de esta Sala porque, en la perspectiva genérica, no dice otra cosa que reiterar lo que dice la Ley, y, en la perspectiva concreta, nada tienen que ver los supuestos examinados (cooperativas; no haber reclamado previamente el actor ante la correspondiente Junta de Detasas; responsabilidad del Fondo N. de Garantía de Riesgos de la Circulación, después Consorcio de Compensación de Seguros; y propiedad horizontal) en las Sentencias citadas ( 15 de marzo de 1.983, 28 de marzo de 1.984, 2 de julio de 1.991, 10 de abril de 1.995 ) con el que es objeto de enjuiciamiento. Es más, flexibilizando al máximo la exigencia de interés casacional, ni siquiera cabe extraer de las resoluciones de contraste un criterio jurisprudencial unitario, porque como es de ver en su texto íntegro, e incluso en los textos parciales transcritos, se refieren a elementos hermenéuticos normativos diversos. Y en lo que hace referencia a la jurisprudencia que se cita de la Sala de lo Contencioso Administrativo no puede ser examinada porque no es idónea para fundamentar el interés casacional civil (salvo el caso no concurrente, de prejudicialidad administrativa no devolutiva).

En segundo lugar, a mayor abundamiento, la apreciación de la sentencia recurrida, consistente en que, por las circunstancias fácticas que sienta, "el uso del nombre comercial y del rótulo HOTEL RITZ DE BARCELONA que el público asocia a cinco estrellas y Gran Lujo, al aplicarlo a otro de menor calidad (4 estrellas), puede provocar a dicho público un error cuando menos en la calidad y caracteres del servicio", en absoluto contradice el espíritu y finalidad del art. 53 c) LM 32/1988, pues evidentemente un gran desmerecimiento en calidad del servicio prestado en relación con el que caracteriza al signo puede fundamentar el uso engañoso. Y no tiene razón la recurrente cuando pretende limitar la apreciación del uso engañoso al derivado del significado literal del signo (denominación), con independencia de que el término RITZ en relación con Hoteles tiene un significado de calidad excepcional, que acarrea diversos efectos o consecuencias, y entre ellas la de tener que dar debida respuesta al nivel de exigencia requerido por los clientes. Tampoco tiene razón la parte recurrente cuando se refiere a que la sentencia recurrida confunde la reputación o buen nombre que puede estar aparejado a un determinado signo con la información (calidad, características, etc) que dicho signo enuncia por si mismo, pues se trata de aspectos diferentes que operan en distintas perspectivas que no son incompatibles, resultando incólume para este Tribunal la apreciación de la especial calidad del servicio del hotel que supone el uso del signo Hotel Ritz. Y, finalmente, asimismo carece de razón el motivo cuando alude a que el titular del signo distintivo es libre de variar o modular sus prestaciones como mejor convenga a sus intereses, que simplemente conlleva el cambio de público consumidor, con cuya alegación se desconoce totalmente las condiciones y circunstancias que determinaron la constitución de la Sociedad Hotel Ritz de Barcelona S.A. -escritura pública- y que pudiera gestionar y obtener el nombre comercial núm. 3820, tal y como explica la sentencia recurrida en el fundamento de derecho segundo párrafo segundo.

En el motivo tercero se alega infracción del art. 6.3 CC, con antecedente en el antiguo párrafo primero del art. 4 del mismo CC, al aplicar el mismo en total contradicción con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en cuanto a los actos nulos de pleno derecho.

Con carácter prioritario debe señalarse que el art. 6.3 CC es un precepto medial que, por si solo, no puede servir de fundamento a un motivo de casación, por lo que, como dice la S. de 2 de febrero de 2007, es preciso complementarlo con la indicación de la norma conculcada, y responder a un planteamiento concreto en el proceso.

En el caso, la norma que se cita como infringida es la Disposición Transitoria Tercera del EPI que establecía que "cuando se trate de nombres idénticos registrados para diferentes términos municipales, podrán convivir como rótulos de establecimiento hasta la extinción de su vida legal; pero si se trata de nombres comerciales, sus concesionarios estarán obligados a caracterizarlos con la agregación del nombre del lugar de su domicilio", añadiendo en el último párrafo que "los nombres comerciales cuyos concesionarios no hicieran uso de la facultad que en la presente disposición se reconoce, serán considerados como rótulos de establecimiento y al término de su vida legal no podrán ser renovados".

La base fáctica de la contravención legal denunciada se resume en que, en tanto el nombre comercial Hotel Ritz de Barcelona no precisaba de caracterización porque se hallaba registrado el lugar del domicilio, no sucedía lo mismo con el de la actora, el cual sin embargo no fue caracterizado con la indicación "de Madrid", por lo que, no obstante la renovación concedida por la Oficina del Registro, se ha producido una contravención legal que conlleva su nulidad. La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia había denegado la nulidad con base en que el art. 197 del EPI estableció -innovó- que los nombres comerciales serán registrados para toda España, y que en los documentos números 4 y 12 de la demanda consta el acuerdo del 13 de mayo de 1930 por el que se concedía a Hotel Ritz Madrid S.A. la ampliación para toda España, para aplicarlo a las transacciones mercantiles de su hotel de viajeros, del nombre comercial Hotel Ritz núm. 1621. La Sentencia de la Audiencia aprecia la existencia de prescripción extintiva de la acción de anulación por el transcurso del plazo de quince años del art. 1964 CC, con base en (a) que tal es el criterio seguido por la jurisprudencia en sede del art. 9 del EPI, a cuya aplicación conduce el art. 163.3 del mismo Texto Legal (anulación de marcas, por sentencia firme de los Tribunales), (b), que el supuesto de incumplimiento del deber de caracterizar no es de caducidad porque no está previsto como tal en el EPI (cita el art. 206, y cabria añadir el 217 ) porque se admitió la renovación, y (c) que la naturaleza de la nulidad -por vulneración de la disposición transitoria tercera en relación con art. 201, b)- no sería absoluta, sino relativa, pues se funda en una incorrecta renovación del nombre comercial, viniendo impuesta la previsión legal para evitar un riesgo de confundibilidad con nombres comerciales idénticos inscritos bajo la Ley de 1902, y por lo tanto con un ámbito municipal.

La impugnación del motivo se resume simplemente en que hay una contravención de una norma legal, lo que da lugar a una nulidad radical, y como consecuencia la acción es imprescriptible, y cita diversas Sentencias de esta Sala que no tienen nada que ver con el caso.

El motivo se desestima porque se comparte el razonamiento antes expuesto de la resolución recurrida, sin necesidad de otros argumentos.

La jurisprudencia de esta Sala no resulta conculcada porque, ni toda disconformidad de un acto con una norma comporta la sanción de nulidad (SS. 9 de abril de 2.005 y cita, y 10 de abril de 2.007 ), ni todo supuesto de nulidad implica nulidad radical y absoluta (S.17 de junio de 2.005 y cita). La ponderación al respecto exige analizar la índole y finalidad de la norma legal contrariada y la naturaleza, móviles, circunstancias y efectos previsibles. En el caso, la conclusión de la resolución recurrida es razonable y valora adecuadamente los factores concurrentes, y ello máxime si se tiene en cuenta la situación legislativa en que se producen los hechos y el origen de los respectivos nombres comerciales de actora-reconvenida y demandada-reconviniente, a lo que ya se aludió anteriormente.

En el motivo cuarto se alega infracción de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 32/1988 de Marcas por inaplicación del art. 47 de dicha Ley, en contradicción con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de aplicación retroactiva de la Ley 32/1988 .

El motivo se desestima porque, aparte la exclusión de la materia relativa a las renovaciones producidas bajo el régimen anterior (a que se refiere explícitamente la transitoria aludida en el enunciado), dicha disposición no es aplicable porque la situación jurídica se hallaba consolidada -agotada la problemática- con anterioridad a la entrada en vigor de la LM 32/1988, habiendo incluso prescrito la acción posible con arreglo al EPI conforme se resolvió en el fundamento octavo de esta resolución. Por consiguiente, no es aplicable la doctrina jurisprudencial citada en el motivo, que limita la retroactividad de la LM 32/1988 a los efectos e incidencias de los signos, concedidos con arreglo al EPI, que se produzcan después de la entrada en vigor de la LM de 1988. A mayor abundamiento debe resaltarse que la cuestión se plantea "per saltum", ya que no fue examinada por la Sentencia de la Audiencia (obviamente por quedar excluida por la conclusión examinada en el fundamento anterior), y, por otro lado, si bien se alude al tema en la resolución del Juzgado, sin embargo no entró en su examen porque la parte demandadareconviniente ni siquiera concretó la causa del art. 11 LM que pudiera ser aplicable, defecto insalvable por cuanto el art. 47 LM tiene carácter medial, y si bien ahora se indica el apartado 1 e), hay que convenir que ya no es el momento procesal oportuno.

En el enunciado del motivo quinto se aduce infracción del art. 6.3 CC, con antecedente en el antiguo párrafo primero del art. 4 del mismo Código Civil, al no declararse la nulidad de pleno derecho de la renovación del signo "HOTEL RITZ" núm. 1621, en contradicción con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. En el cuerpo del motivo se vuelve a insistir en la nulidad de pleno derecho de la renovación por contravención de la Disposición Transitoria Tercera del EPI, con el efecto consiguiente de nulidad radical, aspecto ya examinado en el fundamento de derecho octavo, a propósito del motivo tercero; y por otro lado, a efectos de obtener una caducidad (que no se aviene con el enunciado del motivo) se incurre en la confusión de tratar de equiparar una renovación irregular (tema ya resuelto anteriormente) con una falta de renovación (arts. 206 del EPI y 51 de la LM 32/1988 ), que obviamente son diferentes y con consecuencias distintas.

Por ello el motivo decae.

En el motivo sexto, y último, se alega infracción del art. 38 a) de la Ley de Propiedad Industrial de 1902 por no aplicación de las normas de interpretación establecidas en el art. 3.1 CC, oponiéndose a la jurisprudencia que sobre dicho precepto ha establecido el Tribunal Supremo.

El motivo se desestima, porque, sin necesidad de detener la atención en consideraciones del motivo que, por su carácter fáctico, además de hacer supuesto de la cuestión, son impropias del recurso de casación, basta decir que el recurso de casación se da contra el fallo de la sentencia, y, si bien cabe impugnar la fundamentación jurídica, tal posibilidad se circunscribe a la que es determinante o decisiva de aquél, es decir, la que constituye "ratio decidendi", y, sucede que, en el particular que se examina, la motivación combatida se refiere a una acción desestimada -la de nulidad del nombre comercial 3820 y del rótulo de establecimiento 204.557 HOTEL RITZ DE BARCELONA-, como se deduce de la rúbrica que lleva el fundamento de derecho tercero de que se trata y de la conclusión obrante en su último párrafo, por lo que cualquiera que sea el criterio que cupiere mantener resultaría irrelevante al no poder extraerse las consecuencias que pretende la parte recurrente.

Por lo expuesto, se desestima el recurso de casación, y procede examinar los recursos de la actora, comenzando por el extraordinario por infracción procesal.

3. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE HOTEL RITZ MADRID S.A.

En el motivo único se denuncia infracción de las normas procesales que regulan la sentencia, al amparo de lo establecido en el art. 469.1,2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vulnerándose, con ello, el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24 de la Constitución.

El recurso está mal formulado y, además, parte de una afirmación relativa al contenido de la sentencia recurrida que no se corresponde con la realidad. La formulación del recurso incurre en las siguientes deficiencias: a) no se interpone con carácter previo al de casación lo que da lugar a una remisión del planteamiento de la cuestión al de casación que altera el orden formal del discurso; b) denuncia la existencia de una vulneración del principio que veda la reforma peyorativa, y no cita la norma procesal correspondiente que es el art. 465.4, inciso final, LEC ; y, c) invoca la infracción del art. 24 CE al amparo del ordinal 2º del art. 469.1, cuando el procedente sería el ordinal 4º . De todas formas, como se alega infracción del art. 218 LEC por incongruencia, y la vulneración de la prohibición de la "reformatio in peius" puede suponer una falta de congruencia (no necesariamente), se procede a dar respuesta a la cuestión suscitada.

El tema se refiere a la utilización por la demandada ROGER DE LLURIA S.L. del signo "HOTEL RITZ", sin ningún aditivo, por lo que queda excluido el del signo "HOTEL RITZ DE BARCELONA", y se concreta en tres apartados: 1º. La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia (parte dispositiva redactada por el Auto de Aclaración) ordena que la demandada Roger de Lluria S.L., cese de utilizar el nombre, marca y/o rótulo de establecimiento Hotel Ritz en la explotación del Hotel sito en la Calle Roger de Lluria núm. 28; 2ª. El pronunciamiento fue recurrido en apelación por la demandada como se reconoce por la aquí recurrente; y, 3º. La Sentencia de la Audiencia contiene dos pronunciamientos que son los que suscitan la cuestión planteada: por un lado, no recoge la condena del Juzgado antes expresado, sino únicamente la condena, también establecida en la sentencia de primera instancia, de las dos demandadas de abstenerse en el futuro de utilizar el signo HOTEL RITZ en [el] hotel sito en la Calle Roger de Lluria núm. 28 de Barcelona o en otro establecimiento hotelero; y, por otro lado, desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de Hotel Ritz de Barcelona S.A. y Roger de Lluria, S.L.

Del examen minucioso de la sentencia recurrida resulta a) que el fallo, en cuanto altera el de primera instancia no es incoherente con la fundamentación ("ratio decidendi"); b) no hay vulneración de la prohibición de la "reformatio in peius" porque la demandada perjudicada apeló el fallo del Juzgado; y, c) hay incoherencia interna en el fallo porque resulta contradictorio dejar sin efecto un pronunciamiento condenatorio consecuencia evidente de la estimación de una apelación (la de la entidad Roger de Lluria S.L.) y sin embargo acordar la desestimación de la apelación.

Dijimos (a) que el fallo de la sentencia recurrida, en cuanto no recoge la condena a cesar en el uso del signo Hotel Ritz, es coherente con la fundamentación porque la "ratio decidendi" de tal decisión es que no hubo uso del signo Hotel Ritz (sin aditivo). No es cierto, como pretende el motivo, que la sentencia diga que "el uso que las demandadas han hecho del signo «Hotel Ritz» hasta la declaración de caducidad es legítimo y que es a partir de este momento cuando deben de abstenerse de utilizarlo". Lo que dice la sentencia en el fundamento de derecho quinto es que "se trata de una acción fundada en la violación previa del derecho de los actores de marca [se refiere a la marca de la actora 1.011.758 HOTEL RITZ], al amparo del art. 36, a) LM 1988, y esta violación no se ha producido pues hasta ahora los actores han venido utilizando unos signos distintivos registrados a su favor". El texto es de una claridad meridiana. No reconoce ninguna legitimidad, dado que no hubo uso del signo HOTEL RITZ, sino sólo del nombre comercial 3820 y rótulo de establecimiento 204.557 HOTEL RITZ DE BARCELONA (del que, hasta la caducidad, la sociedad Hotel Ritz de Barcelona Sociedad Anónima es titular y Roger de Lluria, S.L. es licenciataria).

Dijimos (b) que no hay violación de la reforma peyorativa porque hubo apelación, y consecuentemente efecto devolutivo respecto del tema ("tantum devolutum quantum apellatum").

Y dijimos (c) que hay una incoherencia interna en el fallo, porque la resolución recurrida en plena coherencia con la "ratio decidendi" debió estimar en el extremo de que se trata el recurso de apelación de Roger de Lluria S.L. Esta incoherencia, o desarmonía formal, es beneficiosa para el actor, por lo que de conformidad con el art. 448.1 LEC carece de legitimación para recurrirla (otra cosa es el tema de fondo acerca de si hubo o no violación del signo Hotel Ritz que veremos a propósito del recurso de casación), y perjudicial para la codemandada, porque excluiría el vencimiento objetivo en cuanto a las costas procesales de la apelación, si bien este aspecto ha quedado firme al no haber sido objeto de impugnación por la parte interesada.

Por lo expuesto, se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y se pasa a examinar el de casación interpuesto por HOTEL RITZ MADRID S.A., de conformidad con lo establecido en la Disposición Final 16ª , 1, 6ª LEC.

4. RECURSO DE CASACIÓN DE HOTEL RITZ MADRID, S.A.

En el único motivo del recurso se alega infracción de los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas de 1988 (aplicables a los nombres comerciales y a los rótulos de establecimiento por mandato de los artículos 81 y 85 de la Ley de Marcas de 1988 ), normas sustantivas de aplicación para resolver la cuestión objeto de debate, llegando dicha sentencia a un fallo contradictorio con la doctrina jurisprudencial de la Sala 1ª TS.

El motivo se desestima porque sus planteamientos distorsionan el tema del debate como fue configurado por las partes y adecuadamente centrado por la resolución recurrida, e incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión. La sentencia impugnada no hace declaración explícita ni implícita de licitud del uso del signo Hotel Ritz por las demandadas hasta el momento de la declaración de caducidad, ni tampoco plantea la violación de los derechos de marca por el uso del nombre comercial 3820 y del rótulo de establecimiento 204557, registrados a favor de Hotel Ritz de Barcelona S.A. y licenciados a Roger de Lluria S.L. Lo que dice la Sentencia de manera diáfana es que no hubo violación de la marca de la actora porque la entidad Roger de Lluria S.L. no utilizó el signo HOTEL RITZ, sino el de Hotel Ritz de Barcelona S.A., por lo que carece de soporte cualquier disquisición acerca de la mutilación y alteración del signo y colisión con el registrado a nombre de la actora.

Y como el presupuesto básico de la "ratio decidendi" es que no hubo utilización o uso del signo mutilado, y tal apreciación tiene carácter fáctico, y, por lo demás, no ha sido desvirtuada, ni intentada por un cauce idóneo, el motivo (y el recurso) inciden en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión, por lo que se desestima.

La desestimación de los motivos de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación de las demandadas y reconvinientes conlleva la de los recursos y la condena a pagar las costas procesales causadas, y la desestimación de los motivos de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación de la actora y reconvenida conlleva la de estos recursos y el pago de las costas procesales correspondientes, todo ello de conformidad con lo establecido en los arts. 398.1 y 394.1 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.