STS, 15 de Noviembre de 2010

En el proceso contencioso-administrativo número 312/2004, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 276 de febrero de 2008, cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de EL CORTE INGLÉS; sin costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil EL CORTES INGLÉS, S.A. recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 3 de junio de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 26 de septiembre de 2008, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por personada a mi representada y tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de 26 de febrero de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Quinta, en el recurso número 312 de 2004, y en su día, previos los trámites legales establecidos, dicte Sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la Sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de abril de 2003 y de 4 de diciembre de 2003, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca internacional número 773.051, denegando el acceso registral de la mencionada marca "SPHERE by Maurice Lacroix Switzerland".

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Por Auto de fecha 23 de junio de 2009 se acordó dejar sin efecto el Auto de 17 de diciembre de 2008, que acordaba declarar desierto el recurso de casación, y oficiar al Tribunal superior de Justicia de Madrid (Sec. 5ª), para la remisión de nuevo de las actuaciones y el expediente administrativo.

Por providencia de fecha 26 de mayo de 2010, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de fecha 13 de septiembre de 2010 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado en escrito presentado el 18 de octubre de 2010, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas .

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Por providencia de fecha 13 de septiembre de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 10 de noviembre de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto del presente recurso de casación que enjuiciamos la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2008, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 4 de diciembre de 2003, que desestimó el recurso formulado contra la resolución precedente de 8 de abril de 2003, que concedió el registro de la marca internacional número 773.061 "SPHERE BY MAURICE LACROIX SWITZERLAND" (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 14 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo, sustancialmente, con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

[...] En el caso que nos ocupa como consideramos que del examen comparativo entre las marcas enfrentadas concurren elementos claros de diferenciación entre ellas, pues no es solamente lo que se representa a nivel de distinción para diferencias unas marcas denominativas de otras que también lo son, la existencia de un conjunto denominativo con sus elementos integrantes, como es el caso de la marca concedida en donde a parte del vocablo conflictivo coincidente "SPHERE" acompañan a la marca un nombre relevante como marca como es "MAURICE LACROIX" sobre el que poco se puede añadir que no se desprenda de su sola presencia en el conjunto integrado en de la marca concedida. No existe entre ellas, por tanto, un grado de semejanza relevante, y es la ausencia de una similitud significativa la que nos mueve a considerar que la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción de esa marca es conforme a derecho .

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., se articula en la formulación de cuatro motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En la exposición del primer motivo de casación, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, la defensa letrada de la mercantil recurrente denuncia que la sentencia recurrida vulnera claramente el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en cuanto que incurre en error en la comparación de los signos enfrentados, pues no tiene en cuenta la semejanza rayana en la identidad de las marcas opuestas, debido a que la marca internacional solicitada está compuesta en primer lugar por el término "SPHERE", lo que genera confusión en los consumidores, al coincidir con la denominación de las marcas anteriores de su titularidad, que son notorias y que están destinadas a la misma área económico-comercial del mundo de la joyería y relojería.

El segundo motivo de casación se funda en la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso formulada en relación con la interpretación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, invocando la doctrina de esta Sala expuesta en las sentencias de 13 de febrero, 15 de octubre y 5 de noviembre de 2007, que considera que el término "SFERA" es el más característico de los signos enfrentados, por su posición en la configuración de la marca aspirante, y que no puede ser calificado de genérico, desde el punto de vista legal, para los productos amparados conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas, ni desde el punto de vista usual.

En el desarrollo del tercer motivo de casación, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, se imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 13, apartados c) y d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en cuanto que la Sala de instancia elude pronunciarse sobre la pretensión de las solicitante de aprovecharse de la reputación ganada por las marcas anteriores de titularidad de EL CORTE INGLÉS, con el registro de la marca internacional solicitada que imita los signos opuestos.

El cuarto motivo de casación, fundado en la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso, reprocha a la sentencia recurrida la vulneración de la doctrina jurisprudencial que determina denegar el registro de aquellas marcas en las que se aprecie similitud con las marcas anteriores confrontadas, con el fin de evitar que del prestigio ganado por una empresa se aproveche contra su voluntad un tercero.

Sobre el primer y el segundo motivos de casación: la alegación de infracción del

artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable.

El primer y el segundo motivos de casación, que examinamos conjuntamente, deben ser rechazados, pues consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que estipula que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», y que se revela acorde con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, al apreciar, desde una visión de conjunto de los signos enfrentados, la inexistencia de similitud denominativa y fonética, debido a la particular fuerza distintiva de la denominación "MAURICE LACROIX", que configura la marca internacional solicitada, que excluye que se genere riesgo de confusión entre los consumidores, al permitirles identificar sin ningún género de error el origen comercial de los productos designados.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio del Tribunal de instancia, en el extremo que estima la compatibilidad de la marca internacional aspirante número 773.061 "SPHERE BY MAURICE LACROIX SWITZERLAND" (mixta), que designa productos de la clase 14, con las marcas nacionales oponentes número 2.410.470 "SFERA", número 2.288.962 "SFERA CENTROS", número 2.288.973 "SFERA COLOURS" y número 2.286.964 "YOUNG SFERA", en cuanto que descartamos que haya incurrido en un manifiesto error, irracionalidad o arbitrariedad en la comparación de los signos confrontados. En este sentido, observamos que la Sala de instancia ha realizado el análisis comparativo concerniente al riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas conforme a las reglas de la experiencia y del buen sentido, rechazando la existencia de semejanza significativa desde el punto de vista denominativo, fonético, gráfico y conceptual, examinadas desde la visión global o de conjunto que produce su percepción en el consumidor medio, que excluye que se origine riesgo de confusión y riesgo de asociación, no obstante la coincidencia de las áreas comerciales en que se distribuyen los productos reivindicados de joyería y relojería.

Por ello, sostenemos que la fundamentación de la sentencia recurrida es conforme a la doctrina de esta Sala jurisdiccional, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, determina que los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas, según dijimos en la sentencia de esta Sala de 5 de noviembre de 2007 (RC 4957/2005 ), es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

En el supuesto enjuiciado en el presente recurso de casación, consideramos que no resulta aplicable la doctrina expuesta en la sentencia de esta Sala jurisdiccional 13 de febrero de 2007 (RC 2930/2004 ), que confirmó la licitud de la denegación de la inscripción de la marca número 2.288.979 "SFERA COLOURS" (mixta), de la clase 39, al deber tener en cuenta la distinción de los signos confrontados en uno y otro proceso.

A estos efectos, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores, que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia, que ha atendido de forma ponderada a intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al considerar que la convivencia de las marcas enfrentadas no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación, debido a la originalidad y fuerza distintiva de la denominación "MAURICE LACROIX" para designar productos de calidad en el sector de la joyería y relojería.

Se constata, asimismo, que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuya consagración como principio rector del Derecho de marcas se desprende del artículo

12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador, que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, afirmamos en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Esta conclusión jurídica que alcanzamos determinante de la declaración de compatibilidad de las marcas enfrentadas permite rechazar el segundo motivo de casación articulado fundado en la infracción de la jurisprudencia, pues apreciamos que el pronunciamiento de la Sala de instancia no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino sólo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, de modo que, en el supuesto enjuiciado, resulta evidente la fuerza individualizadora del distintivo "MAURICE LACROIX" que ocupa la posición central de la marca aspirante, que atrae la percepción del público, dada la notoriedad y el prestigio logrado en el ámbito de los productos de relojería.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

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Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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En último término, debemos advertir que, conforme a una reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial de esta Sala, expuesta en la sentencia de 3 de mayo de 2007 (RC 6270/2004 ), no resulta determinante para resolver el litigio la cita de marcas cuyo signos distintivos difieren del supuesto marcario examinado, mediante la invocación de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, al no ser adecuadas para fundar el motivo de casación de infracción de la jurisprudencia, ni cuando se refieren a fallos de este Tribunal Supremo, dictados en aplicación del derogado Estatuto de Propiedad Industrial.

Sobre el tercer y el cuarto motivos de casación: la alegación de infracción del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable.

El tercer y el cuarto motivos de casación, que se fundamentan en la alegación de que la sentencia recurrida ha vulnerado, por inaplicación, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

, que dispone que "no podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados", y la jurisprudencia aplicable, por no tomar en consideración la notoriedad de las marcas prioritarias compuestas por el distintivo "SFERA", no pueden ser acogidos, puesto que consideramos que el Tribunal de instancia rechaza acertadamente, aunque de forma implícita, que se produzca dicho aprovechamiento, dado que se trata de marcas que incluyen denominaciones diferenciadas que no posibilita el error entre el público consumidor interesado en la adquisición de productos de joyería y relojería.

En efecto, conforme es doctrina de esta Sala, la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que, habiendo declarado el Tribunal sentenciador que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable, salvo cuando se acredite que para el público pertinente se produce riesgo de conexión entre los productos y servicios designados por las marcas en conflicto, que influya en las opciones de compra y suponga un beneficio injusto por parte del titular de la marca aspirante y debilitamiento del carácter distintivo o de la notoriedad o del renombre de la marca anterior.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los cuatro motivos de casación desarrollados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil antes EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo 312/2004 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo 312/2004 .

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.