STS, 15 de Julio de 2010

DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo número 1427/2006, contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de septiembre de 2006 que, desestimó el recurso de alzada formulado contra el anterior acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2005, de concesión de la marca nacional BLUE TECH denominativa número 2.591.782, para proteger productos de clase 9, ya que la concesión de la marca en clase 42 del Nomenclátor Internacional no fue impugnada.

En su escrito de demanda, de 15 de junio de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia « estimando íntegramente el presente Recurso, declarando nulas y sin valor ni efecto alguno las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de diciembre del 2005 (BOPI de 16 de enero de 2006), que declaró compatibles las marcas nº 2.591.782 "BLUE TECH" en la clase 9 e internacional nº 839.150 BLUETEC, y de 21 de septiembre de 2006 (BOPI de 1 de noviembre de 2006) que concedió el acceso registral a la primera de ellas al desestimar el recurso de alzada formulado por esta parte, anulando dichos actos por no ajustarse a derecho, y declarando la denegación del acceso registral a la citada marca "BLUETEC" (sic) en la clase 9, ordenándolo así para su cumplimiento por dicho organismo administrativo, con imposición de las costas a quien se opusiese a las pretensiones de esta parte. »

El ABOGADO DEL ESTADO contestó a la demanda por escrito de 25 de febrero de 2008 en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dicte sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente.

. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda dictó Sentencia con 12 de marzo de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue: « FALLAMOS: Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación de la mercantil DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de septiembre de 2006 por la que se concedió la marca nº 2.591.782 X BLUE TECH para la clase 9.»

DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT interpuso en fecha, 29 de octubre de 2009, ante esta Sala, el presente recurso de casación número 5542/2009 contra la citada sentencia, formulando los siguientes motivos:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Considera infringidos los artÍculos 67.1 de la LJCA y 218 de la LEC, por la imprecisión, confusión e incongruencia omisiva de la Sentencia de instancia.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/200, de 7 de diciembre de Marcas, por la identidad fonética y conceptual entre los signos enfrentados, "BLUETEC /BLUE TECH" que protegen productos similares.

La recurrente analiza exhaustivamente la semejanza aplicativa entre las marcas argumentando que "las unidades de control electrónico para el accionamiento de carburadores y otras instalaciones para controlar la composición de la mezcla aire/combustible para motores de combustión interna, y los sistemas de control de emisiones y las unidades de control del motor" que protege la marca anterior "BLUETEC" se encuentran incluidas dentro del enunciado general de productos de la clase 9 que ha reivindicado la marca aspirante "BLUE TECH".

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción del artículo 8.1 y 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas en relación con el carácter notorio de su marca "BLUETEC", citando diversas sentencias en relación con el mayor rigor comparativo al efectuar el examen de signos distintivos dotados de notoriedad.

El ABOGADO DEL ESTADO presentó escrito con fecha 16 de marzo de 2010 solicitando la desestimación del recurso y con costas. Mientras que por la recurrida CAMBEMBA no re realizo manifestación alguna.

Por providencia de 5 de mayo de 2010 se nombró Magistrada Ponente a la Excma.Sra.Dª.Isabel Perelló Doménech, y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de julio de 2010, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, con fecha 12 de marzo de 2009, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por DAIMLERCHRYSLER AG contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue desestimado el recurso interpuesto contra la concesión de la inscripción de la marca número 2.591.782 "BLUE TECH" denominativa para la protección de productos de clase 9 del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de la marca número 2.591.782, solicitada por CAMBEMBA, S.L., se había opuesto DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT con su marca prioritaria, "BLUETEC" denominativa internacional número 839.150, que protege en clase 7: "Sistemas de escape; instalaciones para tratamiento de los gases de los tubos de escape como parte del sistema de accionamiento del vehículo; sistemas de control de emisiones; componentes únicos de sistemas de control de emisiones tales como convertidores catalíticos, filtros de gases de escape; filtros de partículas diesel y equipos para los mencionados productos incluidos en esta clase; instalaciones de filtros para motores como partes del sistema de accionamiento de vehículos; carburadores y otras instalaciones para controlar la composición de la mezcla aire/combustible para motores de combustión interna para vehículos terrestres; unidades de control del motor"; en clase 9: "Unidades de control electrónico para el accionamiento de carburadores y otras instalaciones para controlar la composición de la mezcla aire/combustible para motores de combustión interna"; y en clase 12: "Vehículos de motor y sus partes y motores para vehículos terrestres y sus partes"

Frente a la inicial concesión de la marca, la entidad oponente planteó recurso de alzada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que fue desestimado por considerar que no concurrían en el caso de autos los « presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1b) citado, pues ponderando ambos factores de confundibilidad, entre la marca solicitada nº 2591782 BLUE TECH en clase 9, existen notas diferenciales de conjunto, y en particular los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son los suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el público. En efecto, la marca solicitada reivindica el enunciado general de la clase 09 (aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos... de señalización, de control (inspección),... aparatos para la conducción, distribución,.. regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, ...del sonido o imágenes, ..., equipos para el tratamiento de la información y ordenadores...) mientras que la marca obstaculizante ampara en clase 09 productos muy específicos "unidades de control electrónico para el accionamiento de carburadores y otras instalaciones para controlar la composición de la mezcla aire/combustible para motores de combustión interna" que se centran en un mercado muy concreto y especializado y satisfacen unas necesidades de consumo claramente determinadas, a lo que ha de unirse el carácter técnico/especializado de las personas que intervienen en el ámbito identificado, por lo que no existe riesgo de interferencia en el tráfico ni posibilidad de confusión.»

El tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, con la siguiente fundamentación jurídica:

[...] el riesgo de confusión en el mercado ha de ser más probable cuando la concurrencia tenga lugar en un sector comercial común, según ocurre en el presente caso, ya que tanto la marca preexistente como la nueva se refieren a los mismos productos, encuadrados en idéntica clase (la

30), aun cuando tal coincidencia no llegue a desvirtuar el resultado del análisis comparativo gráfico, verbal y semántico.

A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta en el fundamento de derecho anterior entendemos que es correcta la concesión de la marca BLUE TECH al entender que no existe una semejanza entre las marcas enfrentadas, siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para producir riesgo de confusión entre los consumidores.

[...]Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas".

En atención a dicha doctrina, que sigue plenamente en vigor con la aplicación de laLey 17/01, entendemos que no existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que ambas marcas van dirigidas a ámbitos aplicativos suficientemente distintos como para producir confusión entre los consumidores.»

DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT articula su escrito de interposición del recurso de casación en torno a tres motivos, el primero al amparo del artículo 88.1.c) de la LJCA, por incongruencia omisiva de la sentencia impugnada y, en los dos siguientes, con fundamento en el artículo

88.1 .d) denuncia la infracción del artículo 6.1 y del artículo 8.1 y 2 de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

Debemos abordar, en primer lugar, el planteamiento y desarrollo del primer motivo casacional amparado en el apartado c) del artículo 88.1 de la aludida Ley Jurisdiccional en el que se aduce el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia.

En este primer motivo, se imputa a la Sentencia de instancia la omisión de la evaluación detallada y congruente del caso concreto y déficit de motivación, por haber realizado una simple argumentación genérica y rutinaria, añadiendo que además, parece referirse a un caso diferente al sometido a la Sala. Invoca los artículos 67.1 de la LJCA y 218 de la LEC, por considerar que la sentencia es incongruente por no haberse pronunciado sobre los siguientes aspectos fundamentales que incidían en la aplicación de los preceptos invocados: a) Identidad fonética entre las marcas "BLUETEC" y "BLUE TECH"; b) Identidad conceptual para cierto sector del público que tenga unas ciertas nociones de inglés; c) La concurrencia aplicativa existente entre las marcas por quedar incluidos los productos protegidos por la prioritaria entre los amparados por los productos de la aspirante a tenor de la redacción con la que se efectúa la reivindicación del ámbito aplicativo de la marca "BLUE TECH"; d) Interrelación de los factores que intervienen en la valoración de la compatibilidad de los signos; e) Notoriedad de la marca "BLUETEC" en el sector de la automoción.

En efecto, tal incongruencia e imprecisión se aprecia por este Tribunal al analizar las consideraciones realizadas que conducen a la desestimación del recurso con un razonamiento que adolece de falta de coherencia, claridad y de precisión y que omite pronunciarse sobre la notoriedad invocada de la marca prioritaria "BLUETEC", por la demandante.

La Sentencia de instancia cita la doctrina jurisprudencial emanada sobre disposiciones del Estatuto de la Propiedad Industrial en el tercer párrafo del fundamento de derecho segundo ; en el penúltimo párrafo del mismo fundamento, cuando se refiere al elemento conceptual o semántico se remite a la conclusión del párrafo anterior, que no contiene ninguna, y hace alusión a las imágenes cuando tanto la aspirante como la prioritaria son de carácter denominativo. Afirma que los productos son los mismos, "encuadrados en idéntica clase (la 30)", cuando, según figura en el expediente, tanto la marca aspirante, como la oponente, coinciden en la protección de productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional, y se revela equívoca al poner en relación este párrafo con el último del fundamento jurídico tercero en que declara que " ambas marcas van dirigidas a ámbitos aplicativos suficientemente distintos como para producir confusión entre los consumidores."

Estos equívocos e imprecisiones no recaen sobre datos intrascendentes, sino sobre elementos relevantes a tenor de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, porque esta Ley obliga a evaluar los factores de confundibilidad de forma interrelacionada, ciñéndose a los datos registrales, y debió ser objeto de un análisis específico la concurrencia aplicativa alegada.

Es claro, por tanto, que la Sentencia recurrida incurre en el vicio que se denuncia en el primer motivo de casación, pues ha omitido responder las alegaciones sustanciales vertidas en el recurso contencioso-administrativo, adolece de claridad, coherencia y resulta equívoca en lo que razona; no se realiza el necesario examen comparativo de las marcas atendiendo a sus características esenciales que por el contrario se confunden y se alude al ámbito de la clase 30 -correspondiente a productos alimenticios- que no guarda relacción con los ordenados en la clase 9 del Nomenclátor Internacional de marcas. Todo lo anterior evidencia la omisión de la respuesta y un claro déficit de motivación de la Sentencia de instancia ante la ausencia de respuesta clara, precisa y coherente sobre las alegaciones formuladas con un pronunciamiento que no satisface las exigencias derivadas del artículo 24 CE . Debemos, pues, estimar dicho motivo de casación.

Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. artículo 95.2.d) de la L.J .] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Ello exige examinar si el acto administrativo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que confirmó la concesión de la marca, es conforme con el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y si procede la aplicación del artículo 8.1 y 2 invocado por DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT.

Como venimos afirmando, la aplicación de la prohibición relativa establecida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, requiere la concurrencia acumulativa de las siguientes circunstancias: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada; c) Que por la concurrencia de estas circunstancias exista un riesgo de confusión o asociación indebida con la marca anterior para el destinatario del signo. Además hay que evaluar el carácter distintivo de la marca anterior, como se desprende de las SSTJCE.

En el presente caso al efectuar la comparación de las marcas enfrentadas desde una visión de conjunto, se aprecia en el caso enjuiciado que existe una gran similitud entre las marcas "BLUETEC" y "BLUE TECH" por una cuasi total identidad denominativa, fonética y conceptual entre los signos por la coincidencia en la adopción de los términos "BLUE" Y "TEC/TECH". Estos términos, aún escritos en inglés en la marca aspirante, resultan asequibles para cierto sector de los consumidores que sí tiene nociones de lengua inglesa y está familiarizado con los sufijos "TEC/TECH" alusivos a tecnología. Este factor de confundibilidad no está compensado con una diferenciación de todos los productos protegidos por la marca aspirante que aleje cualquier riesgo de confusión o asociación indebida respecto de la prioritaria. Los productos protegidos por la marca "BLUETEC" -"unidades de control electrónico para el accionamiento de carburadores y otras instalaciones para controlar la composición de la mezcla aire/combustible para motores de combustión interna, y los sistemas de control de emisiones y las unidades de control del motor"- forman parte del ámbito de los aparatos e instrumentos científicos, de medir, de pesar, de señalizar y de control considerado en un sentido amplio, del que no pueden considerarse excluidos ni las máquinas calculadoras ni los equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, protegidos por la aspirante. También hay que considerar incluidos a los "aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad" reivindicados por la marca "BLUE TECH" como formando parte de los vehículos de motor y motores y sus partes que también protege "BLUETEC". Por tanto, atendiendo a la naturaleza de los productos, y a la percepción del consumidor de este tipo de aparatos e instrumentos hay que concluir que concurre el factor afinidad aplicativa entre ellas. La gran similitud de los signos en su aspecto fonético, su identidad conceptual y su afinidad aplicativa, llevan a concluir que con el acceso a registro de la marca aspirante se puede producir un riesgo de asociación indebida con la anteriormente registrada, respecto de algunos de los productos reivindicados y por tanto es aplicable la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con los "aparatos e instrumentos científicos, de control, de pesar, de señalización y medida, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores". Por contra, no apreciamos este riesgo de confusión o asociación indebida respecto a los restantes productos de la clase 9 reivindicados: "aparatos e instrumentos náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de socorro y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, extintores". Por tanto respecto de estos productos consideramos que no concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/200, de 7 de diciembre de Marcas .

No resulta aplicable el artículo 8 apartados 1 y 2 de la Ley de Marcas, porque no se considera probada la notoriedad de la marca "BLUETEC". Puede apreciarse el avance tecnológico que supone para el sector de la automoción la disminución y control de emisiones contaminantes, pero ello no implica que "BLUETEC" haya alcanzado un grado de conocimiento notorio en el sector, y ninguna de las pruebas que se aportan en la demanda logra demostrarlo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Ha lugar al recurso de casación interpuesto por DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT, contra la sentencia dictada con fecha 12 de marzo de 2009, en el recurso contencioso-administrativo número 1427/2006, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos.

Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de septiembre de 2006 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 19 de diciembre de 2005, y ratificó la concesión del registro de la marca nº

2.591.782 «BLUE TECH» denominativa, para la clase 9 del Nomenclátor Internacional, actos administrativos que revocamos denegando la inscripción de la marca para "aparatos e instrumentos científicos, de control, de señalización, de pesar y medida, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores" y concediendo la inscripción de la marca para "aparatos e instrumentos náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de socorro y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras y extintores" de la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.