STS 17/2001, 29 de Junio de 2010

En el proceso contencioso-administrativo número 666/2006, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 198 de diciembre de 2008, cuyo fallo dice literalmente:

Que estimando el recurso interpuesto por "ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO, S.L." contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución debemos anularla y la anulamos; y en consecuencia, declaramos el derecho de la recurrente a inscribir la marca nº 2.595.863 "ALDIPA" con gráfico, para las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional, y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 27 de julio de 2009 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 26 de octubre de 2009, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe este en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, confirmando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la solicitud de registro de marca nº 2.595.863 ALDIPA y disponiendo la denegación de dicha solicitud de registro de marca.

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Por providencia de fecha 11 de diciembre de 2009, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de 21 de enero de 2010 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la entidad mercantil ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO, S.L.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Procurador Don Javier Ungría López, en representación de la entidad mercantil ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO, S.L., por escrito presentado el día 2 de febrero de 2010, efectuó las alegaciones que consideró oportunas, y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado, con sus copias, este escrito de oposición al Recurso de Casación interpuesto por ALDI EINFAUK GMBH & CO.OHG contra la sentencia número 2446 dictada por la SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID con fecha 18 de diciembre de 2008, trámite en el que esta parte actúa como recurrida, se sirva en su día dictar sentencia por la que se declare que no ha lugar al presente Recurso de Casación y se muestre íntegro acuerdo con el fallo de la misma que declara el derecho de ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO, S.L. a la inscripción del registro solicitado para la marca nº

2.595.863 "ALDIPA" y gráfico, en las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, condenando en costas a la parte recurrente.

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2º.- El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 10 de marzo de 2010, manifiesta «que se abstiene de evacuar dicho trámite».

Por providencia de fecha 8 de abril de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 23 de junio de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de diciembre de 2008, que estimó el recurso contencioso-administrativo número 666/2006, interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO, S.L. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 24 de enero de 2006, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.595.863 "ALDIPA" (mixta), para amparar servicios en las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 21 de abril de 2005.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimación del recurso contencioso-administrativo y reconoce el derecho de la entidad mercantil ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO, S.L. recurrente, a inscribir la marca nacional número 2.595.863 "ALDIPA" (mixta), para las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, con base en la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al apreciar que no concurre la doble identidad de signos y servicios que exige dicha disposición legal, según se razona en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] En el presente supuesto, entiende la Sala que las denominaciones enfrentadas "ALDIPA" y "ALDI" presentan suficientes diferencias de conjunto que las distinguen e individualizan sin dar lugar a error alguno de confusión o asociación en los consumidores. Ex abundantia, no concurre la doble identidad de denominación y servicios o productos que exige la actual Ley de Marcas, ya que la marca denegada se dedica a la gestión, distribución, venta y almacenaje de productos químicos, disolventes y residuos industriales, mientras que la marca prioritaria "ALDI" se dedica a servicios de venta al por menor en supermercado, de toda clase de artículos y productos. Por tanto, no van a coincidir ambas marcas en los mismos canales de comercialización, por lo que la convivencia en el mercado será presumiblemente pacífica, sin perjuicio de que en la marca denegada "ALDIPA" se realce el término ALDI en letra más gruesa y distintiva.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG se articula en la formulación de dos motivos de casación:

El primer motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, imputa a la sentencia recurrida la vulneración, por indebida aplicación, de los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia, por no tomar en consideración la serie de coincidencias fonéticas existentes en los signos enfrentados, que, en buena lógica, debería impedir su pacífica convivencia en el mercado.

Con la invocación del artículo 88.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se aduce que la sentencia recurrida ha omitido una serie de hechos -idéntica impresión de conjunto, idéntica tonicidad, identidad de las cuatro primeras letras, notoriedad del signo "ALDI", la evidente colisión de los ámbitos aplicativos, protección del nombre comercial "ALDI" al amparo del artículo 8 del Convenio de la Unión de París-, que demostrarían la confundibilidad de las marcas enfrentadas y el injustificado aprovechamiento de la reputación de las marcas obstaculizadoras.

En el segundo motivo de casación, que se funda con el amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por vulneración del artículo 78 de la Ley jurisdiccional de 1956, y del artículo 24 de la Constitución, se denuncia que la sentencia recurrida no ha valorado «la aplicación de la notoriedad en función del artículo 8 de la Ley de Marcas », ignorando la jurisprudencia relativa a la protección de la marca notoria, que sostiene que no pueden acceder al registro aquellas marcas, aún cuando no hubiere error o confusión con las marcas oponentes, si se produce un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior.

Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Procede desestimar la prosperabilidad del segundo motivo de casación, que por razones de lógica procesal examinamos prioritariamente, pues consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia, en infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el vigente artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que la sentencia «decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso», y en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que concreta los principios de claridad, congruencia y motivación de las sentencias, ya que la sentencia recurrida expresa en el fundamento jurídico tercero, que hemos transcrito con anterioridad, un juicio sucinto pero razonado sobre la inexistencia de riesgo de confundibilidad entre las marcas confrontadas, la marca novel número 2.595.863 "ALDIPA" y las marcas prioritarias oponentes "ALDI", debido a que presentan diferencias de conjunto que las distinguen e individualizan, basado en la disimilitud de los signos confrontados y el grado de relación de los ámbitos aplicativos, al distinguir las marcas oponentes servicios de venta al por menor en supermercados, lo que permite descartar que por su notoriedad sean merecedoras de una protección reforzada más allá de este concreto ámbito aplicativo y rechazar que se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación de la familia de marcas prioritarias configuradas por el distintivo "ALDI".

En efecto, apreciamos que, aunque la Sala de instancia no analice expresamente los argumentos vertidos en el escrito de contestación a la demanda por la defensa letrada de la entidad codemandada en el proceso de instancia, la mercantil ALDI EINKAUF & CO.OHG, referidos a la aplicación del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ni exprese ningún razonamiento sobre la doctrina jurisprudencial relativa a la protección jurídica de la marca notoria frente al riesgo de debilitamiento de su fuerza distintiva y potencia publicitaria, este defecto procesal carece de la transcendencia casacional propugnada, en cuanto que constatamos que la alegación sobre el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas prioritarias "ALDI", se formaliza en dicho escrito procesal en relación con la marca "ZALDI" (págs. 26 y 27), que no es la marca cuestionada en este proceso, que devalúa, por tanto, el reproche que se efectúa sobre si la inscripción de la marca aspirante defrauda la confianza del consumidor en que no accedan al registro aquellas marcas de las que se corre el riesgo de que sean explotadas por «empresarios polizones».

En este sentido, resulta adecuado consignar que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero, que se reitera en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero y 83/2009, de 25 de marzo, el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, se vulnera por un órgano jurisdiccional cuando incurre en incongruencia procesal, si se aprecia la concurrencia de los siguientes presupuestos:

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo, venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" (SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 85/ 2006, de 27 de marzo, FJ 5 ). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" (SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 ). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" (SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; y 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5 ) .

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Y, asimismo, resulta oportuno referir que en la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre

, se determina el alcance del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones sustanciales planteadas por las partes, y argumentos no relevantes, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo, resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre, FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994, y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo; 1/2001, de 15 de enero; 5/2001, de 15 de enero; 148/2003, de 14 de julio, y 8/2004, de 9 de febrero, entre otras (FJ 3 )``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 .b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo, en relación con la casación por infracción de Ley» .».

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas

En suma, en razón de la concreta proyección de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso examinado, cabe entender que la Sala de instancia no ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva o ex silentio que justifique la casación de la sentencia recurrida, puesto que observamos que la fundamentación analizada ofrece una respuesta implícita sobre la inaplicación, en este supuesto, de la prohibición de registro contemplada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, de modo que descartamos que se haya producido un desajuste entre los términos en que la parte codemandada fundamentó su pretensión de que se declare ajustada a derecho la denegación de la marca número 2.595.863 "ALDIPA" y el fallo, que sea lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución.

Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable.

El primer motivo de casación articulado debe ser desestimado, puesto que consideramos, en primer término, que la Sala de instancia no ha incurrido en error de Derecho en la aplicación del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, que «no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», ya que el pronunciamiento concerniente a la inaplicación de la prohibición de registro contemplada en dicho precepto legal, respecto de la concesión de la inscripción de la marca solicitada número 2.595.963 "ALDIPA" (mixta), para los servicios designados de las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas (servicios de venta al detalle en comercios y/o a través de redes mundiales informáticas de todo tipo de productos químicos, disolventes y alcoholes; servicios de publicidad; servicios de importación y exportación; servicios de almacenaje, depósito, embalaje, distribución y transporte de todo tipo de productos químicos, disolventes y alcoholes y residuos industriales), no es irrazonable ni arbitrario, pues se basa, con base jurídica en la aplicación del principio de especialidad, en la apreciación de la existencia de «suficientes diferencias de conjunto que las distinguen e individualizan sin dar lugar a error alguno ni confusión o asociación en los consumidores», que determina que no concurre el presupuesto de doble identidad de signos y productos o servicios.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.595.863 "ALDIPA" (mixta), que designa los servicios indicados en las clases 35 y 39, con las marcas nacionales y comunitarias oponentes "ALDI", que amparan servicios en la clase 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de venta al por menor en comercios), al apreciarse la existencia de disimilitud denominativa entre los signos en conflicto, analizados comparativamente, desde una visión de conjunto, aunque la marca solicitada incluya en su distintivo la denominación de la marca prioritaria, y disimilitud aplicativa, porque los servicios designados por las marcas prioritarias se centran en el ámbito de los servicios de distribución al por menor de toda clase de productos, preferentemente alimenticios, en comercios, significativamente en supermercados, que evita, por la especialidad de los servicios reivindicados por la marca novel, que se genere riesgo de confusión en los consumidores destinatarios de los servicios reivindicados sobre la procedencia empresarial.

Por ello, sostenemos que la Sala de instancia ha respetado la doctrina de este Tribunal Supremo, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), que establece que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que sostiene, de que las marcas confrontadas pueden convivir en el mercado, se fundamenta en un juicio razonable sobre la inexistencia de riesgo de confusión, debido a las diferencias apreciables, desde una visión global o de conjunto, de las denominaciones en pugna "ALDIPA" y "ALDI", al ofrecer la marca solicitada una grafía que le dota de fuerza distintiva, y el escaso grado de relación de conexidad de los servicios designados, que permite rechazar la tesis argumental impugnatoria que propugna la parte recurrente de que existe una evidente colusión de los ámbitos aplicativos.

En la sentencia de esta Sala de 27 de junio de 2007 (RC 2644/2005 ), dijimos:

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Como ha declarado reiteradamente esta Sala, esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo

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A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia, al atender de forma ponderada a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994

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Estimamos que no procede que esta Sala del Tribunal Supremo, en su función de Tribunal de Casación, en virtud de la aplicación del artículo 88.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, promueva la facultad procesal de integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por éste, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico, porque la defensa letrada de la parte recurrente pretende en realidad, apelando a este precepto, que se revise la valoración de la Sala de instancia sobre la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, reproduciendo las alegaciones sobre la comparación de los signos formuladas en la instancia.

Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de disimilitud denominativa entre los signos confrontados compensa el potencial grado de relación de los servicios reivindicados en las clases 35 y 39, que excluye que se defraude la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Por ello, la sentencia recurrida, que determina la compatibilidad de las marcas confrontadas, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, puesto que, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, y deber valorar, asimismo, la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

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Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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Asimismo, debemos rechazar la prosperabilidad del extremo del primer motivo de casación, fundado en la vulneración de la prohibición de registro prevista en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que «no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores», y de la jurisprudencia aplicable al caso, puesto que, aunque la Sala de instancia no se ha pronunciado explícitamente sobre el carácter notorio de las marcas anteriores oponentes "ALDI", ni ha analizado que el titular de la marca solicitada pretenda aprovecharse de la reputación de las marcas obstaculizadoras, consideramos que la diferencia de los signos confrontados y la distinción de los servicios reivindicados por la marca solicitada número 2.595.863 "ALDIPA" (mixta), en las clases 35 y 39, respecto de los servicios que amparan las marcas prioritarias registradas por ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG, excluye, en este supuesto, que se genere riesgo de confusión o riesgo de asociación, y, por ello, que se produzca aprovechamiento de la reputación o de notoriedad de las marcas prioritarias, y que pueda proyectarse por ello, en este caso litigioso, la doctrina jurisprudencial relativa a la protección jurídica reforzada de las marcas notorias.

En efecto, en el supuesto examinado, compartimos, por tanto, el criterio formulado, implícitamente, por la sentencia recurrida, de que no concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, puesto que, no obstante reconozcamos la reputación, prestigio y notoriedad de las marcas oponentes "ALDI", y del grupo de marcas asociadas de titularidad de ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG en el ámbito de los servicios de distribución de productos alimenticios en grandes superficies, no se ha demostrado la existencia de al menos uno de los tres tipos de riesgo a que alude dicha disposición legal, que evidencie la conexión entre los servicios y el carácter notorio, pues no se ha acreditado que el uso de la marca solicitada pueda ser perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior considerada, dadas las específicas características de los servicios reivindicados, ni se deduce que se produzca riesgo de dilución de la notoriedad, debido a la disminución del poder de atracción de la marca registrada prioritaria, pues no se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presenten características o cualidades que debiliten dicho reconocimiento, ni cabe estimar que se produzca sin justa causa un aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado, pues no cabe inferir que el público pertinente, sin confundir la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos, experimente una atracción particular sobre los servicios de la empresa ALCOHOLES Y DISOLVENTES PARICIO, S.L. amparados en la marca impugnada.

Cabe concluir el examen de este primer motivo de casación, coincidiendo con el criterio jurídico expuesto por la Sala de instancia, con la declaración de que la marca aspirante número 2.595.863 "ALDIPA" (mixta), que distingue servicios de las clases 35 y 39, es compatible con las marcas nacionales y comunitarias prioritarias "ALDI", de titularidad de la empresa ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG, que amparan, asimismo, servicios en la clase 35, al no inducir a confusión al público por ser distintas las denominaciones contrapuestas, y a que no se deduce que la convivencia de los signos en el mercado genere dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias, pues no induce a asociar los servicios reivindicados respecto de una errónea procedencia empresarial .

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse los dos motivos de casación formulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de diciembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 666/2006.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de diciembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 666/2006.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.