STS 278/2010, 13 de Mayo de 2010

1.- El Procurador D. Javier Segura Zariquiey, en nombre y representación de la entidad Pinti España, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veinticuatro de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Sarreal Art i Llum, S.A .; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "con los pedimentos declarativos y de condena siguientes: Primero : Se declare que la demandante, PINTI ESPAÑA, S.A., como titular de las marcas, entre otras, registradas concedidas y en vigor, nº 465.605 "MONIX" en clase 8 y 21 e internacional nº 416.435 "MONIX" en clases 8 y 21, tiene derecho, de forma exclusiva, excluyente y legitima, a la propiedad de las precitadas marcas en España respecto de los productos por las mismas distinguidos. Segundo . Se declare que las marcas nº 1.953.323 "MONIX" en clase 21 y nº 1.953.327 "MONIX" en clase 8, nº 1.953.324 "MONIX" en clase 14, 1.953.325 "MONIX" en clase 11, 1.953.328 "MONIX" en clase 7 y 1.953.329 "MONIX" en clase 6 se encuentran actualmente incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas por la existencia de las marcas titularidad de mi principal relacionadas en el pedimento primero. Tercero . Se declare que las marcas precitadas en el pedimento segundo fueron adquiridas con mala fe por parte de la demandada. Cuarto Se declare que la demandada, Sarreal Art i Llum S.A . con la adquisición de solicitud de transferencia y registro de las marcas indicadas en el segundo de los pedimentos incurre en un acto de competencia desleal. Quinto Se condene a la demandada Sarreal Art i Llum, S.A. a estar y pasar por las anteriores declaraciones. Sexto Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº 1.953.323 "MONIX" en clase 21 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Séptimo Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.323 "MONIX" en clase 21 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquella titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del suplico de la presente demanda. Octavo Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº 1.953.327 "MONIX" en clase 8 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Noveno Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº

1.953.327 "MONIX" en clase 8 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del Suplico de la presente demanda. Décimo Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº 1.953.324 "MONIX" en clase 14 y, en consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Decimo primero Subsidiaramente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.324 "MONIX" en clase 14 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del Suplico de la presente demanda. Decimo segundo Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional ºn 1.953.325 "MONIX" en clase 11 y, en consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Décimo tercero Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.325 "MONIX" en clase 11 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del suplico de la presente demanda. Decimo cuarto Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº 1.953.328 "MONIX" en clase 7 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Decimo quinto Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el procedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.328 "MONIX" en clase 7 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del Suplico de la presente demanda. Decimo sexto Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº 1.953.329 "MONIX" en clase 6 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Decimo séptimo Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.329 "MONIX" en clase 6 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del suplico de la presente demanda. Decimo octavo Que, en cualquier caso, se ordene la publicación de la sentencia, o extracto de la misma, a costa de la demandada, en dos diarios de ámbito nacional. Decimo noveno Que en cualquier caso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se condene en costas a la demandada por su temeridad y mala fe.".

2. - El Procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad Sarreal Art i Llum, S.A ., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para suplicar al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando la demanda, absolviendo a mi mandante de las pretensiones contenidas en la demanda promovida por la sociedad PINTI ESPAÑA. Todo ello con imposición de las costas a la demandante.".

   Se formuló reconvención con la alegación de hechos y fundamentos de derecho pertinentes, y suplicó al Juzgado dictase Sentencia "acordando: 1.- Declarar, que dada la condición SARREAL ART I LLUM S.A. de titular de buena fe de las marcas nacionales 796.081, 1.953.323, 1.953.324, 1.953.325, 1.953.327,

   1.953.328 y 1.953.329, de la marca internacional núm. 416.435 y de la marca nacional norteamericana

   1.602.351, dicha sociedad tiene el derecho exclusivo y excluyente para el uso y explotación de la marca MONIX respecto de los productos comprendidos y amparados en las mismas. 2.- Declarar que la marca número 465.605, se halla de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1 y 53.a) de la Ley de Marcas, caducada por la falta de uso efectivo de la misma. 3.- Condenar a la compañía PINTI ESPAÑA, S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones. 4.- Subsidiariamente, y a la vista de las circunstancias concurrentes y expuestas en el presente escrito, prohiba a PINTI ESPAÑA, S.A., el uso y explotación de la marca MONIX, ya sea a través de la marca número 465.605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular. 5.- En cualquier supuesto, se condene a la compañía PINTI ESPAÑA, S.A., a la publicación de la sentencia a su costa, al menos en dos diarios de ámbito nacional. 6.- Todo ello con expresa imposición de las costas sin la limitación contenida en el párrafo último del art. 523 de la antigua LEC, por actuar la demandada con manifiesta temeridad.". 3.- El Procurador D. Javier Segura Zariquiey, en nombre y representación de la entidad Pinti España, S.A., contestó a la demanda reconvencional con alegación de hechos y fundamentos de derecho y suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando la misma por cuantas alegaciones han quedado consignadas en el cuerpo del presente escrito y condenando, en consecuencia, a Sarreal Art i Llum, S.L . a todos los pedimentos contenidos en el Suplico de la demanda presentada por esta parte, con expresa imposición de costas de la litis a la contraparte.".

4. - El Procurador D. Angel Montero Brusell, en representación de la Comisión Liquidadora de Acreedores Preferentes de Comercial Monix S.A., compareció en las actuaciones sobre la posibilidad de evicción, realizando las alegaciones que estimó pertinentes, suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: a) Declare nulos y sin efecto: 1.- la factura emitida en nombre de "COMERCIAL MONIX, S.A." por su administrador D. Avelino, el día 6 de julio de 2000 bajo nº 11/00 y por importe de

   52.780.000 ptas., por no estar capacitado para ello al no tener el concurso de la Intervención Judicial, ni autorización judicial, ni el consentimiento de la "Comisión Liquidadora" designada en el Convenio de "COMERCIAL MONIX, S.A.", de conformidad con lo previsto en el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y art. 1297 del Código Civil. 2 .- El documento de transferencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, suscrito por D. Avelino y D. Roberto . Por no estar, el primero de ellos capacitado para ello al no tener el concurso de la Intervención Judicial, ni autorización judicial, ni el consentimiento de la "Comisión Liquidadora" designada en el Convenio de "COMERCIAL MONIX, S.A." por aplicación de lo previsto en el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y arts. 1291-3º y 1297 del Código Civil . b) Subsidiariamente, declare nula la inclusión en la cita factura y transferencia de las marcas: MONIX 416435 mixta de clase 8 y 21, y la internacional MONIX 1602351 de clase 21, por inexistencia de precio y por aplicación de lo previsto en el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y arts. 1291-3º y 1297 del Código Civil . c) Que en cualquier caso mantenga a PINTI ESPAÑA, S.A. en los plenos derechos dominicales de las siguientes marcas transmitidas a su favor en la escritura de 10 de noviembre de 2.000 ante el notario de Barcelona Don Tomás Jiménez Duart, bajo nº 6331 de su protocolo. Solicitud de marca nº 2.4348.890 de clase 35. Marca nº 480.371 "GAVIOTA" de clase 8. Marca nº 1.018.681, "SILVERMONIX", de clase 21. Marca nº 1.083.338, "PON CAFE DE MONIX", de clase 35. Marca Internacional nº 416.435 "MONIX", de clase 8 y 21. Marca nº 465.605 "MONIX", de clase 8 y 21. d) Que en cualquier caso manifiesta la vigencia de la marca nº 465.605 "MONIX" de clase 8 y 21. e) La expresa imposición de costas a SARREAL ART Y LLUM, S.A. por su evidente temeridad y mala fe.".

5. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escrito. El Juez de Primera Instancia Número 24 de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 31 de julio de 2.002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Primero.- Desestimó íntegramente la demanda formulada por el Procurador Sr. Segura Zariquey en representación de Pinti España, S.A. contra Sarreal Art i Llum, S.A . comparecida por el Procurador Sr. Anzizu Furest y consecuentemente absuelvo libremente y con todos los pronunciamientos favorables a la demandada Sarreal de las pretensiones formuladas por la actora ya por vía de acción reivindicatoria, con carácter principal ya por las acciones de nulidad que plantea por vía subsidiaria, así como respecto de su pretensión de que se declare que las marcas titularidad de Sarreal fueron adquiridas con mala fe por parte de la demandada o de que su actitud incurre en un acto de incompetencia desleal. Impongo las costas de esa demanda principal que se desestima en su integridad y en todos sus pedimentos a Pinti España, S.A. Segundo.- Estimo parcialmente la demanda que por vía reconvencional formula Sarreal Art i Llum S.A . contra Pinti España, S.A. y consecuentemente: A) Declaro que dada la condición de Sarreal Art i Llum S.A. de titular de buena fe de marcas nacionales 796081, 1953323, 1953324, 1953325, 1953327, 1953328 y 1953329 y de la marca nacional número 416435 y de la marca nacional norteamericana 1602351 dicha sociedad tiene el derecho exclusivo y excluyente para el uso y la explotación de la marca Monix respecto los productos comprendidos y amparados en las mismas. Condeno a la compañía Pinti España, S.A. a estar y pasar por la anterior declaración. C) Desestimo la pretensión de que se declare que la marca número 465605 se halla de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º 1º y 53 a de la Ley de Marcas caducado por la falta de uso efectivo de la misma y acojo la subsidiaria de que vistas las circunstancias concurrentes, se prohiba a Pinti España, S.A. el uso y explotación de la marca Monix ya sea a través de la marca número 465605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular. D) Condeno a Pinti España la publicación de esta sentencia a su costa al menos en dos diarios de ámbito nacional. Dispongo que cada contendiente abonará las costas causadas en su instancia y las comunes por mitad en lo relativo a esta demanda reconvencional instada por Sarreal contra Pinti España, S.A. Igualmente desestimo las pretensiones formuladas por la Comisión de Acreedores preferentes de Comercial Monix, S.A. comparecida por medio del Procurador Sr. Montero Brussel que se desestime íntegramente en todos sus pronunciamientos por incompatibilidad con el acogimiento de la demanda reconvencional formulada por Sarreal. Deberá la Comisión abonar las costas causadas a su instancia.". SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Pinti España, S.A., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 28 de julio de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: ESTIMAMOS en parte el recurso interpuesto por PINTI ESPAÑA, S.A. y DESESTIMAMOS en su integridad los formulados por SARREAL ART I LLUM, S.A., COMISION LIQUIDADORA DE COMERCIAL MONIX, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Veinticuatro de los de Barcelona, cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución y REVOCANDOLA en parte desestimamos en su integridad la demanda en reconvención deducida contra PINTI ESPAÑA, S.A. imponiendo las costas devengadas por la misma en la primera instancia y las devengadas en esta alzada por su recurso a SARREAL ART I LLUM, S.A . Imponemos también las costas devengadas en esta alzada por su recurso a la Comisión Liquidadora de Comercial Monix S.A. y sin formular condena respecto de las costas devengadas por la Pinti España, S.A. en esta alzada.".

   Instada la aclaración de la resolución, a instancia de la representación de la entidad Sarreal Art i Llum, S.A ., la Audiencia dictó Auto con fecha 18 de octubre de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "No ha lugar a la Aclaración de la Sentencia, dictada por este Tribunal en fecha 28 de julio de 2.005, que solicita la representación procesal de SARREAL ART I LLUM, S.A ., que se confirma en todos sus extremos.".

El Procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad "Sarreal Art i Llum", interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 28 de julio de 2.005, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS RECURSO DE CASACION.- Se alega existencia de mala fe y contradicción con sus propios actos por la parte actora y quiebra de los principios de especialidad y prioridad registral. MOTIVOS RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL.- Al amparo de los ordinales segundo y cuarto del art. 469.1 LEC .

Por el Procurador D. Javier Segura Zaraquiey, en nombre y representación de la entidad Pinti España, S.A., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 28 de julio de 2.005, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS RECURSO DE CASACION.- PRIMERO.- Al amparo de los arts. 477.1, 477.2.3º y 477.3 de la LEC, se alega interpretación errónea del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988 de Marcas en relación con los arts. 3.1, 20.1 y 30 de la misma norma. SEGUNDO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por interpretación errónea del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988 de Marcas en relación con los arts. 1, 48.1 y 56 de la misma norma. TERCERO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988 de Marcas en relación con los arts. 21.1, 35 y 48.1 de la misma norma.

Por Providencia de fecha 21 de diciembre de 2.005, se tuvieron por interpuestos los recursos anteriores y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad SARREAL ART I LLUM, S.A ., representada por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril y la entidad PINTI ESPAÑA, S.A., representada por la Procurador Dª. Isabel Campillo García; y como parte recurrida LA COMISION LIQUIDADORA DE ACREEDORES PREFERENTES DE COMERCIAL MONIX, representada por la Procurador Dª. Paz Santamaría Zapata.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 13 de enero de 2.009, cuya parte dispositiva es como sigue: "1º) NO ADMITIR el motivo segundo del RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "PINTI ESPAÑA S.A" contra la Sentencia de fecha 28 de julio de 2005 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) en el rollo de apelación 177/2003 dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 707/2000 del Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona. 2º) ADMITIR los motivos primero y tercero del RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "PINTI ESPAÑA S.A" contra la referida Sentencia . 3º) ADMITIR el RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuesto por la representación procesal de "SARREAL ART I LLUM S.A" contra la indicada Sentencia. 4º ) ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "SARREAL ART I LLUM S.A " contra la citada Sentencia.".

Dado traslado, el Procurador D. Francisco José Abajo Abril, en representación de la entidad Sarreal Art i Llum, S.A .; la Procurador Dª. Isabel Campillo García, en representación de la entidad Pinti España, S.A., presentaron sendos escritos de oposición a los recursos formulados de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 21 de abril de 2.010, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso versa sobre derecho marcario y de la competencia desleal. El núcleo de la controversia se resume en obtener el derecho exclusivo y excluyente al uso y explotación de unas marcas, produciéndose el conflicto porque una entidad adquirió varias de su anterior titular y otra entidad adquirió otras del mismo anterior titular, que éste no había transmitido, y entre las marcas hay confundibilidad por identidad de signo denominativo, e identidad o similitud de los productos que designan. Se ejercitaron acciones de reivindicación, caducidad por no uso, prioridad registral y nulidad de registro, pero el debate ha quedado reducido a derecho marcario y a las dos últimas cuestiones antes referidas.

Por la entidad mercantil PINTI ESPAÑA, S.A. se dedujo demanda contra SARREAL ART I LLUM S.A . en la que solicita: Primero .- Se declare que la demandante, PINTI ESPAÑA, S.A., como titular de las marcas, entre otras, registradas concedidas y en vigor, nº 465.605 "MONIX" en clase 8 y 21 e internacional nº 416.435 "MONIX" en clases 8 y 21, tiene derecho, de forma exclusiva, excluyente y legitima, a la propiedad de las precitadas marcas en España respecto de los productos por las mismas distinguidos. Segundo .- Se declare que las marcas nº 1.953.323 "MONIX" en clase 21 y nº 1.953.327 "MONIX" en clase 8, nº 1.953.324 "MONIX" en clase 14, 1.953.325 "MONIX" en clase 11, 1.953.328 "MONIX" en clase 7 y

1.953.329 "MONIX" en clase 6 se encuentran actualmente incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas por la existencia de las marcas titularidad de mi principal relacionadas en el pedimento primero. Tercero .- Se declare que las marcas precitadas en el pedimento segundo fueron adquiridas con mala fe por parte de la demandada. Cuarto .- Se declare que la demandada, Sarreal Art i Llum S.A . con la adquisición de solicitud de transferencia y registro de las marcas indicadas en el segundo de los pedimentos incurre en un acto de competencia desleal. Quinto .- Se condene a la demandada Sarreal Art i Llum, S.A. a estar y pasar por las anteriores declaraciones. Sexto .- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº 1.953.323 "MONIX" en clase 21 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Séptimo .- Subsidiariamente, y para el caso de que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.323 "MONIX" en clase 21 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquella titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del suplico de la presente demanda. Octavo .Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº 1.953.327 "MONIX" en clase 8 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Noveno .- Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.327 "MONIX" en clase 8 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del Suplico de la presente demanda. Décimo .- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº

1.953.324 "MONIX" en clase 14 y, en consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Decimo primero .- Subsidiaramente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.324 "MONIX" en clase 14 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del Suplico de la presente demanda. Decimo segundo .- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional ºn 1.953.325 "MONIX" en clase 11 y, en consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Décimo tercero .- Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.325 "MONIX" en clase 11 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del suplico de la presente demanda. Decimo cuarto .- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº 1.953.328 "MONIX" en clase 7 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Decimo quinto .- Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el procedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.328 "MONIX" en clase 7 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del Suplico de la presente demanda. Decimo sexto .- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional nº 1.953.329 "MONIX" en clase 6 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Decimo séptimo .Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional nº 1.953.329 "MONIX" en clase 6 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del suplico de la presente demanda. Decimo octavo .- Que, en cualquier caso, se ordene la publicación de la sentencia, o extracto de la misma, a costa de la demandada, en dos diarios de ámbito nacional. Decimo noveno .- Se condene en costas a la demandada.

Por la entidad mercantil SARREAL ART I LLUM se formuló reconvención en la que solicita: 1.- Se declare, que dada la condición de SARREAL ART I LLUM S.A. de titular de buena fe de las marcas nacionales 796.081, 1.953.323, 1.953.324, 1.953.325, 1.953.327, 1.953.328 y 1.953.329, de la marca internacional núm. 416.435 y de la marca nacional norteamericana 1.602.351, dicha sociedad tiene el derecho exclusivo y excluyente para el uso y explotación de la marca MONIX respecto de los productos comprendidos y amparados en las mismas. 2.- Se declare que la marca número 465.605, se halla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1 y 53.a) de la Ley de Marcas, caducada por la falta de uso efectivo de la misma. 3.- Condenar a la compañía PINTI ESPAÑA, S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones. 4.- Subsidiariamente, y a la vista de las circunstancias concurrentes y expuestas en el presente escrito, se prohiba a PINTI ESPAÑA, S.A., el uso y explotación de la marca MONIX, ya sea a través de la marca número 465.605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular. 5.- En cualquier supuesto, se condene a la compañía PINTI ESPAÑA, S.A., a la publicación de la sentencia a su costa, al menos en dos diarios de ámbito nacional. 6.- Todo ello con expresa imposición de las costas.

En el proceso compareció la COMISION LIQUIDADORA DE COMERCIAL MONIX S.A. que solicitó :

1. Se declare nulos y sin efecto: 1.- la factura emitida en nombre de "COMERCIAL MONIX, S.A." por su administrador D. Avelino, el día 6 de julio de 2000 bajo nº 11/00 y por importe de 52.780.000 ptas., por no estar capacitado para ello al no tener el concurso de la Intervención Judicial, ni autorización judicial, ni el consentimiento de la "Comisión Liquidadora" designada en el Convenio de "COMERCIAL MONIX, S.A.", de conformidad con lo previsto en el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y art. 1297 del Código Civil. 2 .El documento de transferencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, suscrito por D. Avelino y D. Roberto, por no estar, el primero de ellos capacitado para ello al no tener el concurso de la Intervención Judicial, ni autorización judicial, ni el consentimiento de la "Comisión Liquidadora" designada en el Convenio de "COMERCIAL MONIX, S.A." por aplicación de lo previsto en el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y arts. 1291-3º y 1297 del Código Civil . b) Subsidiariamente, se declare nula la inclusión en la citada factura y transferencia de las marcas: MONIX 416435 mixta de clase 8 y 21, y la internacional MONIX 1602351 de clase 21, por inexistencia de precio y por aplicación de lo previsto en el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y arts. 1291-3º y 1297 del Código Civil . c) Que en cualquier caso se mantenga a PINTI ESPAÑA, S.A. en los plenos derechos dominicales de las siguientes marcas transmitidas a su favor en la escritura de 10 de noviembre de 2.000, solicitud de marca nº 2.4348.890 de clase 35. Marca nº 480.371 "GAVIOTA" de clase 8. Marca nº 1.018.681, "SILVERMONIX", de clase 21. Marca nº 1.083.338, "PON CAFE DE MONIX", de clase 35. Marca Internacional nº 416.435 "MONIX", de clase 8 y 21. Marca nº 465.605 "MONIX", de clase 8 y 21. d) Que en cualquier caso se manifieste la vigencia de la marca nº 465.605 "MONIX" de clase 8 y 21.

5. La expresa imposición de costas a SARREAL ART I LLUM, S.A .

   La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 24 de Barcelona el 31 de julio de 2.002, en los autos de juicio de menor cuantía número 707 de 2.000, acuerda: Primero: Desestimar íntegramente la demanda formulada por Pinti España, S.A. contra Sarreal Art i Llum, S.A ., absolviendo libremente a la demandada Sarreal de las pretensiones formuladas por la actora ya por vía de acción reivindicatoria, con carácter principal, ya por las acciones de nulidad que plantea por vía subsidiaria, así como respecto de su pretensión de que se declare que las marcas titularidad de Sarreal fueron adquiridas con mala fe por parte de la demandada o de que su actitud incurre en un acto de incompetencia desleal; con imposición de las costas a Pinti España, S.A. Segundo: Estimar parcialmente la demanda reconvencional formulada por Sarreal Art i Llum S.A . contra Pinti España, S.A. y consecuentemente: A) Declarar que dada la condición de Sarreal Art i Llum S.A. de titular de buena fe de marcas nacionales 796081, 1953323, 1953324, 1953325, 1953327, 1953328 y 1953329 y de la marca nacional número 416435 y de la marca nacional norteamericada 1602351 dicha sociedad tiene el derecho exclusivo y excluyente para el uso y la explotación de la marca Monix respecto los productos comprendidos y amparados en las mismas. B) Condenar a la compañía Pinti España, S.A. a estar y pasar por la anterior declaración. C) Desestimar la pretensión de que se declare que la marca número 465605 se halla de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º 1º y 53

1. de la Ley de Marcas caducado por la falta de uso efectivo de la misma y acoger la subsidiaria de que, vistas las circunstancias concurrentes, se prohiba a Pinti España, S.A. el uso y explotación de la marca Monix ya sea a través de la marca número 465605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular. D) Condenar a Pinti España la publicación de esta sentencia a su costa al menos en dos diarios de ámbito nacional. Asimismo se dispone que cada contendiente abonará las costas causadas en su instancia y las comunes por mitad en lo relativo a la reconvención. Finalmente se desestiman las pretensiones formuladas por la Comisión de Acreedores preferentes de Comercial Monix, S.A. por incompatibilidad con el acogimiento de la demanda reconvencional formulada por Sarreal, con imposición a dicha Comisión de las costas causadas a su instancia.

   La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 28 de julio de

   2.005, en el Rollo núm. 177/2.003, estima el recurso interpuesto por PINTI ESPAÑA, S.A. y desestima los formulados por Sarreal Art i Llum, S.A . y Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A., contra la resolución del Juzgado, y, con revocación parcial, desestima en su integridad la reconvención deducida contra Pinti España, S.A. Asimismo acuerda imponer las costas devengadas por dicha reconvención en la primera instancia y por su recurso de apelación a Sarreal Art i Llum, S.A ., y las devengadas por su recurso a la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A. No se formula condena respecto de las devengadas por Pinti España, S.A. en la alzada.

   Dicha Sentencia establece en su fundamento de derecho quinto que son hechos acreditados que interesan al debate los siguientes: Comercial Monix, S.A., en 1.995 presentó expediente de suspensión de pagos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de Valls. Con fecha 31 de enero de dos mil, tras proclamar el resultado de la votación favorable al convenio presentado, dicho Juzgado dictó Auto aprobando el convenio que preveía la constitución de sendas comisiones liquidadoras de acreedores ordinarios y preferentes. Con fecha de 14 de julio de 2000, se constituye la COMISION LIQUIDADORA DE ACREEDORES PREFERENTES DE COMERCIAL MONIX, S.A. Prácticamente la totalidad de los activos de COMERCIAL MONIX,S.A. se hallaban embargados por organismos públicos y trabajadores. Tanto el grupo italiano PINTINOX, del que forma parte la demandante PINTI ESPAÑA, S.A., como el grupo TAURUS, del que forma parte la compañía SARREAL ART I LLUM S.A ., se muestran interesadas en los activos de COMERCIAL MONIX, S.A., iniciándose durante el año 1999 entre aquéllas y la suspensa determinadas negociaciones en ese sentido. La Agencia Tributaria inicia un expediente de adjudicación directa de las marcas MONIX que habían sido por ella objeto de traba. A dicho expediente acuden tanto PINTI ESPAÑA, S.A., como SARREAL ART I LLUM, S.A. En fecha 21 de junio de 2.000, y al ser la cantidad ofrecida por PINTI ESPAÑA, S.A. en dicho expediente inferior (40.000.000 ptas.) a la presentada por SARREAL ART I LLUM S.A . (45.500.000 ptas.), la Agencia Tributaria acuerda adjudicar los signos distintivos a Sarreal Art i Llum S.A . Las marcas MONIX adjudicadas a SARREAL en el expediente administrativo de adjudicación directa son las siguientes: A) Marca MONIX nº 796.081, CLASE 21 (Denominativa), solicitada en fecha 15 de julio de 1.975, de la que SARREAL ART I LLUM, S.A ., consta como titular registral en virtud de resolución de fecha 1 de septiembre de 2.000, publicada en fecha 16 de octubre de 2.000. B) Marca MONIX nº 1.953.323, CLASE 21 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que SARREAL ART I LLUM, S.A ., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta. C) Marca MONIX nº 1.953.324, CLASE 14 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que SARREAL ART I LLUM, S.A ., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta. D) Marca MONIX nº 1.953.325, CLASE 11 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que SARREAL ART I LLUM, S.A ., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta. E) Marca MONIX nº 1.953.327, CLASE 8 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que SARREAL ART I LLUM, S.A ., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta. F) Marca MONIX nº 1.953.328, CLASE 7 (Mixta solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que SARREAL ART I LLUM, S.A., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta. G) Marca MONIX nº 1.953.329, CLASE 6 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que SARREAL ART I LLUM,

   S.A ., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta. El legal representante de COMERCIAL MONIX, S.A., a la vista de la adjudicación, gira la correspondiente factura, en la que reseñan las marcas adjudicadas, con el importe de la adjudicación y el IVA correspondiente. SARREAL ART I LLUM, S.A . inicia desde ese momento los trámites registrales oportunos para inscribir a su nombre las marcas adquiridas y el 16 de octubre de 2.000, la titularidad sobre las marcas MONIX referidas aparece publicada en el Boletín de la OEPM a favor de Sarreal Art i Llum S.A . La COMISION LIQUIDADORA DE ACREEDORES DE COMERCIAL MONIX, S.A. interpone, en fecha 21 de agosto de 2.000, recurso contra dicho acto de adjudicación. La Agencia tributaria desestima el recurso mediante resolución de 14 de noviembre de 2.000, PINTI ESPAÑA, S.A. mediante comunicación de fecha 25 de septiembre de 2.000, dirigida a la sociedad SARREAL ART I LLUM, S.A ., realiza una oferta de compra de los signos distintivos de los que SARREAL ART I LLUM S.A . es titular. Con posterioridad PINTI ESPAÑA, S.A. suscribe, mediante escritura pública, de fecha 10 de noviembre de 2.000, un contrato de compraventa por el que la COMISION LIQUIDADORA DE ACREEDORES PREFERENTES DE COMERCIAL MONIX, S.A. le vende, entre otras marcas propiedad de COMERCIAL MONIX S.A., la marca MONIX 465.605 (denominativa) en Clases 8 y 21. La Sentencia expresada examina y resuelve cinco cuestiones:

1. La primera se refiere a la pretensión de declaración de caducidad de la marca Monix 465.605 formulada por Sarreal Art i Llum, S.A . en su reconvención, que se reitera en el recurso de apelación de esta entidad. El recurso, y por consiguiente la pretensión reconvencional, se desestiman con base en que Pinti España, S.A. ha probado el uso efectivo y real de la marca cuya caducidad se pretende, resultando acreditado que la ha utilizado en una forma que no altera significativamente la forma bajo la cual se halla registrada, todo ello en los términos previstos en el artículo 4.2 a) de la LM de 1.988, y siendo irrelevante la variación gráfica que en nada altera la distintividad denominativa del signo.

2. La segunda cuestión que examina es la relativa a la acción reivindicatoria de marca ejercitada por la entidad Pinti España, S.A. con base en el artículo 3.3 de la LM de 1.988 . La misma se desestima con base en que la demandante no concretó la obligación legal o contractual violada, y tampoco se constató la existencia de fraude de sus derechos, puesto que no se delata por parte de Sarreal un actuar prevaliéndose de determinada información para perjudicar o defraudar los derechos de Pinti España, para obtener el registro de las marcas que ésta reivindica, ni de la prueba resulta la existencia de deber de lealtad o de fidelidad infringido por el registro de aquellos signos distintivos. Tampoco hay prueba de una conducta que proceda calificar de mala fe a cargo de Sarreal.

3. La tercera cuestión se refiere a la acción de nulidad ejercitada por PINTI ESPAÑA, S.A. en relación con las marcas adquiridas por Sarreal por hallarse incursas en la prohibición establecida en el art. 12.1 a) de la LM 32/1988 por la existencia de las marcas titularidad de la actora relacionadas en el pedimento primero de la demanda. La pretensión se desestima, en síntesis, porque los signos en liza al provenir de un mismo titular no provocan los riesgos que la norma tutela al tener un inmediato origen común. En el momento de la adquisición de las marcas por Sarreal, constaban inscritas a nombre de Comercial Monix, S.A. La adquisición posterior por Pinti España, S.A. de otros signos no legitima para el ejercicio de la acción de nulidad. Cuando Pinti España, S.A. y Sarreal Art i Llum, S.A . adquirieron las respectivas marcas, ambas sabían las que adquirían y las que no.

4. La cuarta cuestión resuelta se resume en la inaplicabilidad de la Ley de Competencia Desleal por resultar "innegable la incardinación de las cuestiones controvertidas en sede marcaria".

5. La quinta, y última cuestión, hace referencia a la pretensión reconvencional de Sarreal estimada en la resolución del Juzgado, y que se impugna mediante el recurso de apelación de Pinti España, S.A., que se concreta en la prohibición a Pinti España, S.A. del uso y explotación de la marca Monix ya a través de la marca 465.605 o de cualquiera que, con dicha denominación, pudiera ser actualmente titular. Frente a la argumentación de la reconviniente Sarreal de haber sido adquiridos tales signos distintivos por Pinti España con manifiesta mala fe y en flagrante fraude de ley, la sentencia de la Audiencia estima que "de la prueba practicada no resulta acreditado, en la medida suficiente, que la compraventa de 10 de noviembre de 2.000 entre la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A. y Pinti España, S.A. aparezca revestida de algún elemento torticero o fraudulento, viniendo motivada tal adquisición por un legítimo motivo competitivo y de ampliación de su actividad en el mercado".

   Por PINTI ESPAÑA, S.A. se formuló recurso de casación, del que se admitieron los motivos primero (en el que se denuncia infracción e interpretación errónea del art. 12.1 letra a de la Ley 32/1988, de Marcas en relación con los arts. 3.1, 20.1 y 30 de la propia norma, y vulneración de la doctrina jurisprudencial) y tercero (en el que se acusa infracción e interpretación errónea del art. 12.1, letra a de la Ley 32/1.988, en relación con los arts. 31.1, 35 y 48.1 de la misma, y vulneración de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sentada respecto de la acción de nulidad de marca por incursa en causa de prohibición relativa), y se inadmitió el motivo segundo, por Auto de esta Sala de 13 de enero de 2.009 . Por SARREAL ART I LLUM, S.A . se interpusieron recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. En el primero se alega existencia de mala fe y contradicción con sus propios actos por la parte actora y quiebra de los principios de especialidad y prioridad registral y en el segundo se invocan los ordinales segundo y cuarto del art. 469.1 LEC . Se suplica se declare la mala fe de Pinti España, S.A., en ejercicio de su acción, por contravenir sus propios actos, así como el derecho exclusivo y excluyente de Sarreal, para el uso y explotación de la marca Monix respecto de los productos comprendidos y amparados en las marcas adjudicadas en el expediente administrativo de la AET, prohibiendo a Pinti España, S.A. el uso y explotación de la marca MONIX, ya sea a través de la marca número 465.605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular. Los recursos fueron admitidos por el Auto de la Sala de 13 de enero de 2.009 .

En el escrito de recurso de Pinti España, S.A. se solicita se declare la inadmisibilidad de los recursos de Sarreal por falta de interés casacional al carecer sobrevenidamente de interés en virtud de haber ganado firmeza la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 55 de Barcelona de 13 de abril de 2.004, recaída en el proceso seguido entre las mismas partes con el número 197 de 2.002. Se aduce que los hechos en que se funda el recurso de Sarreal ya han sido enjuiciados en el otro proceso habiéndose producido el efecto de cosa juzgada material porque esta Sala 1ª dictó el 23 de septiembre de

2.008, en el Rollo 2500/2005, Auto de inadmisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por Sarreal Art i Llum contra la Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de julio de 2.005, dictada en el Rollo núm. 440/2004, en el que se confirmaba en apelación la dictada por el Juzgado núm. 55 en el juicio núm. 197 de 2.002 . El proceso versó sobre la pretensión ejercitada por Sarreal mediante la que interesaba la declaración de nulidad del contrato de compraventa de marcas celebrada el 10 de noviembre de 2.000 entre la Comisión Liquidadora de Acreedores Preferentes de Comercial Monix, S.A. (como vendedora) y Pinti España, S.A. (como compradora), y entre las que figuraba la marca núm. 465.605 "Monix". La resolución firme rechaza la concurrencia de ilicitud de causa consistente en la única finalidad de perjudicar, así como la existencia de mala fe por parte de las dos entidades que celebraron el contrato de compraventa, y explícitamente declara que no resuelve cuales son los derechos preferentes y que marcas deben prevalecer sobre las otras, cosa -dice- que es objeto de otro pleito [con referencia al presente].

Para resolver la cuestión debe señalarse que procede la admisión de la documentación aportada por Pinti España, S.A., de conformidad con lo establecido en el art. 271.2 LEC que se refiere a "en cualquier recurso", por lo que se rechaza la impugnación que al respecto se formuló por Sarreal.

En lo que atañe a la petición de inadmisibilidad del recurso, aun cuando es cierto que la apreciación de falta de mala fe y de finalidad fraudulenta en la celebración de la compraventa deben operar con carácter vinculante para este proceso, sin embargo ello no afecta a otras cuestiones que se suscitan en los recursos de Sarreal Art i Llum como son las relativas a los actos propios -la consideración de la resolución del Juzgado número 55 de Barcelona es irrelevante por su propia argumentación para este proceso- y a la prioridad registral, por lo que sin perjuicio de tomar en cuenta aquel aspecto, no procede acordar la inadmisibilidad de los recursos.

1. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE SARREAL ART I LLUM, S.A.

Procede examinar en primer lugar este recurso por razones de método procesal toda vez que una hipotética estimación podría incidir en el recurso de casación de Pinti España, S.A.

La formulación del recurso es absolutamente deficiente e incurre en importantes defectos de forma hasta el punto de que debieron haber determinado su inadmisión por no haberse observado la claridad y precisión que, si exigibles en todo recurso, son inexcusables en los extraordinarios dado su rigor formal. Aparte de no especificarse el ámbito de cada uno de los motivos que se aducen conjuntamente -números 2º y 4º del art. 469.1 LEC -, se acumulan, de forma asistemática, alegaciones de diferente índole, se mezclan desordenadamente cuestiones heterogéneas, se confunden conceptos y se incurre en contradicciones como la de "que no se pretende que se valore nuevamente la prueba practicada" para seguidamente pretender una valoración de la prueba documental.

Lo expuesto, como se dijo, supone causa de inadmisión y ahora, de desestimación. Sin embargo, como hay cuestiones que pueden afectar a la infracción del art. 24 CE se amplía la respuesta judicial a modo de motivación reforzada.

Siguiendo, dentro de lo posible, el orden de alegaciones del escrito de recurso procede señalar: a) Las premisas erróneas no dan lugar a arbitrariedad, sino, caso de ser manifiesta la equivocación, a irrazonabilidad; b) La denuncia de "omisión de valoración de forma injustificada de determinados medios probatorios" puede constituir falta de motivación, o arbitrariedad, pero en todo caso exige una especificación adecuada; c) El hecho (supuesto) de que no se haya producido en el presente caso un examen individual de las pruebas existentes en las actuaciones no constituye inexistencia de coherencia formal en el razonamiento, cuyo defecto de motivación se refiere a las quiebras lógicas en el discurso argumentativo judicial; d) La denuncia de que el resultado que se extrae de las pruebas adolece de falta de racionalidad, no tiene el más mínimo fundamento; e) La referencia a la prueba documental privada como prueba plena, no toma en consideración que el art. 326 LEC que se cita, además de no ser aplicable al proceso por ser éste anterior a la nueva Ley Procesal, se remite a los términos del art. 319 de la propia Ley, de modo que el carácter de prueba legal o tasada se circunscribe a los aspectos que expresa el apartado 1, sin que en absoluto quepa extenderlo al total contenido de los documentos; f) La denuncia por error patente solo cabe referirla a afirmaciones fácticas; g) La apreciación de mala fe o fraude, en la perspectiva de fijación de los datos de hecho, corresponde a la valoración de la prueba, y, en cuanto a la significación jurídica de estos datos, forma parte del juicio jurídico, el cual es ajeno al recurso extraordinario por infracción procesal; y lo mismo cabe decir respecto de la trascendencia jurídica de los actos propios; y, h) Las alegaciones que se hacen respecto de la incongruencia en la páginas 26 y 27 no suponen falta de congruencia porque no la constituyen las supuestas incoherencias internas entre fundamentos, ya que, de existir, serían motivación deficiente. Por otro lado, la resolución recurrida no aprecia mala fe de la demandante [ni ahora cabría apreciarla dado lo dicho en el fundamento segundo]. Y, finalmente, el juzgador "a quo" resuelve razonadamente acerca del porqué no le atribuye a Sarreal la prioridad registral, sin que importe en el ámbito de la congruencia cual es la razón jurídica en que se basa la apreciación, pues no cabe juzgar en el ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal, sea con referencia a la motivación, sea con referencia al derecho a la tutela judicial efectiva, acerca del acierto o desacierto del juicio jurisdiccional, que solo es revisable procesalmente cuando incurre en error patente (de hecho), arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta.

Por último, hay un extremo del recurso que debe ser objeto de consideración detenida desde la perspectiva de la incongruencia. La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia en su apartado segundo «estima parcialmente la demanda que por vía reconvencional formula Sarreal Art i Llum, S.A . contra Pinti España, S.A. y consecuentemente: A) Declara que dada la condición de Sarreal Art i Llum, S.A. de titular de buena fe de las marcas nacionales 796081, 1953323, 1953324, 1953325, 1953327, 1953328 y 1953329 y de la marca nacional número 416435 y de la marca nacional norteamericana 1602351, dicha sociedad tiene el derecho exclusivo y excluyente para el uso y explotación de la marca Monix respecto de los productos comprendidos y amparados en las mismas B).... C) .... acoge la pretensión subsidiaria de que, vistas las

circunstancias concurrentes, se prohiba a Pinti España, S.A. el uso y explotación de la marca Monix ya sea a través de la marca número 465605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular».

La Sentencia de la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por PINTI ESPAÑA, S.A. contra la resolución del Juzgado y, revocándola en parte, acuerda desestimar "en su integridad la demanda en reconvención deducida contra PINTI ESPAÑA, S.A., imponiendo las costas devengadas por la misma en la primera instancia y las devengadas en esta alzada por su recurso a SARREAL ART I LLUM, S.A .". El fallo expresado es consecuencia de la apreciación en el fundamento noveno de que la adquisición de marcas por contrato de compraventa de 10 de noviembre de 2.000 por Pinti España S.A. a la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A. fue conforme al ordenamiento jurídico, y, por ello, se deja sin efecto la prohibición a Pinti España, S.A. del uso y explotación de la Marca Monix, ya a través de la marca 465.605 o de cualquiera otra que, con dicha denominación, pudiera actualmente ser titular.

La parte recurrente pone de relieve que hay una (primera) incoherencia interna, con lo que parece referirse a que no se mantiene el inciso primero del apartado Segundo A) del fallo de la sentencia recurrida en apelación, pese a que la Sentencia de la Audiencia no aprecia mala fe de Sarreal, y otra (segunda) incoherencia interna porque se desestima íntegramente la reconvención imponiendo las costas de la primera instancia respecto de la misma a Sarreal, y sin embargo en el fundamento de derecho décimo se dice «También merecen igual suerte las deducidas con carácter subsidiario [pretensiones formuladas por la Comisión Liquidadora], habida cuenta de su incompatibilidad con el mantenimiento de la estimación de la reconvención formulada por Sarreal Art i Llum, S.A . ».

Para resolver las dos cuestiones que se suscitan procede señalar:

1. La expresión inicial de la pretensión acogida en el apartado segundo A) de la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, que se refiere a la declaración de titularidad de buena fe de unas marcas no constituye una pretensión autónoma, o con sustantividad propia, sino que es una premisa de la frase que le sigue "tener el derecho exclusivo y excluyente para el uso y explotación de la marca Monix respecto de los productos comprendidos y amparados en las mismas" [marcas], como revela, por un lado, la utilización de la palabra " dada " que opera como conjunción causal, y, por otro lado, que al funcionar la titularidad de buena fe como causa de oposición -excepción- a la pretensión de la actora carece de sustantividad por sí sola para generar pretensión reconvencional; 2º. Es claro que la decisión de la Audiencia de reconocer que no cabe prohibir a Pinti España, S.A. el uso y explotación de las Marcas Monix adquiridas mediante la compraventa de 10 de noviembre de 2.000 celebrada con la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A., supone dejar sin efecto todos los particulares de la Sentencia de primera instancia relacionados con la apreciación efectuada, y entre ellos el del inciso segundo del apartado segundo A) de la resolución apelada; 3º. Pero es igualmente claro que la decisión de la Audiencia no supone que se niegue a Sarreal Art i Llum, S.A . la titularidad de buena fe de las marcas por ella adquiridas. Lo que sucede es que el párrafo controvertido -inciso primero del apartado Segundo A de la resolución del Juzgado- no supone la existencia de una pretensión autónoma, y por ello no es preciso que la desestimación de la reconvención deba ser parcial y no total -"íntegra"- como declara la sentencia de la Audiencia; y, 4º. Finalmente, el inciso final del fundamento décimo es desacertado, pero ello carece de trascendencia porque resulta irrelevante para los intereses de Sarreal, y, en cualquier caso, además de que la legitimación para hacer valer el defecto incumbiría a la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A. (a la que se refiere el fundamento), el planteamiento de que se trata -relativo a las pretensiones subsidiarias-, lo mismo que sucedió con las principales, resultó estéril al no haberse ejercitado en forma procesal adecuada, por no ser posible procesalmente la reconvención de la reconvención.

Por lo expuesto en el fundamento anterior se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Sarreal Art i Llum, S.A ., se condena a la parte recurrente al pago de las costas causadas de conformidad con el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la LEC, y procede pasar a examinar los recursos de casación de ambas partes (Disposición Final 16ª , apartado 1, regla 6ª de la LEC).

2. RECURSOS DE CASACION DE PINTI ESPAÑA, S.A. y SARREAL ART I LLUM, S.A .

El supuesto controvertido hace referencia a una situación singular en la que las partes enfrentadas son respectivas titulares, cada una, de varias marcas, que son confundibles en sus signos distintivos y en los productos que designan. La especial situación ha sido creada con plena consciencia por ambas partes. Por Sarreal, porque cuando adquirió sus marcas sabía perfectamente que quedaban otras en poder de la anterior titular (Comercial Monix, S.A.); y por Pinti España, porque cuando compró sus marcas a la Comisión Liquidadora de Monix, S.A. igualmente conocía que Sarreal era titular de otras marcas, e incluso trató de comprárselas. Descartada la existencia de una actuación fraudulenta o de mala fe en ninguna de las respectivas adquisiciones, para cuya apreciación no hay base fáctica en la resolución recurrida, y tanto más si se tiene en cuenta en relación a Pinti España, S.A. la declaración efectuada al respecto en la Sentencia dictada en los autos del juicio 197/2002 del Juzgado de 1ª Instancia número 55 de Barcelona, la solución que procede es la adoptada por la Sentencia de la Audiencia de convivencia de las marcas.

Con independencia de que no hay ningún precepto legal en la LM 32/1.988 (que es la normativa a la que sujeta el supuesto de autos) que sea directamente aplicable al caso concreto, (la nueva Ley 2.001 contiene en el art. 47.2 una norma limitativa de la transmisión en protección de los consumidores), y que no se cita doctrina jurisprudencial que resuelva un supuesto similar, por lo que es evidente la falta del presupuesto de admisibilidad del interés casacional (art. 477.2, 3º y 3 LEC ), en cualquier caso, la situación producida ha sido creada por las partes con cabal conocimiento de las circunstancias, por lo que han de asumir las consecuencias jurídicas derivadas de su propio actuar jurídico.

Cuando Sarreal adquiere de Comercial Monix, S.A. las marcas cuya titularidad registra a su nombre conocía perfectamente que la entidad transmitente -que es la sociedad antedicha, sin que obste que la adquisición se haya producido en un procedimiento de ejecución de la Administración Tributaria-, conservaba otras marcas confundibles, sin abandono ni renuncia a su uso y explotación. De ello deriva que se creó, de forma asumida, implícita pero inequívocamente, una situación de convivencia de marcas, que aunque confundibles no era incompatibles en el sentido de no poder ser atacadas recíprocamente por ninguno de los respectivos titulares. Esta eventualidad no es extraña al derecho marcario porque puede provenir de la voluntad explícita o implícita de los interesados, de una situación consumada de tolerancia o de una prescripción extintiva de la acción de nulidad. Y no tendría sentido, por irrazonable y contradecir la doctrina que veda ir contra los actos propios (art. 7.1 CC ), la cual exige una conducta coherente con los hechos o actos inequívocos realizados, una acción de cualquiera de los titulares de las marcas encaminada a excluir del tráfico las marcas del otro titular con base en la confundibilidad. Si Comercial Monix S.A. no podía invocar la prioridad de una de las marcas conservadas en orden a anular las marcas transmitidas, porque es preciso proteger la confianza que la conducta previa generó fundadamente en la otra parte, Sarreal tampoco podía exigir el no uso o explotación por Comercial Monix S.A. de las marcas no transmitidas. El hecho de que Comercial Monix S.A. transmita las marcas que conservaba a otra entidad distinta de Sarreal, descartada la finalidad fraudulenta, no cambia la situación jurídica. Las pretensiones de Sarreal carecen por ello de consistencia, tanto más si se advierte que no hay prioridad registral derivada de que la adquisición de sus marcas es anterior, ni son de aplicación en el caso, sin necesidad de más razonamientos, ni la LM de 2001, ni la normativa hipotecaria.

Por lo que respecta a las pretensiones de Pinti España, S.A. debe decirse que cuando la misma adquiere las marcas que había conservado Comercial Monix, S.A. conoce la situación jurídica de las mismas, de convivencia con las de Sarreal. La adquisición por Pinti España no cambia esa situación jurídica, y no genera unos derechos de los que, como consecuencia de la misma, la transmitente de las marcas no disponía. La asunción de la situación de convivencia va implícita de modo inexcusable en la adquisición. Por otro lado, una cosa es que la compraventa de 10 de noviembre de 2000 no tuviera la finalidad de defraudar, por lo que se rechazó la declaración de nulidad en otro proceso, y otra distinta que se pretenda ahora utilizar su existencia para tratar de anular las marcas de Sarreal. Pretender que por ser más antigua una de las marcas adquiridas mediante la compraventa referida se puede obtener la nulidad de las otras marcas explotadas en situación de convivencia implica desconocer que lo vedado al transmitente no se le puede reconocer al adquirente, pues los derechos se adquieren con la dimensión jurídica con que los puede disfrutar el "tradens", e igualmente supone conculcar los actos propios derivados de la situación jurídica perfectamente conocida e implícitamente asumida que impide el ejercicio de la acción de nulidad ex art. 12.1 a) LM 32/1988, y concordantes de dicha LEC, y convierte en estéril la antigüedad registral.

Por todo ello, los respectivos recursos carecen de fundamento, y se ratifica la decisión de la Audiencia Provincial con la argumentación que la matiza expuesta con anterioridad.

Como consecuencia de lo razonado se desestiman los respectivos recursos de casación de las partes, debiendo cada una pagar las costas causadas en sus recursos respectivamente desestimados, de conformidad con lo establecido en el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de SARREAL ART I LLUM, S.A . contra la Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de Barcelona el 28 de julio de 2.005, en el Rollo número 177 de 2.003, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo.

Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Sarreal contra la citada Sentencia, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas en el mismo causadas.

Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por PINTI ESPAÑA, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 28 de julio de

2.005, en el Rollo número 177 de 2.003, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales en el mismo causadas.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.