STS, 17 de Diciembre de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 1273/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 28 de febrero de 2008, cuyo fallo dice literalmente:

« Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Pedro Antonio González Sánchez en representación de la entidad «ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.» contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marca de fecha 20 de julio de 2005 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 31 de enero de 2.005 que concedió la marca nacional nº 2.587.636 "ACS, Actividades de Construcción y Servicios» para todas las clases del Nomenclátor con excepción de la 36ª, denegando definitivamente la inscripción de la marca para la protección de los productos y servicios previstos en dicha clase por ser dicho acto administrativo ajustado a Derecho, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes. ».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 5 de mayo de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 24 de junio de 2008, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 28 de febrero de 2008 dictada en única instancia por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Madrid del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1273/05 promovido por mi poderdante ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. contra denegación de la marca nº 2587636 "ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS" en clase 36ª, se sirva admitir el presente escrito y, previos los trámites oportunos y declaración de admisibilidad, dicte en su día sentencia por la que estimando el presente recurso, se case la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con el suplico de nuestro escrito de demanda acordando la concesión de dicho signo .

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Por providencia de la Sala de fecha 21 de noviembre de 2008, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de 12 de diciembre de 2008 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 21 de enero de 2009, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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Por providencia de fecha 24 de septiembre de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 15 de diciembre de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de febrero de 2008, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 20 de julio de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 31 de enero de 2005, que denegó la inscripción de la marca nacional número 2.587.636 "ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS", para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta el pronunciamiento de incompatibilidad de la marca nacional solicitada número 2.587.636 "ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS" (mixta), para designar servicios en la clase 36 (servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios), con la marca oponente número 1.925.983 "ACS CONSULTORES" (mixta), que también distingue servicios de la clase 36 (servicios de consulta en materia financiera de seguros y administración de inmuebles), con base jurídica en la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la apreciación de identidad en los servicios protegidos por las marcas enfrentadas, y en que la marca aspirante evoca a la prioritaria debido a la fuerza del acrónimo "ACS" hasta el extremo de que puede sugerir en el consumidor que se trata de marcas derivadas pertenecientes a la misma empresa o grupo de empresas, sin que las diferencias gráficas sean suficientes para diferenciar las marcas enfrentadas, y sin que se aprecie prejudicialidad civil o notoriedad, según se razona, sustancialmente, en los fundamentos jurídicos quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo, en los siguientes términos:

[...] Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de esta ha de señalarse que la marca nacional nº 1.925.983 "ACS Consultores" en clase 36 del Nomenclátor pretende proteger "servicios de consultas en materia financiera de seguros y administración de inmuebles" y la marca nacional nº 2.587.636 "ACS, Actividades de Construcción y Servicios", en la clase 36 "Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios". Existe pues una práctica identidad en los servicios protegidos por la marca prioritaria referidos a los servicios financieros e inmobiliarios muy similares a los servicios cuya protección pretende la entidad "ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (...)

[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos, la Sala entiende que efectivamente existen los factores de riesgo apuntados pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marca, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; pudiendo concluir que las marcas "ACS, Actividades de Construcción y Servicios" evoca la marca prioritaria "ACS Consultores" dada la fuerza del acrónimo ACS pudiendo sugerir en el consumidor que trata de marcas derivadas pertenecientes a la misma empresa o grupo de empresas y que ofertan servicios diferentes en el mercado.

[...] Respecto de las diferencias de contenido gráfico no son suficientes para diferenciar las marcas enfrentadas pues como ponen de manifiesto las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2003, 6 de mayo de 2002, 21 de marzo de 2002, 20 de febrero de 2002, 14 de noviembre de 2001 y 28 de marzo de 2001, aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que, en tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento fonético sin citar para nada el gráfico. En consecuencia el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado al ser el acto administrativo ajustado a Derecho.

[...] Respecto de la alegada prejudicialidad civil por haber sido resuelta la cuestión por la Jurisdicción Civil, además de no constar la firmeza de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el 21 de febrero de 2003, se refiere exclusivamente al uso de la razón social "ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A." y no a la pretensión de utilización de dicha razón social como marca donde además y prioritariamente priman los intereses de los consumidores de bienes y servicios, refiriéndose además la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 19 a la no concurrencia de la nota de coincidencia entre la actividad que desarrolla la demandante en aquel pleito la entidad "Asesores y Consultores Salmantinos, S.L." con la desarrollada por la entidad "ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.". Sin embargo en el caso de la marca pretendida en clase 36 sí concurre tal coincidencia de actividad.

[...] Y respecto de la notoriedad de la marca "ACS, Actividades de Construcción y Servicios" debe señalarse que la misma opera para impedir el registro de otras marcas pero no para permitir el registro de la marca supuestamente notoria (no se ha practicado prueba alguna al respecto) frente a otra marca no notoria pero prioritaria y ello sin perjuicio de las acciones que la Ley otorga a la marca prioritaria no inscrita

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. se articula en la exposición de dos motivos de casación, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate:

En el primer motivo de casación, la parte recurrente imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, como consecuencia de no ser suficientemente similares las marcas en conflicto por razón de la globalidad de sus conjuntos denominativos y gráficos, así como la infracción de la jurisprudencia aplicable al respecto.

En el segundo motivo de casación se denuncia que la sentencia recurrida incurre en aplicación errónea del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable en los conflictos marcarios entre signos similares, en los que hay que dar prevalencia al elemento dominante sobre los que no lo son, pero no descuidando la presencia de éstos últimos.

Sobre los motivos primero y segundo de casación: la alegación de infracción del

artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable.

Los dos motivos de casación articulados, que son susceptibles de ser examinados de forma conjunta dada la conexión argumental que existe entre ambos, deben ser desestimados, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación interpretativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, que «no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», que no se revela ni errónea, ni irrazonable, ni arbitraria, al fundar el pronunciamiento concerniente a la aplicación de la prohibición de registro establecida en dicho precepto legal, en la apreciación de la existencia de similitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados "ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS" y "ACS CONSULTORES", teniendo en cuenta que designan servicios idénticos dentro de la misma clase del Nomenclátor (servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, la aspirante; y servicios de consulta en materia financiera de seguros y administración de inmuebles, la prioritaria), tomando en consideración criterios basados en las reglas de la lógica y del buen sentido, que esta Sala del Tribunal Supremo deduce como reglas jurídicas adecuadas para determinar si la convivencia entre marcas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial entre los consumidores.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.587.636 "ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS" (mixta), que designa servicios de la clase 36, con la marca oponente número 1.925.983 "ACS CONSULTORES" (mixta), que ampara servicios en la misma clase 36, al apreciar la existencia de similitud denominativa y fonética entre los signos en conflicto, desde la impresión global o de conjunto, que genera riesgo de confusión en los consumidores destinatarios de los servicios reivindicados sobre la procedencia empresarial, atendida la fuerza individualizadora del acrónimo "ACS", que no consigue diluir el elemento gráfico de las marcas enfrentadas. Debe tenerse en cuenta que, en el gráfico que constituye cada una de las marcas, las siglas "ACS" están destacadas de una manera esencial sobre el resto del signo, de tal forma que constituyen sin duda alguna el elemento predominante del mismo y cuya fuerza, en una valoración de conjunto, resulta determinante para declarar la incompatibilidad, sin que el resto de elementos que componen las marcas pueda anular tal efecto.

Aunque no se corresponda con el enunciado de los motivos articulados, en el primero de ellos se refiere también la parte recurrente a la existencia de una sentencia de apelación dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid el 21 de febrero de 2003 (Rollo 797/2000 ), a los efectos de invocar prejudicialidad civil. Pero, como acertadamente señala el Tribunal de instancia, la sentencia recurrida se refiere exclusivamente al uso de la razón social "ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A." y no a la concesión de una marca, a lo que debe añadirse que en tal supuesto no existe coincidencia entre la actividad que desarrolla la demandante en aquel pleito, la entidad "Asesores y Consultores Salmantinos, S.L.", y la desarrollada por la entidad "ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.", lo que si concurre en el supuesto que analizamos en el que ambas marcas pretenden amparar servicios de la clase 36 del Nomenclátor.

Debe referirse que, conforme es doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

En la sentencia de esta Sala de 27 de junio de 2007 (RC 2644/2005 ), dijimos:

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Como ha declarado reiteradamente esta Sala, esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo

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Debe advertirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico, teleológico o finalista, de conformidad con los postulados constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores, que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia al atender de forma ponderada a la percepción de los signos por los potenciales usuarios de servicios financieros e inmobiliarios, referente a la función identificadora de la marca, al considerar que la convivencia de los signos enfrentados genera riesgo de confusión y riesgo de asociación.

No resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994

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Se constata, asimismo, que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad o de interdependencia entre los signos y los productos o servicios, cuyo enunciado se infiere de los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado".

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marcas notorias y renombradas), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

La conclusión jurídica que sostenemos, determinante de la declaración de incompatibilidad de los signos enfrentados, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, pues, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas o signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

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Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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El grado de similitud denominativa y fonética entre las marcas enfrentadas y el grado de relación aplicativa de los servicios designados por ambos signos, resulta determinante para declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, puesto que se suscita evocación respecto del origen empresarial común, de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida es coherente con la directriz jurisprudencial formulada en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 y de 22 de junio de 1999, con el objeto de evaluar y determinar el riesgo de confusión que puede crear la convivencia entre signos marcarios, considera imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; doctrina que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001 ).

Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico expresado por la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.587.636 "ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS" (mixta), denegada para distinguir servicios de la clase 36, es incompatible con la marca número 1.925.983 "ACS CONSULTORES" (mixta), al poder inducir a confusión al público por no ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas, atendida la identidad de los ámbitos aplicativos, ya que se deduce que la convivencia de los signos en el mercado puede generar dilución o debilitamiento de la marca prioritaria.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse los dos motivos de casación formulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.. contra la sentencia número 426, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 28 de febrero de 2008, en el recurso contencioso-administrativo 1273/2005.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de febrero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1273/2005.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.