STS 817/2009, 17 de Diciembre de 2009
| Ponente | JESUS CORBAL FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TS:2009:7686 |
| Número de Recurso | 1866/2005 |
| Procedimiento | CASACIóN |
| Número de Resolución | 817/2009 |
| Fecha de Resolución | 17 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Diciembre de dos mil nueve
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cincuenta y cinco de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad UGLY INC., representada por el Procurador Dña. Almudena González García; y como parte recurrida, la entidad GROUP LOTTUSS CORPORATION S.L., representada por el Procurador D. Felipe Juanas Blanco.
1.- El Procurador D. Antonio Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad Ugly, Inc., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cincuenta y cinco de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Group Lottuss Corp, S.L., alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que "1º Declare: a) Que la compañía UGLY, INC. ostenta frente a la demandada un derecho preferente sobre el distintivo de nombre comercial y marca COYOTE UGLY. b) Que el registro y el distintivo COYOTUGLY por la demandada resulta incompatible con el derecho preferente de la actora sobre el distintivo COYOTE UGLY. c) Que el registro y uso de la expresión CHICAS COYOTE por la demanda resulta incompatible con el derecho preferente de la actora sobre su distintivo COYOTE UGLY. d) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad de los registros de marca núm.
2.409.027 y 2.409.028 COYOTUGLY. e) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad de los registros de marca núm. 2.422.380 y 2.422.381 CHICAS COYOTE. 2º. Condene: A) A la demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) Abstenerse en lo sucesivo de utilizar el distintivo COYOTUGLY en el tráfico en la forma como lo tiene registrado y/o en la forma en la que lo viene usando. c) Abstenerse en lo sucesivo de utilizar el distintivo CHICAS COYOTE en el tráfico. d) A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios patrimoniales causados: -en la suma de 14.194,84 # en concepto de daño emergente; -más el importe de los beneficios obtenidos por GROUP LOTTUSS CORP. SL. en la explotación de los locales COYOTE UGLY desde la apertura de los mismos hasta la fecha de ejecución de la sentencia y en la presentación de servicios bajo la marca CHICAS COYOTE; y -más el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor en la explotación de los mencionados locales desde su apertura hasta la fecha de ejecución de sentencia y en la prestación de servicios bajo la marca CHICAS COYOTE. 3º. Ordene: a) La cancelación de los registros de marca número 2.409.027 y 2.409.028 COYOTUGLY, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas; y, b) La cancelación de los registros de marca números 2.422.380 y 2.422.381 CHICAS COYOTE, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada.".
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- El Procurador D. Albert Grasa i Fabrega, en nombre y representación de la entidad Group Lottuss Corporation S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando íntegramente dicha demanda, con imposición a la actora de las costas causadas.".
-
- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Cincuenta y cinco de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 29 de julio de
2.003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por UGLY, INC. contra UGLY LOTTUSS CORPORATION S.L. absuelvo a la demandada e impongo a la actora las costas del procedimiento.".
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad UGLY, INC., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 22 de abril de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por UGLY INC., contra la Sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y cinco de los de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se ha transcrito en los antecedentes.".
El Procurador D. Antonio de Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad Ugly, Inc., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 22 de abril de 2.005, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DE CASACIÓN: PRIMERO.- Al amparo del art. 477.1 y 3 de la LEC, se alega infracción por interpretación indebida del art. 8 del Convenio de la Unión de París. SEGUNDO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 87.1 de la Ley de Marcas .
Por Providencia de fecha 5 de septiembre de 2.005, se tuvo por interpuesto recurso de casación anterior, y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones en esta Sala Primera, comparecen, como parte recurrente, la entidad UGLY INC., representada por el Procurador Dña. Almudena González García; y como parte recurrida, la entidad GROUP LOTTUSS CORPORATION S.L., representada por el Procurador D. Felipe Juanas Blanco.
Por esta Sala se dictó Auto de fecha 6 de mayo de 2.008, cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN, interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil "Ugly INC.," contra la Sentencia dictada, con fecha 22 de abril de 2005, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación 623/03, dimanante de los autos de juicio ordinario 82/2003 del Juzgado de Primera Instancia nº 55 de Barcelona.".
Se señaló para votación y fallo el día 25 de noviembre 2.009, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,
El objeto del proceso versó sobre propiedad industrial, y concretamente acciones de protección de un nombre comercial estadounidense y de marca notoria, y de declaración de nulidad de marca registrada en España por mala fe del solicitante. Quedó reducido en apelación a la primera y tercera de las acciones; y se circunscribe en casación a la acción de protección del nombre comercial.
Por la entidad actora UGLY, INC. se dedujo demanda contra la entidad GROUP LOTTUSS CORPORATION, S.L. en la que solicita: 1º Declare: a) Que la compañía UGLY, INC. ostenta frente a la demandada un derecho preferente sobre el distintivo de nombre comercial y marca COYOTE UGLY. b) Que el registro y el distintivo COYOTUGLY por la demandada resulta incompatible con el derecho preferente de la actora sobre el distintivo COYOTE UGLY. c) Que el registro y uso de la expresión CHICAS COYOTE por la demanda resulta incompatible con el derecho preferente de la actora sobre su distintivo COYOTE UGLY.
d) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad de los registros de marca núm. 2.409.027 y 2.409.028 COYOTUGLY. e) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad de los registros de marca núm. 2.422.380 y 2.422.381 CHICAS COYOTE. 2º. Condene:
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A la demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) Abstenerse en lo sucesivo de utilizar el distintivo COYOTUGLY en el tráfico en la forma como lo tiene registrado y/o en la forma en la que lo viene usando. c) Abstenerse en lo sucesivo de utilizar el distintivo CHICAS COYOTE en el tráfico. d) A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios patrimoniales causados: -en la suma de 14.194,84 # en concepto de daño emergente; -más el importe de los beneficios obtenidos por GROUP LOTTUSS CORP. SL. en la explotación de los locales COYOTE UGLY desde la apertura de los mismos hasta la fecha de ejecución de la sentencia y en la presentación de servicios bajo la marca CHICAS COYOTE; y -más el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor en la explotación de los mencionados locales desde su apertura hasta la fecha de ejecución de sentencia y en la prestación de servicios bajo la marca CHICAS COYOTE. 3º. Ordene: a) La cancelación de los registros de marca número 2.409.027 y 2.409.028 COYOTUGLY, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas; y, b) La cancelación de los registros de marca números 2.422.380 y 2.422.381 CHICAS COYOTE, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Las Sentencias dictadas en primera instancia por el Juzgado núm. 55 de Barcelona, el 29 de julio de
2.003, en los autos de juicio ordinario núm. 82 de 2.003, y en apelación por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de la misma Capital el 22 de abril de 2.005, en el Rollo núm. 623 de 2.003, desestiman la demanda. La "ratio decidendi" de la resolución de segunda instancia, en sintonía con la apelada, consiste en que "no solo no se acredita que la actora haya usado en España el nombre comercial que invoca sino que tan siquiera probó su uso en EEUU en el momento preciso".
Por la entidad mercantil UGLY, INC. se interpuso recurso de casación articulado en dos motivos que fue admitido por Auto de esta Sala de 6 de mayo de 2.008 . El presupuesto de recurribilidad en que se fundamentó el recurso de casación fue el de oposición a la doctrina del Tribunal Supremo (art. 477.2.3º LEC ).
El motivo primero del recurso de casación se fundamento en la infracción del art. 8 del Convenio de la Unión de París, y doctrina jurisprudencial dictada en su aplicación -se citan las Sentencias de 3 de febrero de 1.987, 24 de febrero de 1.989, 29 de febrero y 21 de julio de 2.000 y 31 de mayo de
2.002 - con arreglo a las cuales no se requiere el uso o el conocimiento notorio en España para que goce de protección un nombre comercial usado en un país unionista.
El motivo se desestima porque frente al criterio de interpretación amplio recogido en las Sentencias expresadas en el recurso, la doctrina jurisprudencial actual de esta Sala mantiene el criterio estricto, que es el que aplican las Sentencias de instancia, el cual exige el uso o conocimiento notorio en al menos una parte sustancial del territorio español. Este criterio interpretativo es plenamente ajustado al art. 8 del Convenio Internacional, es el seguido por los países de nuestro entorno europeo, y es el que se ajusta plenamente a nuestra Ley de Marcas, tanto la de 1.988, como con más sustento todavía en la vigente de
2.001. En tal sentido procede citar las Sentencias de 4 de junio y 7 de noviembre de 2.008 y 26 de febrero y 16 de julio de 2.009, entre otras.
Por consiguiente, si no se acreditó el uso o el conocimiento notorio en España, apreciación fáctica de la instancia que devino incólume en casación al no haber sido desvirtuada por el cauce oportuno, el motivo no puede ser estimado.
En el segundo motivo se invoca como infringido el art. 87.1 de la Ley de Marcas de
2.001 con base en que la resolución recurrida, que asume al respecto la argumentación de la de primera instancia, incurre en el defecto de no tener en cuenta que la nueva LM de 2.001, separándose del concepto de la LM de 1.988, supera la doctrina que atribuía al nombre comercial la función de mera identificación del empresario y se inclina por la concepción objetiva de referirlo a la actividad o conjunto de elementos de diversa condición que el empresario utiliza para el ejercicio de la misma, como lo revela la sustitución de la referencia a "persona física o jurídica" (art. 76 LM 1.988 ) por "empresa" (art. 87.1 LM 2.001 ) respecto al objeto de identificación por el signo; el abandono de la regla de la accesoriedad (art. 79 LM 1.988, que disponía que "el nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa"), y la especificación de actividades agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (art. 89.1 LM 2.001 ).
El motivo se desestima por las razones siguientes:
En primer lugar porque no se cita la doctrina jurisprudencial infringida, y el motivo tiene como presupuesto de recurribilidad la oposición a doctrina jurisprudencial. No obsta a esta apreciación que la Sala en el momento procesal correspondiente haya admitido el recurso porque aquí no se valora ya si concurre o no el presupuesto de admisibilidad en un sentido formal, sino el juicio de adecuación de la jurisprudencia citada al caso, o a la jurisprudencia actual de la Sala que es la que en todo caso debe prevalecer.
Es cierto que se podía haber utilizado el cauce de la mera violación legal, sin necesidad de apoyo en infracción de doctrina jurisprudencial, al tratarse de un norma (art. 87 LM 2.001 ) con menos de cinco años en vigor (art. 477.3 en relación con 477.2,3º LEC), pero no se planteó así.
En segundo lugar, en el motivo se acumulan cuestiones sustantivas con otras de valoración probatoria, lo que revela la necesidad de ésta en cualquier caso para poder acoger el planteamiento formulado, y sucede que tal actividad no cabe efectuarla en el recurso de casación estando reservada al extraordinario por infracción procesal, o a la asunción de la instancia, cuyas eventualidades aquí no concurren.
Finalmente, "ad omnem eventum", y sin perjuicio de reconocer el plausible esfuerzo dialéctico del motivo, la tesis interpretativa teórica que se mantiene con muy buenos argumentos resulta estéril en el caso, porque siempre resultaría incólume la apreciación fáctica del fundamento cuarto de la resolución recurrida (expuesta en el fundamento primero de esta Sentencia), además de que en el recurso de casación no cabe crear un soporte fáctico diferente al de la instancia por no ser esa su función, ni su naturaleza, so pena de convertirlo en una tercera instancia.
La desestimación de los motivos conlleva la del recurso de casación, no haciéndose imposición en las costas causadas por el cambio de doctrina jurisprudencial expresado en el fundamento de derecho segundo (art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la LEC), y también por ser innecesario al no haber comparecido la parte recurrida.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil UGLY, INC. contra la Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 22 de abril de 2.005, en el Rollo número 623 de 2.003, sin hacer especial imposición respecto de las costas causadas en el recurso. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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