STS 108/90, 10 de Febrero de 1990

Ante el Juzgado de Primera Instancia número CINCO, de los de Madrid, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, a instancias de Aquanaut (PTY) LTD, contra Don Luis Andrés, sobre nulidad de registro de marcas.

Por la parte actora se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado que en su día dictara sentencia por la que se declarase que la

marca num. NUM000, "AQUANAUT", solicitada y concedida a favor del demandado Don Luis Andrés, para distinguir artículos de la Clase 7ª del Nomenclator Oficial de Marcas, debe de ser declarada nula y sin valor legal por pertenecer dicha denominación con carácter prioritario por creación y por uso de la sociedad demandante "AQUANAUT PTY Lty".- Que la marca num. NUM001 "ACUANAUTA", solicitada y concedida a favor del demandado Don Luis Andrés, para distinguir artículos de la clase 7ª del Nomenclator Oficial de Marcas, debe de ser declarada nula y sin valor legal, al resultar la misma confundible e incompatible con la denominación "AQUANAUT" perteneciente a la demandante "AQUANAUT PTY Ltd".-Solicitaba la condena del demandado Don Luis Andrés a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y a las costas del juicio, librándose el oportuno oficio al Iltmo. Sr. Director del Registro de la Propiedad Industrial, para que proceda a la cancelación de las marcas num. NUM000 "AQUANAUT" y NUM001 "ACUANAUTA". Admitida a trámite la demanda, la parte demandada la contestó alegando cuantos hechos y fundamentos de derecho para terminar suplicando al Juzgado, que en su día dictara sentencia por la que estimase la excepción que formulaba en su escrito de contestación, y subsidiariamente, entrase a conocer del fondo del asunto y desestimase la demanda en todas sus partes, todo ello con expresa imposición de costas a la entidad demandante.

Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 30 de Noviembre de

1.988, cuyo fallo es como sigue: FALLO.- Que desestimando la excepción de falta de personalidad invocado por Don Luis Andrés, representado por el Procurador Sr. Gandarillas Carmona, y, desestimando la demanda formulada en su contra por Aquanaut (PTY) Ltd, representada por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, debo de absolver y absuelvo de la misma al demandado. Con imposición de costas a la parte actora.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de

apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Octava de

la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en fecha 18 de

Octubre de 1.989, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS.- Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del actor Aquanaut (PTY) LTD, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid, en los autos de Menor Cuantía seguidos contra Don Luis Andrés, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución, con imposición de las costas de la apelación a la parte recurrente.

Por el Procurador de los Tribunales Don Rafael Rodríguez

Montaut, en nombre y representación de la Sociedad Aquanaut (PTY) LTD. se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

Se formula al amparo del número quinto del artículo

1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por falta de aplicación del artículo 8 del Convenio Internacional de la Unión de Paris en su última revisión de Estocolmo de 14 de Julio de 1.967, en relación con los artículos 12, 124 y 201 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 16 de Julio de 1.929 así como de la Doctrina legal contenida en las sentencias de este Alto Tribunal, de 29 de Abril de 1.973, 29 de Mayo de 1.974 y 24 de Enero de 1.86 relativas a la interpretación del artículo 8 bis del Convenio de la Unión de Paris.

Se formula al amparo del número quinto del artículo

1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción por falta de aplicación del artículo 6 Septies del Convenio de la Unión de Paris en su ultima revisión de Estocolmo de 14 de Julio de 1.967.

Admitido el recurso y evacuado el traslado de

instrucción, se señaló para la vista el TREINTA Y UNO DE ENERO, en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA

En el juicio declarativo de menor cuantía promovido por la sociedad "Aquanaut (PTY) Ltd." contra Don Luis Andrés, sobre nulidad registral de marcas números NUM001 "Acuanauta" y NUM000 " Aquanaut", las alegaciones fácticas que fundamentaban la pretensión actora, fueron, en síntesis, las siguientes: 1ª) La sociedad demandante, domiciliada en la República de Sudáfrica, se dedicaba, entre otras actividades, a la fabricación de aparatos limpiadores para piscinas, las cuales, se distinguían y comercializaban bajo la denominación "Aquanaut", vocablo inglés cuya traducción al castellano es "Acuanauta". Dichos aparatos eran comercializados en diversos países, y la distribución en Europa se llevaba a cabo a través de la Cia. norteamericana "Discus Inc, 1121 San Antonio Road. Palo Alto (California).- 2ª) En España, los referidos aparatos se comercializaban desde 1.983, mediante la importación y distribución a través de la sociedad española "Importadores Asociados, S.A.", en monograma "Importasa", con domicilio en Madrid, de la que era Administrador único, el demandado Don Luis Andrés, y la sociedad actora contribuyó económicamente a la publicidad en España sobre su marca "Aquanaut".- 3ª) En 16 de Marzo de 1.984, el Sr. Luis Andrés acudió al Registro de la Propiedad Industrial en solicitud de inscripción de una marca con la denominación de "Acuanauta" para señalar y distinguir "Máquinas y máquinas herramientas, motores, acoplamiento y correas de transmisión e instrumentos agrícolas", clase 7ª del Nomenclator Oficial de Marcas, a la que se adjudicó el número de solicitud registral NUM001, y

la denominación "Acuanauta" se solicitaba utilizando una grafía que

reproducía, en definitiva, la empleada por la actora en su marca. La citada solicitud fue concedida en 5 de Enero de 1.985, y todo ello, fue desconocido por la sociedad actora.- 4ª) En 9 de Agosto de 1.985, el mismo Don Luis Andrés acudió ante el expresado Registro, solicitando la inscripción de una marca, a la que se adjudicó el número registral NUM000, también para señalar y distinguir productos de la clase 7ª del Nomenclator, pero en ésta oportunidad se trataba de una denominación idéntica y que aprovechaba la misma grafía empleada por la actora, "Aquanaut", siendo otorgada la

inscripción de la marca en 5 de Noviembre de 1.986.- 5ª) Teniendo en cuenta

lo sucedido, la sociedad actora cambió su distribuidor y representante en

España, sustituyendo a "Importasa" por la sociedad "Plasteral, S.A.", con domicilio en Polinya (Barcelona).- 6ª) En Abril de 1.986, "Plasteral, S.A." fue requerida por carta de la Abogada Doña Catalina Hernández Peña, que actuaba en nombre de Don Luis Andrés e "Importasa", para que se abstuviera de utilizar unos Modelos de Utilidad que relacionaba en la carta y la denominación de "Aquanaut".- 7ª) La carta fue constestada por otra de los Agentes de Propiedad Industrial, Sres. Julián, de fecha 2 de Junio de 1.986, en la que se rechazaba el requerimiento, y se instaba al Sr. Luis Andrés para que renunciase ante el Registro de la Propiedad Industrial, no sólo a la marca concedida número NUM001 "Acuanauta", sino también a la solicitud de marca número NUM000 "Aquanaut".- 8ª) La indicada firma de Agentes de Propiedad Industrial se dirigió de nuevo a la Abogada Sra. Hernández Peña, en carta de 4 de Agosto de 1.986, participándole que en vista de no producirse una respuesta por parte de sus clientes, se iniciaban las acciones legales para reclamar la cancelación de las marcas en cuestión, y 9ª) En 22 de Abril de 1.987, "Importasa" dirigió una nueva carta a "Plasteral", en la que se insistía en sus derechos exclusivos sobre las denominaciones "Acuanauta" y "Aquanaut". El Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Madrid, por sentencia de 30 de Noviembre de 1.988, desestimó la excepción de falta de personalidad invocada por Don Luis Andrés, así como la demanda formulada en su contra por "Aquanaut (PTY) Ltd.", que fue confirmada por la dictada, en 18 de Octubre de 1.989, por la Sección Octava de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, y es ésta segunda sentencia la recurrida en casación por la sociedad "Aquanaut (PTY) Ltd.", a través de la formulación de dos motivos al amparo del ordinal 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Como se decía, en el recurso se instrumentan dos motivos acogidos al ordinal 5º del artículo 1.692 de la Ley procesal, sin embargo, a continuación del segundo y desprovisto de número de orden se hace determinada formulación "al amparo del número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en los autos que demuestran la equivocación del Juzgador", con lo cual, parece como si en el recurso se articulara un tercer motivo con refugio en el ordinal 4º del indicado precepto procesal, por más que ni en el escrito de recurso, ni en el de preparación, se alude a dicho ordinal pues tan sólo se habla del número 5. No obstante la irregularidad procesal que ello representa, la formulación en cuestión, bien se considere integrado un motivo autónomo, bien formando parte del

segundo, debe estudiarse cual si se tratase de un "tercer" motivo a fin de evitar la posibilidad de cualquier indefensión para la parte recurrente.

En el mentado "tercer" motivo se citan como documentos

los siguientes, todos ellos aportados con el escrito de demanda: 1) Certificado del Registro de Sociedades de la República de Sudáfrica relativo a la sociedad "Aquanaut (PTY)".- 2 a 6) Fotocopias de diversas publicaciones inglesas y francesas sobre comercialización de aparatos para la limpieza de piscinas bajo la denominación de "Aquanaut" en diversos

países.- 7) Ejemplar número 37 de la revista "Piscinas" de 1.984, en que aparece publicidad sobre el aparato "Aquanaut", figurando en los anuncios como representante "Importadores Asociados, S.A.".- 8) Ejemplar número 42 de dicha revista de

1.985, con publicidad sobre los aparatos "Aquanaut".- 9) Factura de "Importasa" de 18 de Febrero de 1.985, cargando gastos de publicidad sobre la marca "Aquanaut", incurridos en 1.984.- 10) Factura de "Importasa" de 1.985, en la que se incluyen aparatos de la repetida marca.-11) Carta de "Discus Inc." a "Importasa", relativa a la representación de los aparatos "Aquanaut" y 12) Copia de telex del Sr. Luis Andrés a "Discus" en relación con la expresada representación. La cita de tales documentos tiene por objeto, en argumentación de la sociedad recurrente, desvirtuar la errónea tesis mantenida por las resoluciones recurridas acerca de no proceder la reclamación deducida contra Don Luis Andrés, como consecuencia de no desprenderse de la prueba aportada

que dicho Sr. no haya sido el creador de las denominaciones reclamadas, tesis la indicada que viene a quedar reflejada en los particulares que estimó acreditados el Tribunal "a quo" y que son del tenor literal que

sigue: "... está acreditado que la sociedad actora se conocía originariamente como Peacock Investiments (Propietary) Limited, cambiando esa denominación social por la que ha comparecido en juicio de aquanaut Pty Ltd (esto es la que daría lugar a la confusión), el 2 de Abril de 1.984, siendo así que el recurrido y demandado tenia ya inscrito la marca en el Registro de la Propiedad Industrial desde 16 de Marzo de 1.984" y "... no haberse acreditado el hecho de la notoriedad del conocimiento de la marca "aquanaut" con la que se dice se comercializan en el territorio nacional los productos fabricados por la entidad demandante... no se ha acreditado ni siquiera el hecho de la comercialización de los productos de la recurrente en el territorio nacional con anterioridad de la inscripción de la marca por el Sr. Luis Andrés ".

La documentación transcrita, verdaderamente, resultaría irrelevante para desvirtuar la realidad fáctica establecida por el Tribunal "a quo", toda vez que los documentos que la integran, fueron examinados y valorados en la sentencia de primera instancia, cuyos fundamentos fueron admitidos y se dieron por reproducidos en la recurrida, ostentando aquellos, además la condición de fotocopias, sin constancia probatoria posterior. Por otro lado, respecto a las fechas de tales documentos, o

bien, carecen de ese dato, o bien, son posteriores a la de 16 de Marzo de

1.984, que corresponde a la en que accedió al Registro la marca del demandado número NUM002, "Acuanauta", lo que significa que en relación con esta marca concreta, permanece inalterable la meritada realidad fáctica. En lo concerniente a la otra marca, de número NUM000, "Aquanaut" y fecha 9 de Agosto de 1.985, los documentos que, en principio, pudieran ser tomados en consideración, atendiendo al dato cronológico, serian los de la siguiente numeración: 3 (Junio-Agosto

1.984), 4 (Febrero 1.985), 7 bis (año 1.984), 8 (año 1.985), 9 (18 Febrero 1.985), 10 (Marzo 1.985), 11

(10.24.85) y 12 (18.6.85), pero acerca de ellos es de

puntualizar: a) los de números 3 y 4, se trata de revistas extranjeras, sin hacer referencia a nuestro país.- b) los de número 7 bis y 8, son ejemplares de la Revista "Piscinas XXI", con publicidad sobre el aparato limpiador "Aquanaut" pero su contenido no revela de manera inequívoca e indubitada que dicho aparato fuera distribuido o comercializado en España por la sociedad "Importadores Asociados, S.A.".-c) el de número 9 se refiere a facturas de publicidad de "Aquanaut".- d) el de número 10 es una relación de precios, en la que se incluye aparatos de marca "Aquanaut", y

e) los de número 11 y 12, son una carta y un télex sin firmar, ahora bien, la valoración racional y crítica de todos esos documentos no permite apreciar que el producto "Aquanaut" fuese comercializado en España por el demandado directamente o por la sociedad que presidía y administraba, "Importadores Asociados", permitiendo apreciar, a lo sumo, unas relacionesen el campo publicitario, pero esto es algo muy distinto al ámbito de la comercialización, con lo cual, permanece inalterable, asimismo, la realidad fáctica declarada respecto a la respectiva marca "Aquanaut".

Entrando ya a estudiar los dos motivo del recurso, las infracciones que se denuncian, por falta de aplicación, conciernen al artículo 8 del Convenio internacional de la Unión de Paris, en su última revisión de Estocolmo de 14 de Julio de 1.967, en relación con los artículos 12, 124 y 201 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1.929, así como de la doctrina legal contenida en las sentencias de 29 de Abril de

1.973, 29 de Mayo de 1.974 y 24 de Enero de 1.986 (primer motivo) y al

artículo 6 septies, del Convenio dicho (segundo motivo), cuyo estudio ha de hacerse tomando como base el "factum" del que se hizo cumplida mención. Teniendo en cuenta, pues, que la sociedad recurrente adoptó la razón social con la que litiga, el 2 de Abril de 1.984, circunstancia que accedió al Registro de Sociedades de Pretoria, es claro que la utilización del nombre comercial igual a su denominación social, "Aquanaut", merecería en España, en principio, la debida protección jurisdiccional, a partir de la indicada fecha, como se desprende de modo respectivo, de los artículos 121. c) y 2.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y Acta de Estocolmo de 14 de Julio de 1.967, modificativa del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, cuyos instrumentos fueron ratificados por nuestro país, y esa protección se ratifica, igualmente, en los artículos 6 bis y 8 del mentado Convenio, si bien, se encuentra condicionada a dos premisas fácticas fundamentales: uso prioritario y notorio en España, según se deduce de lo establecido en los artículos 1 y 12 del Estatuto y 6 bis del Convenio.

Por cuanto ha quedado razonado, el problema se plantea, en

realidad, con la posible colisión entre la marca y el nombre comercial

denominados "Aquanaut", puesto que el referido nombre accedió a la vida comercial el 2 de Abril de 1.984 y la marca número NUM000, lo hizo en 9 de Agosto de 1.985, pero dicho problema, con referencia a nuestro país, forzosamente ha de resolverse partiendo de la realidad fáctica establecida por el Tribunal "a quo" acerca de la marca "Aquanaut", la cual, no puede

ser más categórica: ni se ha acreditado el hecho de la notoriedad del conocimiento de la marca "Aquanaut" con la que se dice se comercializa en el territorio nacional los productos fabricados por la entidad demandante, ni se ha acreditado el hecho de la comercialización de los productos de la recurrente en el territorio nacional con anterioridad de la inscripción de

la marca por el Sr. Luis Andrés . Este "factum", resulta incompatible con las premisas fácticas antes mencionadas y condicionantes de la protección del nombre comercial de la sociedad recurrente: uso prioritario y notorio

en España, y, consecuentemente, su falta de concurrencia determina, de por si, la inaplicación al caso de autos de los preceptos y jurisprudencia

denunciados como infringidos, puesto que la observancia de los artículos 12 y 6 bis del Estatuto y Acta de Estocolmo, respectivamente, tiene como presupuestos los factores de prioridad y notoriedad, cuya falta en relación con el nombre comercial "Aquanaut", lleva consigo la ausencia de obligación por parte del recurrente de obtener la autorización y acreditar la justificación de que se habla en los artículos 124.3º y 201.a) del Estatuto

y 6 septies.1 del Acta, lo que priva, en definitiva, al nombre comercial en cuestión de la protección que dispensa el artículo 8 de la repetida Acta, por todo lo cual, y sin necesidad de mayores razonamientos, conduce a estimar claudicados los motivos examinados.

La desestimación de los motivos del recurso formalizado por la sociedad "Aquanaut (PTY) LTD.", lleva consigo, por disponerlo así el párrafo final del artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declaración de no haber lugar al mismo, con imposición de las costas a la parte recurrente y la pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español