STS, 2 de Abril de 1990

Que por los trámites del proceso especial correspondiente se instó acción por la entidad actora pidiendo la nulidad de las marcas núms. de Registro 694.081, 795.033, 850.603, 902.800 así como las núms. 900.950, 900.951, 901.077, habiendo recaído sentencia en instancia única de la Audiencia Territorial, estimatoria en parte de dicha demanda, por la que se declara la nulidad solicitada de las marcas citadas en primer lugar, y se desestima las del segundo grupo, y ello a tenor de la siguiente «ratio decidendi»:

- En primer lugar, razona el órgano «quo», en cuanto a la incidencia planteada en el acto de la vista por la demandada de que la actora ha transferido durante el curso de este litigio sobre nulidad, la marca núm. 133.592 -Manusfacturas Puma- en la que funda su acción a otra sociedad también extranjera como la demandante según BORPI, 16 de marzo 1986 p. 2547: que, por tanto, carece de legitimación activa: que no existe en nuestro ordenamiento limitación alguna para transferir los derechos implicados en un litigio sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1.291-4 del Código Civil y que tampoco en la normativa específica, a través del art. 31 del EPI existe limitación alguna pues admite la transferibilidad de las diversas modalidades por todos los medios que el derecho reconoce, por lo que tampoco existe obligación de notificar dicha transferencia al órgano jurisdiccional que actúa, y si se hace y la enajenación permanece al margen del proceso, no existe el defecto denunciado en virtud del principio «perpetuado legitimationis» y sin perjuicio de los efectos de la cosa juzgada, en su caso, según el art. 1.252-3 del Código Civil . Se afirma que la actora era titular registral desde el 31 de marzo de 1981 de la marca 133.592 (Manufacturas Puma, para distinguir productos de género de punto, manufacturados o no, redes y mallas, clases 22, 24 y 25 del Nomenclátor) cuya solicitud de registro se inicia el 16 de marzo de 1942 y que está vigente al iniciarse este proceso en 23 de enero de 1984, y que como dicha marca es prioritaria con fundamento legal en el art. 124-1 del Estatuto y sin haberse alegado además uso extrarregistral anterior alguno, se concluye, en el cotejo comparativo con las marcas cuya nulidad se pide registradas a nombre de la demandada, con las siguientes características según el relato expositivo de la demanda: «la marca 694.081 para distinguir productos de la clase nº 18. Esta marca consiste en la denominación PUMA y el gráfico de un animal del género de los felinos... puma agazapado en actitud atacante... la marca 795.033, también es de clase 18 del Nomenclátor, consistente esta marca en la denominación PUMA en una tipografía característica... encima de la denominación PUMA, fugura el dibujo de un felino en actitud sonriente... la marca denominativa PUMA para la clase nº 18, la nº 850.603, la que es concedida en 1979... la última marca que solicitó Estudio 2000, S.A., el 5 de marzo de 1979, bajo el nº 902.800, consistente en la denominación PUMAS, para clase 25, que le fue concedido... las marcas de la demandada números 795.033 y 901.077 dos cabezas de felino, una de frente y otra de perfil».

Se razona por el órgano «a quo», la siguiente distinción, que funda su decisión estimatoria en parte:

Las marcas núms. 900.950. 900.951 y 901.077 se hallan registradas en calidad de marcas derivadas de otra principal, la núm. 163.052 la cual está formada por la unión del vocablo «PUMA», y un gráfico representando a un felino, y que distingue productos consistentes en confecciones en general y toda clase de calzados, registrada y en vigor a favor de la demandada, por lo que, al ser marcas derivadas de otra principal, y a tenor del art. 131 del Estatuto se considera que no se ha impugnado dicha marca principal y con independencia de los nuevos elementos accidentes que incorporen, no cabe acceder a la impugnación postulada al traer causa, se repite, las mismas de la principal que queda inalterada -FJ 3º, entre otros, de la recurrida- sin que tampoco quepa acceder a la nulidad de éstas por vulneración de los derechos de pro piedad intelectual de la demandante, pues no se ha logrado acreditar que la misma haya devenido titular de los derechos sobre los dibujos que configuran la parte gráfica de aquellas marcas, merced de la cesión verificada por sus acreedores, cuya identidad no se ha conocido pese al libramiento de comisiones rogatorias (FJ 4º).

Respecto a las otras cuatro marcas las núms. 694.081, 795.033, 850.603 y 902.800, por el contrario revisten la condición de marcas independientes - salvo la núm. 694.081 cuyo registro se inició como derivada de la núm. 679.963, aunque luego ello no se mencionó en la concesión, por lo que deviene irrelevante- ha de resolverse si son incompatibles con la prioritaria de la actora la núm. 113.592, habiendo de concluir en la similitud que media entre unas y la otra, pues al tratarse de marcas combinadas o mismas ese calificativo ha de dilucidarse tomando en conjunto no sólo la parte denominativa -... PUMA- sino también los dibujos o figuras -... «felino»- y la semejanza con los productos que amparan; en conclusión, existe un elemento fonético común, «PUMA», al margen de que la núm. 902.800 se consigne en forma plural, que en las mismas figura el dibujo que representa el mismo tipo de animal, FELINO y que los productos que trata de individualizar cada una son de la misma índole o muy similares (así la núm. 902.800 está referida a confecciones de toda clase, así como para calzados, mientras que la prevalente 133.952 protege la fabricación no sólo de redes o mallas sino también géneros de punto, manufacturados o no; que comprende pues a todo tipo de prendas de vestir, y que, asimismo, tales productos al estar ubicados en los núms. 24 y 25 del Nomenclátor amparan también a las botas, zapatos y zapatillas; las núms. 694.081, 795.033 y 850.603 se refieren en cambio a otros productos: artículos de equipaje, viaje, maletas y mochilas de piel, a los que corresponde el núm. 18 de Nomenclátor, lo cual, no obstante, no permite la coexistencia con la citada 133.952, pues para ello sería preciso que «los productos que amparan fuesen tan opuestos en su naturaleza y fines que racionalmente quepa descartar toda posibilidad de duda en el público», por lo que es evidente que, por todo lo transcrito, el riesgo de confusión en el público es evidente al referirse tales productos, en definitiva, al «equipamiento individual de la persona, vestimenta, como complemento o accesorios» y que suelen venderse en las zonas turísticas en los mismos establecimientos, por lo que procede la nulidad que se declara a la vista del art. 124-1 del Estatuto (FF. JJ. 7 y 8 de la recurrida).

- Finalmente, que no es atendible el alegato de la demanda de la caducidad por el uso de la marca núm. 133.592 por la actora y el juego consecuente del art. 158-5 del Estatuto citado - según arguye el FJ 5-, pues ni se ha acreditado ese no uso, y que la misma se rehabilitó en 16 de mayo de 1981 por lo que el plazo de 5 años habrá de contarse desde entonces y que los Tribunales no lo han declarado según impone el art. 151 de igual cuerpo legal, pues ni fue solicitado por el interesado «ad hoc», y en este proceso sólo se ventila la nulidad cuestionada.

En definitiva, y como síntesis, que la Sala emite para integrar los «facta» de su decisión, resplandece:

Que las cuatro marcas cuya nualidad se ha declarado y antes enumeradas 694.081, 795.033, 850.603 y 902.800, amparan bajo la denominación en su título de la palabra... «PUMA», y que con el dibujo adosado de un felino, a productos relativos a la vestimenta o equipamiento de la persona humana -ropas, confecciones, artículos de punto, calzados, etc.-, mientras que la prioritaria de titularidad de la actora nº 133.592 igulamente acoge la misma denominación, el mismo gráfico o dibujo, y se refiere a productos tales como redes o mallas, géneros de punto, y por su inclusión en los núms. de Nomenclátor -18, 24 y 25-también abarca lo relativo al calzado; que por ello, ante la semejanza de tales productos, y, sobre todo, la imprecisión que puede captar el consumidor, el riesgo de confusión deviene evidente.

Que respecto a las otras tres marcas - las núms. 900.950, 900.951 y 901.077-, por provenir de la previa inscripción de otra marca principal también inscrita a favor de la demandada la n? 163.052, han de seguir el decurso de ésta, por lo que no pedida la nulidad de la misma, su mantenimiento es una consecuencia derivada al margen de que los elementos accesorios incorporados por esas tres marginen el cuadro de semejanza con la prioritaria de la actora, que tampoco ha acreditado en autos su derecho a propiedad intelectual de los dibujos incorporados.

Que el derecho de la actora no ha caducado en momento alguno, y que no trasciende al litigio el evento de que su titularidad haya sido transferida a otra entidad, no demandada en el proceso.

Contra la sentencia dictada por la Sala de Instancia, se interponen sendos recursos, tanto por la parte demandada como por la actora, la primera con la petición de que se desestime por completo la demanda, y la segunda para que se estime la misma en su integridad, y que se examinan a continuación y por separado, no sin antes anticipar esta línea de doctrina jurisprudencial según S. 16 de diciembre de 1989 (que ha de tenerse en cuenta, al efecto, la llamada «Doctrina de Especialidad de las Marcas» que exige tres requisitos para que se produzca una semejanza incompatibilizadora: semejante o identidad entre las denominaciones, entre los productos y el grado de atención del consumidor; y ese resumen doctrinal es como sigue:

Que la acción, se cobija en el art. 124-1 del Estatuto (que dice así: «No podrán ser admitidas al registro como marcas los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado. Se entenderá que existe semejanza fonética cuando la vocal o sílaba tónica sea tan dominante que asorba la pretónica y la postónica, de modo que el oído sólo perciba la tónica característica de la denominación registrada») así como en el repetido art. 201-d) «No podrán registrarse como nombres comerciales... los comprendidos en las prohibiciones señaladas para las marcas en el art. 124 en relación con las denominaciones», y todo ello por el cauce del proceso de nulidad que fija el art. 163 - todos del EPI- serán anuladas las marcas... por sentencia firme de los tribunales.

Al respecto existe una copiosa jurisprudencia que dilucida el problema litigioso derivado de la «semejanza fonética o gráfica de los distintivos admitidos en el Registro con otros ya registrados»: y así puede hacerse la siguiente elección: De la Sala 3.a de este TS: Sentencia de 30 de julio de 1988 : «Es clara la diferencia desde el punto de vista fonético y gráfico de las marcas enfrentadas a lo que sólo se hace preciso añadir a los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida la doctrina constante de esta Sala al respecto consistente en que "el criterio esencial para determinar la compatibilidad o incompatibilidad entre las dos denominaciones es la semejanza fonética o gráfica, ya se manifieste por la prosodia o por la imagen de los vocables en pugna, bastando la concurrencia de la correspondiente para que haya de denegarse el registro de la marca solicitada, y la ausencia de ambas para que sea procedente su concesión; ahora bien, la «semejanza fonética o gráfica» a que alude el art. 124-1 del EPI entraña un «concepto jurídico indeterminado», cuya realidad subyacente ha sido apreciada en función al comportamiento colectivo medio con arreglo al sentido común de los consumidores en un momento histórico determinado que depende de su estado medio cultural, ya que dicho precepto estatutario proporciona una regla gramatical orientadora que ha ido siendo completada, junto a otras, por la jurisprudencia con el valor que a esta concede el art. 6-1 del vigente Código Civil ; así es de constante aplicación el criterio de la «unidad gramatical y conceptual indivisible» de las marcas en pugna, porque su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos laterales o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que las componen, sino más bien atendiendo principalmente a la «impresión fonética o gráfica» que normalmente ha de producir en el público consumidor y que sus componentes asumen a través de la visión o de la audición, más que en buscar en sus profundos y prolijos significados etimológicos, producto de disquisiciones léxico- gramaticales, descomponiendo y aquilatando técnica y científicamente los elementos que forman los vocablos o expresiones enfrentadas, pues esta labor propia de las personas de alto estado cultural no es realizada con dicho rigor por el ciudadano medio al que la marca ha de impresionar». Y de esta Sala 1ª del TS, entre otras muchas: S. de 9 de 1983: «Cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados, tiene especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que por su singularidad caracterizante de producto común, ha de ser preferentemente contemplado para decidir si la marca discutida puede provocar confusión en el tráfico, a costa de la prioritaria que lo había ampliamente difundido», y la de 2 de marzo de 1983: «las pretendidas distinciones entre identidad y semejanza carecen de todo sentido, ya que siendo la finalidad de la marca según el art. 18 del estatuto la de servir para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo, siempre que se disminuya la fuerza o la virtualidad o eficacia distintiva de manera apreciable, deberá concluirse que existe la prohibición con igual régimen que si de absoluta identidad se tratara». Y asimismo como suscribe la Sala «a quo»: «El régimen jurídico de las marcas derivadas -a las que alude el art. 131 del EPI, diciendo que se registrarán con el nombre de tales "las que se soliciten por el concesionario de otra anteriormente registrada, y en las que figure el mismo distintivo principal, variando los demás accidentes o elementos complementarios del diseño"- ofrece la peculiaridad, sentada por el TS en Sentencias como las de 18 de octubre de 1962, 5 de marzo de 1973 y 13 de marzo de 1974, entre otras, de que sólo cabe impugnar los nuevos elementos accidentales o complementarios cuya variación permite singularizar e individualizar el signo derivado, pero sin que pueda atacarse el elemento característico principal, toda vez que éste ya consta registrado con antelación, lo cual implica que la protección jurídica de que disfrute la marca principal se extiende y comprende también a las que sean derivadas en cuanto al elemento distinto común atañe.»

En el recurso de la demanda se aducen los siguientes motivos:

1. En el primer motivo de casación al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la LEC se denuncia la infracción de los arts. 44 y 327 del EPI, porque constando según admite la sentencia recurrida, que tuvo lugar la transferencia de la marca de la actora a otra sociedad extranjera -BOPI 16 de marzo de 1986- no se tuvo en cuenta para apreciar la falta de ligitimación activa, a lo que ha de responder que, aparte de la correcta línea de argumentación de la sentencia, es evidente que al margen de la realidad de tal transmisión de derechos, al no haberse constatado en el Registro tal desplazamientos de derechos -al menos, en el litigio no ha sido tal exigencia constatada- no cabe desmontar la posición jurídica con que actúa el actor, que, lo es, precisamente, como titular de una marca ya registrada, y, por tanto, como ejerciente de un derecho de propiedad industrial que puede -a los efectos de la tutela especial otorgada adquirirse por virtud del registro... según prescribe el art. 2 inciso primero del Estatuto, por lo que el motivo ha de decaer.

En el segundo motivo se denuncia por igual vía, la infracción del art. 131 y la doctrina jurisprudencial que cita en cuanto al criterio que sostiene el órgano «a quo» sobre las marcas derivadas, calificativo que le adosa sólo a las tres citadas sobre las que descarta la nulidad postulada, juicio que debía haberse extendido en todas y, al respecto, ha de subrayarse que es correcta esa calificación ya que la literalidad del art. 131 del Estatuto es inconclusa, en la idea de que sólo serán marcas derivadas las que se registren con tal carácter y ello es posible cuando el propio interesado en su solicitud mencione la marca principal de las que traen causa las así por ello llama das derivadas, salvo, claro es, que, como afirma la sentencia que cita el motivo, aún no empleada esa palabra en la solicitud, se desprenda «palmariamente» que de esta manera se solicitó, lo que no acontece en el caso de autos, no sólo por lo afirmado por la Sala de que únicamente se postuló carácter de las tres marcas repetidas y no de las restantes sino porque del contexto registral, y de todo su proceso previo no es admisible obtener esa conescuencia, pues únicamente en principio, es el propio interesado el que ha de esgrimir por conocer todas sus circunstancias, y así, entonces, referirse en la concesión, por lo que el motivo ha de decaer.

En el tercer motivo de casación se denuncia con igual amparo jurídico la in fracción del art. 161 estatutario, en cuanto no aprecia la Sala la caducidad de la marca matriz contradictoria de la actora, la prioritaria núm. 133.592, y al respecto emite un juicio muy particular sobre el alcance de la rehabilitación, pues en su misma ex presión literal, aduce a una eficacia «ex ante», salvo precepto en contrario, y, por tanto, convalida su vigencia desde que la misma accedió al registro (a ello sin más ha de reconducirse la carga fiscal que se impone al rehabilitante de pagar los derechos no sólo por las renovaciones sino por los quinquenios transcurridos) desde que la marca incurrió en caducidad, amén de cuanto se expone por la recurrida de que en caso alguno se ha pronunciado esa caducidad «ope sententiae» como prescribe el último núm. del art. 159 del EPI .

Al amparo del mismo núm. 5 del 1.692 citado, se denuncia la infracción del art. 124-1 del EPI, y doctrina que cita, puesto que no se da entre las marcas anuladas y la de la contraparte el riesgo o confusión que prohibe el citado precepto: la denuncia incide, pues, en el núcleo del litigio, y sería suficiente para rechazar el motivo re producir cuanto se expuso en línea de principios al comienzo de esta decisión para concluir que esa triple concurrencia de afinidades acontece entre las marcas contra puestas, ya que no sólo los distintivos que utilizan coinciden en su dualidad fonética y gráfica -la expresión de un nombre comercial tan extendido en el mercado como es la palabra «Puma», y la identidad del dibujo del «felino» que lo explica, es inconclusa, sino que además la exigencia que no se refieran a productos no absolutamente distintos también acontece - reproducir los argumentos transcritos anteriormente son suficientes para colmar la analogía y por tanto la no diferencia sustancial- y, por último, el riesgo de confusión por tal similitud, como efecto deletéreo para el consumidor deviene consecuente: se trata siempre de productos de equipamiento personal, que con ese previo designio denominativo inducen al adquiriente a la confusión al no distinguir cuál es la verdadera progenie empresarial o fabril de aquéllos que compra -la similitud entre las marcas es de incumbencia de la Sala «a quo» que ha de aceptarse mientras no se demuestre es contraria al buen sentido ( Sentencias 30 de abril de 1986, 5 de julio de 1986, 28 de noviembre de 1986 ), por lo que el motivo fracasa, sin que, igualmente, sea atendible al 5?, pues el supuesto de hecho del art. 14-1 del EPI no acontece en el conflicto de derechos planteado en este litigio; y con ello el recurso de la demandada también fracasa.

Por su parte la demandante aduce tres motivos en su recurso a los fines de sostener la totalidad de su demanda, todos por la vía jurídica y con este contexto explicativo:

1. En el primero, se denuncia la infracción del art. 2-4 Ley Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 y art. 15-3 Convenio Unión de Berna en relación con su art. 5-1-2, y ello porque el rehuse de la acción que verifica el Tribunal con respecto a las tres marcas antes enumeradas (aparte de por su carácter de marcas derivadas, según lo expuesto) porque tampoco por el juego de los derechos de autor cabe asignar tal cualidad a la actora respecto a los dibujos de las mismas -el felino en cuestión-: 224 y la Sala argumenta su juicio, no sólo porque la demandante no ha acreditado en autos que tales derechos de propiedad intelectual en efecto le pertenecían que «era presupuesto indispensable para el éxito de su pretensión», sino porque tampoco se ha podido acreditar la identidad de sus creadores al no haberse practicado prueba alguna en autos ni conseguirse el resultado propuesto al de volverse sin cumplimentar las comisiones rogatorias libradas; o sea, el rehuse de ese derecho no se funda, como entiende el recurrente en admitir previamente que se trate de una obra inédita - art. 2-4 de la L. Propiedad Intelectual - ni de una obra «anónima» a que se refiere el art. 15-3 del Convenio de la Unión de Berna, ni, por supuesto, que tampoco la tutela demandada se niegue a la parte por su condición de extranjera -art. 5-1 de dicha Unión- sino porque, se insiste, en que no cabe ese amparo judicial en quien, basando su acción en que es titular de un derecho no lo acredita en autos, ni tampoco prueba, por ende, su posible calidad como causahabiente de sus auténticos creadores. (Los dibujos registrados seguido de su explotación ininterrumpida pone de manifiesto el dominio a favor de sus creadores STS 2 de abril de 1988 ), por lo que el motivo debe decaer.

Se denuncia en el segundo motivo la infracción de los arts. 7 y 3-3 de la Ley de Propiedad Intelectual en relación con el 6-3 del CC, pues al haberse razonado, se dice, la propiedad intelectual del recurrente sobre tales dibujos, la consecuencia jurídica derivada no la ha obtenido la Sala «a quo», que claro es, sigue el mismo des monte derivado de la anterior condena del motivo precedente, de que trae causa.

En el tercer motivo, se denuncia la infracción del art. 131 EPI, en cuanto a la aplicación que hace la Sala de Instancia sobre el régimen jurídico de las marcas derivadas, pues se afirma, literalmente, que una marca derivada podrá atacarse en cuanto a «sus nuevos elementos complementarios deben respetar los derechos preexistentes de terceros» evitándose con ello, se agrega, la solicitud intencionada de marcas derivadas con algún nuevo signo respecto a la principal que convoque la confundibilidad: el alegato también carece de base, porque ese art. 131 permite la registración con tal carácter por solicitud del concesionario de otra anteriormente registrada y en la que figura el mismo distintivo principal, variando los demás accidentes o elementos complementarios del diseño: y nada se ha demostrado - en su caso, debía haberse atacado la sentencia por la vía fáctica del art. 1.692-4 LEC - de que ello no acontezca en el caso de autos, pues permanece el mismo y único distintivo principal de la marca de origen o «elemento individualizador con especial eficacia individualizadora ( STS 9 de mayo de 1983 )» y las ahora «derivadas», cual es la denominación PUMA - que no se olvide alberga el núcleo generador de toda la patología de la con fusión inferida en el mercado, y que la Sala de Instancia dirime, en su respectiva con formación, según el carácter de cada marca impugnada, criterio que se reitera en lo atinente en la tesis sostenida por la STS de 30 de enero de 1990 por la Sala Especial del TS del art. 61 de la LOPJ - por lo que al no haberse, en modo alguno, demostrado que el agregado de los nuevos «accidentes o complementos» provoquen por sí so los, y nunca, pues, como un impacto de rechazo por la onda de sugerencias que en ánimo del consumidor proyecte el «nomen» PUMA de la principal, ese riesgo de confundibilidad, habrá de mantenerse la protección registral que emana del mismo cauce legitimador de la marca causante o a la que se agregan o derivan, por lo que con el rehuse del motivo procede desestimar el recurso.

Por todo lo expuesto anteriormente, en nombre de S.M. el Rey y en virtud de la autoridad conferida por el pueblo español,