STS, 17 de Julio de 1990
| Ponente | JOSE MARIA RUIZ-JARABO FERRAN |
| ECLI | ES:TS:1990:5782 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 1990 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 1.394.-Sentencia de 17 de julio de 1990
PONENTE: Excmo. Sr. don José María Ruiz Jarabo Ferrán.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación número 1172/1989.
MATERIA: Marca «Tacto».
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 1988 .
DOCTRINA: Lo ya establecido en otra sentencia en la que fueron partes la misma solicitante e igual
denominación de marcas, en correcta aplicación del principio de unidad de doctrina y seguridad
jurídica, condiciona decisivamente el enjuiciamiento del presente caso.
En la villa de Madrid, a diecisiete de julio de mil novecientos noventa.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante Nos pende en grado de apelación, interpuesta ésta por la entidad mercantil «S. C. Jhonson and Son, Inc.», representada por el Procurador de los Tribunales don Rafael Rodríguez Montaut y asistida de Letrado don Alberto de Elzaburu, contra la sentencia dictada el 12 de noviembre de 1988, por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid ; habiendo comparecido como partes apeladas la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, y don Ángel Jesús, representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Estévez Novoa y asistida del Letrado don Carlos Amador Millán. Versando el proceso sobre marca.
La entidad mercantil «S. C. Jhonson and Son, Inc.», solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca número 986327, denominada «Tacto», para distinguir «jabón para las manos» de la clase 3.a del Nomenclátor, solicitud denegada en acuerdo de fecha 5 de noviembre de 1982, desestimándose el recurso de reposición contra el anterior acuerdo en el posterior de 11 de diciembre de 1983.
Contra esta última resolución «S. C. Jhonson and Son, Inc.», interpone recurso contencioso-administrativo ante la Sala Primera de dicho orden Jurisdiccional de la Audiencia Territorial de Madrid, en el que seguido por sus trámites, recayó sentencia de fecha 12 de noviembre de 1988, desestimatoria del recurso.
Frente a la anterior sentencia «S. C. Jhonson and Son, Inc.», promueve el presente recurso de apelación, en el que las partes en el mismo personadas quedaron instruidas de todo lo actuado y presentaron sus correspondientes escritos de alegaciones, señalándose posteriormente para la deliberación y fallo del recurso el día 12 de julio de 1990, fecha en la que tuvo lugar el acto. Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don José María Ruiz Jarabo Ferrán.
La entidad mercantil norteamericana «S. C. Jhonson and Son, Inc.», solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la protección registral de la marca número 986327, denominada «Tacto», con la que se pretendía distinguir «jabones para las manos», solicitud a la que se opusieron los titulares de las marcas «Tacto de Lázaro y Taktosan», que distinguen igualmente productos de la clase 3.a, y la última de ellas, en concreto, cosméticos, pasta dentífrica, ingredientes para baño, etc., adoptándose por el antes mencionado organismo el acuerdo de 5 de noviembre de 1982, por el que se denegó la marca interesada, acuerdo confirmado en el posterior de 13 de diciembre de 1983 al desestimarse la reposición del precedente citado. Contra estos actos administrativos la solicitante de la marca «Tacto» ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo, que en su primera instancia ha sido desestimado en la sentencia de la Sala Primera de este orden Jurisdiccional de la Territorial de Madrid ahora apelada, en la que además de aludir a la semejanza fonética y gráfica de las marcas enfrentadas, se resalta la generidad del vocablo «Tacto» y la prohibición de su registro de conformidad con lo establecido en el número 5.° del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 . Debemos destacar, por último, que la parte hoy apelante en todos sus escritos, tanto en la vía administrativa como en esta procesal, se apoya fundamentalmente, para mantener su pretensión, en un registro prioritario de la que es titular, cual es la marca número 707700, denominada «Jhonson Tacto».
La cuestión que se nos presenta en este recurso para su enjuiciamiento ha sido ya resuelta anteriormente por esta Sala en la sentencia de 30 de julio de 1988, que enjuició respecto de un tema prácticamente idéntico al que es objeto de este debate judicial, al tratarse allí de la solicitud de inscripción de la marca número 1006134, también denominada «Tacto», e igualmente solicitada por la entidad mercantil hoy apelante, habiéndose establecido en la precitada sentencia, en declaraciones que textualmente transcribimos, que «no cabe que en el caso examinado entre en juego y se valore la preexistencia de la marca número 707707 (existe un error de la última cifra) "Jhonson Tacto", pues ésta constituye un conjunto diferenciado, sin que pueda confundirse con la marca "Tacto"; es decir, que no es factible abstraer de aquélla uno de sus elementos integrantes y sostener que tal elemento, de naturaleza genérica, constituye una marca previamente inscrita», y que «la doctrina sentada por esta Sala de que nunca pueda alegarse un derecho de preferencia frente al titular de una marca más prioritaria, que posteriormente la extiende a otros productos o modalidades, no es aplicable en el caso examinado, porque al emplear en la nueva marca uno de los elementos que integraban la primitiva inscrita, resulta que la marca solicitada queda constituida por la denominación "Tacto", ... que constituye una expresión genérica no susceptible de monopolio o exclusiva y, por tanto, prohibida su admisión como marca por el artículo 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial », llegándose en la precitada sentencia de 30 de julio de 1988 a la conclusión de que «negarnos la inscripción de la marca 1006134 denominada "Tacto" (gráfica) por la imposibilidad de constituir una nueva marca con sólo un elemento integrante de la ya inscrita, que aisladamente y como tal signo constituye una denominación genérica, que el precepto mencionado prohibe pueda inscribirse como marca, al no ser susceptible de reivindicar en exclusiva».
Lo ya establecido, pues, por esta Sala en la aludida sentencia de 30 de julio de 1988, condiciona decisivamente el enjuiciamiento del presente caso, que es, como ya hemos adelantado, prácticamente idéntico que el resultado en aquella sentencia -misma entidad mercantil solicitante e igual denominación de las marcas objeto de ambos procesos-, por lo que a la misma conclusión habremos de llegar ahora, en correcta aplicación del principio de unidad de doctrina y también del de seguridad jurídica, no sólo por lo razonado en la precitada sentencia, sino también lorque la marca «Tacto» es incompatible con la prioritaria, incluso también con reación a la marca «Jhonson Tacto», denominada «Taktosan», cuya similitud fonética es evidente, y que, a mayor abundamiento, protege productos muy similares a los de la solicitada, tales como cosméticos, pasta dentífrica, ingredientes para baño, etc.
En consecuencia, procede la desestimación de la presente apelación y la confirmación de la sentencia en la misma recurrida, sin hacerse especial declaración sobre costas, al no apreciarse mala fe ni temeridad en ninguna de las partes intervinientes en este proceso.
Por lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación, interpuesto por la entidad mercantil «S. C. Jhonson and Son, Inc.», contra la sentencia dictada el 12 de diciembre de 1988 por la Sala Primera de este orden jurisdiccional de la Audiencia Territorial de Madrid, recaída en el recurso número 343 de 1984, sentencia que procede confirmar. Todo ello sin hacer imposición de costas.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José María Ruiz Jarabo Ferrán.-Salvador Ortolá Navarro.-Carmelo Madrigal García.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don José María Ruiz Jarabo Ferrán, Magistrado Ponente de la misma, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que como Secretario de la misma, certifico.- Joaquín Seoane Rodrigo.-Rubricado.
