STS, 30 de Noviembre de 1990
| Ponente | MATIAS MALPICA GONZALEZ ELIPE |
| ECLI | ES:TS:1990:17617 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 30 de Noviembre de 1990 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 740.- Sentencia de 30 de noviembre de 1990
PONENTE: Magistrado Excmo. Sr. don Matías Malpica González Elipe.
PROCEDIMIENTO: Propiedad industrial.
MATERIA: Marca "Perros de Presa Canarios". Asociaciones no mercantiles.
NORMAS APLICADAS: Sustantivas: 1, 4, 10, 14-1, 118, 119, 121, 122, 123, 124-1º, 199-2º, 201,
212, 215, 216 del Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 ).
Procesales: Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 21 de febrero, 3 de mayo y 7 de junio de 1985, 8 de abril, 26 de mayo y 7 de noviembre de 1988 y 5 de mayo de 1989.
DOCTRINA: La confrontación de marcas ha de ser global y no fragmentaría, de suerte que la literalidad de las denominaciones y los gráficos o diseños no pueden ser cotejados por separado y el enfrentamiento ha de ser en su triple vertiente, visual, auditiva o fonética y literaria y es obvio que no pueden conducir a confusión a las personas a las que van destinadas las actividades de las Asociaciones en contienda, pues los elementos literarios semejantes son genéricos o comunes y, por tanto, no aptos de reivindicación y los gráficos son muy distintos, ya que no puede racionalmente confundirse la cabeza de un can con el animal en cuerpo entero.
-Se desestima el recurso-.
En la villa de Madrid, a treinta de noviembre de mil novecientos noventa.
En los autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía instados ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Santa Cruz de Tenerife por la representación de "Asociación Club de Perros de Presa Canaria", contra "Asociación Club Español de Presa Canaria", sobre registro de nombre en el Registro de la Propiedad Industrial, y seguidos en apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial -hoy Provincial- de Santa Cruz de Tenerife, que ante nos penden en virtud de recurso de casación interpuesto por la "Asociación Club de Perros de Presa Canarios", representada por el Procurador de los Tribunales señor Navarro Gutiérrez bajo la dirección del Letrado don Ramón Chaves González, que comparecieron en la vista como parte recurrente; contra la "Asociación Club Español de Presa Canario", que no se personó en la vista, pese a estar citada en debida forma como parte recurrida.
La Procuradora señora Aguirre López en nombre y representación de la "Asociación Club de Perros de Presa Canaria" formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía, contra la "Asociación Club Español de Presa Canario", sobre registro de nombre en el Registro de la Propiedad Industrial ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Santa Cruz de Tenerife, y tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se declare que su representada la "Asociación Club de Perros de Presa Canaria" es titular de la marca "Club de Perros de Presa Canaria" para todo el territorio nacional, que la demandada "Asociación Club Español de Presa Canario" viene realizando usurpación de marca, que se condenase a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones y como consecuencia el cese inmediato en el uso del nombre "Club Español de Presa Canario" para la denominación y presentación de esa asociación, y que fuera condenada la demandada al pago de las costas.
Admitida la demanda y emplazada la demandada "Asociación Club Español de Presa Canaria", contestó a la misma en su nombre y representación el presidente de dicha asociación, señor Ramón, y tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que creyó aplicables al caso, terminó suplicando se desestimara la demanda en su integridad.
Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ésta se celebró el día señalado, con asistencia de las partes sin avenencia.
Recibido el pleito a prueba se practicó las que propuestas por las partes fueron declaradas pertinentes.
Unidas a los autos las pruebas practicadas se convocó a las partes a comparecencia poniéndolas, mientras tanto las pruebas de manifiesto en secretaría para que hicieran un resumen de las mismas lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del señor Juez para dictar sentencia.
El señor Juez de Primera Instancia número 5 de Santa Cruz de Tenerife don Arturo Beltrán Núñez dictó sentencia de fecha 24 de diciembre de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que desestimando la demanda debo absolver a la "Asociación Club Español del Perro Canario" de las pretensiones contra él deducidas e impago a la entidad actora digo e impongo el pago a la entidad actora de las costas del juicio".
Interpuesto recurso de apelación por la representación de la actora-apelante "Asociación Club de Perros de Presa Canaria", contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 24 de diciembre de 1987, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de esta ciudad de Tenerife, dictó sentencia de fecha 12 de noviembre de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue: "Por todo lo anteriormente expuesto, y vistos los preceptos y doctrina legal citada, y además de general aplicación, la Sala decide: Desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia recurrida; con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante."
El Procurador don Carlos Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de la "Asociación Club de Perros de Presa Canaria", formuló recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 12 de noviembre de 1988, por la Sala de lo Civil de la entonces Audiencia Territorial, hoy Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con base en los siguientes motivos: 1º Amparado en el número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 34/1984, de fecha 6 de agosto ), por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por "infracción de las normas reguladoras de la sentencia", concretamente del artículo 359 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, al incurrir la sentencia de la Audiencia en incongruencia Por "extra petita". 2º La autoriza el número 5º del artículo 1.692 de la Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 34/1984, de 6 de agosto ), por infracción de Ley en el concepto de aplicación indebida del párrafo 1º del artículo 14 del Real Decreto-Ley de fecha 25 de julio de 1929 (publicado por Real Orden de 30 de abril de 1930) que aprobó el Estatuto de la Propiedad Industrial vigente. 3º Fundado en el número 5º del artículo 1.692 de la Ley de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 34/1984, de fecha 6 de agosto ), por infracción de Ley, en el concepto de violación (por no aplicación) dé los artículos 118, 119, 124-1º, 199 (párrafo 2º), 201-1, 212, 215, 216-3 del Real Decreto Ley de fecha 26 de julio de 1929 (publicado por Real Orden de 30 de abril de 1930 ) que aprobó el Estatuto de la Propiedad vigente, referida normativa que, en cuanto a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimientos, impiden el uso de denominaciones que puedan inducir a error o confusión en el mercado en relación con otras denominaciones registradas.
Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción por las partes, se mandaron traer los autos a la vista con las debidas citaciones.
Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Matías Malpica González Elipe.
La "Asociación Club de Perros de Presa Canarios" que fue inscrita en el Registro de Asociaciones el 22 de febrero de 1984 conforme a la Ley correspondiente de 24 de diciembre de 1964, como titular de la Marca número 1107245 solicitada el 30 de mayo de 1985 -así como de Rótulo de Establecimiento número 152571 y nombre comercial número 106.162, todos con denominación "Club de Perros de Presa Canarios" y con diseño la marca, de la silueta de un perro de las características de la raza canina a que se refiere la denominación-, promovió en 29 de abril de 1987 demanda contra el "Club Español de Presa Canario" que venía ejerciendo sus actividades estatutarias desde enero de 1983 solicitando se condenara a la demandada a que cesara en las mismas con el uso del nombre citado "Club Español de Presa Canario" que supone usurpación de la marca registrada de la actora provocando confusión en el consumidor o aficionado relacionando a la demandante con la demandada; esta demandada se opuso instando el rechazo de la demanda, con base en la prioridad de ejercicio de sus actividades y en la denegación de confusión puesto que ninguna de las partes contendientes desarrolla ninguna actividad mercantil industrial ni en general de carácter lucrativo, habiéndose dictado en primera instancia sentencia desestimatoria de la demanda por no prestarse a confusión las denominaciones de la marca, que tan sólo son iguales en aquello en que es mínimamente necesario que lo sean como "s la definición del objeto específico de su interés, que en este caso es el perro de presa canario, cuya sentencia fue confirmada por la Sala de Apelación fundándose en que no habiendo transcurrido tres años desde la concesión de las titularidades de propiedad industrial esgrimidas en la demanda, no tiene consolidado el dominio de las mismas a tenor del artículo 14 del Estatuto de Propiedad Industrial, por lo que no puede pretender la protección registral contra quien con anterioridad, desde 1983, viene poseyendo la denominación por la que ha sido demandada y que figurando de tal guisa en el Registro de Asociaciones, está igualmente reconocida como tal desde esa fecha por otras sociedades caninas.
Ha de tenerse presente en primer lugar que el recurso de casación se formula técnicamente contra la sentencia de segundo grado y contra sus pronunciamientos es únicamente viable todo el alegato de los motivos formalizados en el escrito de la recurrente, y que en el caso presente al no haberse dirigido ninguno de dichos motivos por la vía del número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunciando error de hecho, quiérese decir que todas las declaraciones radicas de la sentencia de segundo grado han quedado consentidas y sobre ellas ha de partirse como premisa insoslayable en la aplicación del ordenamiento jurídico.
El motivo 1º con apoyo, en el ordinal 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señala como incongruencia "extra petita" con vulneración del artículo 359 de la misma Ley procesal, en que incurre la Sala de instancia, al razonar sobre la aplicación del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que únicamente puede ser empleado, según la recurrente, cuando se accione de nulidad registral que obviamente no se ha solicitado en la contestación a la demanda, lo que implicando por otra parte, una aceptación por dicho Tribunal de la similitud entre las denominaciones usadas por ambas Alegaciones litigantes, desborda los términos del debate incluso los extremos de las consideraciones del Juzgador de primera instancia. Si bien es cierto, que conforme a la doctrina de esta Sala 1ª incongruencia se produce cuando se altera la "causa petendi" pues en tal supuesto se coloca a la contraparte en un estado de indefensión (sentencias de 21 de febrero; 3 de mayo y 7 de junio de 1985 ) no es menos cierto que cuando, como en este caso, el fallo se acomoda al "petitum" de los escritos esenciales de las partes y se hace uso del principio "iura novit curia" en relación con el ejercicio de una acción privilegiada como es la prevista en el artículo 4º del Estatuto de la Propiedad Industrial, en concordancia con el artículo 123 del mismo Estatuto, que obviamente comporta unas limitaciones definitorias de su alcance que el propio texto legal perfila para evitar un uso excesivo y no cualificado por la protección que el Registro de la Propiedad Industrial dentro de su esfera jurídica depara a las inscripciones que lo integran, los Tribunales "ex officio" pueden denegar la protección que las Leyes nos confieren a la acción ejercitada, aun cuando ese extremo como "causa petendi" no haya sido opuesto por el demandado ni por tanto objeto específico de debate, porque si la acción no ha nacido conforme al dispositivo legal, no puede lógicamente reconocérsele la virtualidad y eficacia que se propugna por la ejerciente; y así tenemos que siendo poseedora prioritaria la demandada de la denominación "Club Español de Presa Canario", según se expone en la sentencia y resalta de los medios de prueba obrantes en autos desde 1983, y no habiéndose inscrito la marca de la actora hasta 1986, el artículo 14-1º del Estatuto no podía conferirle los atributos dominicales a la recurrente a la hora de ejercitar la acción contra el poseedor anticipado el 29 de abril de 1987, pues sólo devenía propietario provisional el titular inscrito hasta tanto no transcurrieran los tres años prevenidos en el artículo 14-1º frente a los poseedores no inscritos, los que acreditada su posesión anterior a la inscripción dejan inocua la acción ejercitada en su contra (sentencias de 8 de abril, 26 de mayo y 7 de noviembre de 1988 y 5 de mayo de 1989 ), máxime cuando la propia parte demandada ha procurado hacer ostentación procesal, por la documental aportada, de su anticipación en el tiempo en el uso de la denominación registrada como Asociación y en sus actividades específicas. Por ello no se da la incongruencia que se pretende en el primer motivo que decae por ello, como así también el segundo motivo que con base en el ordinal 5º del artículo
1.692 acusa la infracción del artículo 14-1 del Estatuto por haber sido analizado en las precedentes líneas, lo que acredita que no sólo se puede y debe utilizar el precepto sustantivo que se dice conculcado cuando se trate de pedir la nulidad registral por un tercero dentro de los 3 años que expresa, sino que por un tercero prioritario en el uso y con buena fe, aún no inscrito, puede rechazar la acción ejercitada en su contra por el titular inscrito dentro de los tres años siguientes a la publicación de la concesión de inscripción en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y de ahí, que se mantenga la doctrina de que no se establece en el artículo 14-1º del Estatuto un derecho de usucapión de la marca inscrita, sino el de la prescripción extintiva de la acción o de la excepción de tercero poseedor para defenderse del titular inscrito, ya que esta litis tiene su palmario apoyo en el último inciso del 2º párrafo del artículo 1º del Estatuto citado.
El motivo tercero con la misma base procesal del artículo 1.692-5º, denuncia la infracción de los artículos 118, 119, 124-1º, 199-2?, 201-d, 212, 215 y 216-3º del Estatuto aprobado por el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 y ello por dirigirse "ad cautelam" a impugnar las afirmaciones de falta de similitud de las marcas y en efecto a tal particular cabe decir: 1º Que conforme a muy nutrida doctrina de esta Sala y la Tercera del Tribunal Supremo, la confrontación de marcas ha de ser global y no fragmentaria, de suerte que la literalidad de las denominaciones y los gráficos o diseños no pueden ser cotejados por separado y el enfrentamiento ha de ser en su triple vertiente, visual, auditiva o fonética y literaria, y es obvio que no pueden conducir a confusión a las personas a las que van destinadas las actividades de esas asociaciones, pues los elementos literarios semejantes son genéricos o comunes y, por tanto, no aptos de reivindicación y los gráficos son muy distintos, ya que no pueden racionalmente confudirse la cabeza de un can con el animal en cuerpo entero; 2º Que es así, lo demuestra la circunstancia de que ambas Asociaciones contendientes han ingresado en el Registro público que les es propio, sin rechazo de la autoridad administrativa que así lo hubiera hecho de haber observado confusión en sus respectivas designaciones, conforme ordena el artículo 3-2-1.° de la Ley de 24 de diciembre de 1964 ; y 3° Que precisamente por tener tal carácter de Asociación, que por definición excluye de su ámbito la Ley citada en su artículo 2º -por la que se rigen las partes contendientes-, a las sociedades civiles y mercantiles, no es concebible el ejercicio de un elemento patrimonial mercantil propiciatorio del lucro o granjeria -como son estas propiedades especiales susceptibles de ingreso en el Registro de la Propiedad Industrial-, en Asociaciones que están fuera del marco subjetivo al que un tal organismo ampara como se infiere de los artículos 1º-1, 4º, 10, 121 y 122 del Estatuto . De todo ello se deduce el rechazo del motivo.
Rechazados todos los motivos, se desestima el recurso con expresa imposición de costas a la recurrente y pérdida del depósito constituido (artículo 1.715 "in fine" de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos nó haber lugar al recurso de casación interpuesto por el la representación de la "Asociación Club de Perros de Presa Canarios" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la entonces Audiencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife, en fecha 12 de noviembre de 1988 ; se condena en costas a dicha recurrente, con pérdida del depósito constituido. Líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que en su día remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Alfonso Barcala Trillo Figueroa.-Francisco Morales Morales.- Jesús Marina Martínez Pardo.- José Almagro Nosete.- Matías Malpica González Elipe.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Excmo. Sr. de la Sala Primera del Tribunal Supremo don Matías Malpica González Elipe, y Ponente que ha sido en estos autos, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.
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SAP Valencia 617/1998, 4 de Julio de 1998
...ello será siempre que no altere, claro está, la causa petendi, pues de ser así, sí que se incidiría en incongruencia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 30-11-90, 23-12-91, 16-3-92, 1-10-92, 9-2-93, 22-11-93, 31-10.- 94 y 11-11-96 ). Consiguientemente, si bien es cierto que la calificación......
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SAP Valencia 663/1998, 16 de Julio de 1998
...éste que no puede aceptarse so pena de incurrir en incongruencia ya que se estaría alterando la causa petendi ( Sentencias del Tribunal Supremo de 30-11-90, 23-12-91, 16-3-92, 1-10-92, 9-2-93, 22-11-93, 31-10-94 y 11-11-96 ). Cierto es que aunque ni en el escrito de demanda (folio 1) ni en ......