STS, 8 de Junio de 1991
| Ponente | FRANCISCO MORALES MORALES |
| ECLI | ES:TS:1991:16221 |
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 1991 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 447.-Sentencia de 8 de junio de 1991
PONENTE: Excmo. Sr don Francisco Morales Morales.
PROCEDIMIENTO: Juicio declarativo ordinario de menor cuantía.
MATERIA: Declaración de carecer los demandados del derecho a usar un distintivo. Rótulo de
establecimiento mercantil. Marca.
NORMAS APLICADAS: Artículo 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 26 de mayo
de 1988, 2 de abril de 1990. Sala Tercera, 20 de diciembre de 1985, 1 de julio de 1987, 26 de
diciembre de 1988, 10 de julio de 1989, 21 de octubre de 1985.
DOCTRINA: Al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las
denominaciones semejantes, ha de ser el Tribunal a quo al que compete fijar en cada caso su
criterio, mediante el estudio comparativo hecho en la instancia, que ha de respetarse en casación,
mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido. Para que dos
distintivas sean incompatibles como marcas no es suficiente cualquier grado de semejanza fonética
o gráfica, sino que ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión a los
consumidores o que perjudique a terceros interesados, y cuando se trata de rótulos de
establecimientos, por ser más reducido el ámbito territorial en que producen sus efectos, al señalar
el legislador en el art. 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial «la exclusión del que no se
distinga suficientemente de una denominación registrada como Marca...», no está previendo
presupuesto para su denegación una simple semejanza, sino que para ser denegado precisa una
semejanza cualificada
.
En la villa de Madrid, a ocho de junio de mil novecientos noventa y uno.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados que se indican al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera dela Audiencia Provincial de Valladolid, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Valladolid, sobre declaración de carecer los demandados del derecho a utilizar el distintivo Chansell y otros extremos; cuyo recurso fue interpuesto por «Chanel, Societé Anonyme», representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut y defendida por el Letrado don José María del Corral Perales; siendo parte recurrida don Jose Daniel y don Carlos Miguel , representados por la Procuradora doña Autora Esquivias Yustas y asistidos por el Letrado don Camilo de la Red Fernández.
Antecedentes de hecho
El Procurador don José María Ballesteros Blázqúez en nombre y representación de «Chanel», formuló ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Valladolid, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra don Jose Daniel y don Carlos Miguel , sobre declaración de carecer los demandados del derecho de utilizar el distintivo Chansell y otros extremos. Alegó los hechos que en síntesis son: La actora, «Chanel», es una sociedad domiciliada en Francia que desarrolla su actividad mercantil en el ámbito de la alta costura, siendo titular de los registros núm. NUM000 denominada «Tissus Chanel», núm. NUM001 , denominada «Chanel», y núm. NUM002 , denominada «Chanel». Hacia el último trimestre del año 1984, la actora tuvo conocimiento de que en León existía un establecimiento identificado por el distintivo «Tejidos Chanel», por lo que tuvo que dirigirle una comunicación requiriendo para que cesaran en la utilización del vocablo «Chanel». Los demandados optaron por denominar a su industria como «Chansell», procediendo a inscribir este nombre en el Registro de la Propiedad Industrial, siendo rechazado, por lo que la actora requirió a los demandados para que cesasen en el uso de este nuevo vocablo, rechazando los demandados dicha cesación manifestando que la resolución de negación había sido recurrida. Alegó los fundamentos de Derecho que constan en autos y terminaba suplicando en su día se dicte sentencia en la que se declare que los demandados carecen del derecho a utilizar el distintivo «Chansell»; declarar que los demandados deben abstenerse de seguir utilizando la denominación «Chansell» y cualquier otra denominación que resulte confundible con la marca «Chanel»; declarar que los demandados vienen obligados a indemnizar a la entidad demandante los daños y perjuicios ocasionados; y condenar a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones y al pago de las costas, solicitando en el primer otrosí la adopción de medidas cautelares.
Admitida la demanda y emplazados los demandados, compareció en autos, en su representación el Procurador don Vicente Arranz Pascual, quien contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que constan en autos y terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se desestimen los pedimentos de la misma y se declare el derecho de los demandados a utilizar el rótulo de establecimiento «Chansell», con expresa imposición de las costas a la actora. Por otrosí solicitó el recibimiento del juicio a prueba.
Celebrada la comparecencia que preceptúa la Ley, se recibió el juicio a prueba, practicándose las que propuestas por las partes, fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se presentaron por las partes escritos de resumen de las mismas, quedando el juicio concluso para sentencia.
El Iltmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia, dictó Sentencia en fecha 16 de enero de 1988 , cuyo fallo es el siguiente: «Que desestimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Ballesteros Blázquez, en nombre y representación de "Chanel, S. A.", contra don Jose Daniel y don Carlos Miguel , debo declarar y declaro no haber lugar a los pedimentos formulados por la entidad actora, absolviendo de los mismos a los demandados, con imposición de las costas a la parte actora.»
Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, dictó sentencia cuya parte dispositiva a tenor literal es la siguiente: «Confirmamos la Sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia del núm. 1 de esta ciudad el 16 de enero de 1988, y condenamos a la entidad actora y apelante al pago de las costas de esta instancia.» La fecha de esta sentencia es de 29 de mayo de 1989.
El Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de «Chanel Société Anonyme», interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: 1.º Al amparo del art. 1.692, núm. 5.°, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistente en infracción por inaplicación del art. 212, párrafo 1 .°, en relación con el art. 124, párrafo 1.°, del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929. 2 .° Al amparo del art. 1.692, núm. 5.°, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistente en infracción por inaplicación de lo dispuesto en los arts. 6, 10, 123.3 y 4 , en relación con lo establecido en los arts. 124.1, 201 y 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929. 3 .° Al amparo de lo dispuesto en elart. 1.692, núm. 5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistente en infracción por inaplicación de los arts. 44, 101 y 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de la vista, el día 23 de mayo de 1991.
Ha sido Magistrado Ponente el Excmo. Sr don Francisco Morales Morales.
Fundamentos de Derecho
La entidad mercantil «Chanel, Société Anonyme», domiciliada en Francia, en su calidad de titular de las marcas internacionales «Tissus Chanel» y «Chanel» y de la marcha «Chanel», inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial de España como marcas núms. R NUM000 , NUM001 y NUM002 , respectivamente, promovió el proceso de que este recurso dimana contra don Jose Daniel y don Carlos Miguel , en su calidad de propietarios de un establecimiento sito en la calle Burgo Nuevo, núm. 14, de León (España), identificado por el rótulo «Tejidos Chansell», con la pretensión fundamental de que se condene a los demandados a no seguir utilizando en el expresado rótulo de su establecimiento la denominación «Chansell», además de indemnizarle de los daños y perjuicios, a determinar en ejecución de sentencia, que, dice, le han ocasionado como consecuencia de la utilización de dicha denominación. En el referido proceso, y en su grado de apelación, recayó Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, de fecha 29 de mayo de 1989 , por la que, confirmando íntegramente la de primera instancia, desestima la demanda y absuelve de la misma a los demandados. Contra la referida sentencia de la Audiencia, la entidad demandante «Chanel, Société Anonyme» interpone el presente recurso de casación a través de tres motivos, que articula (los tres) por el cauce procesal del ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Con carácter previo al examen de los motivos, procede dejar constancia de que la sentencia recurrida, ya en forma directa, ya por aceptación de los fundamentos jurídicos de la de primer grado, de la que es confirmatoria, declara probados los siguientes hechos: 1.º Que entre el distintivo «Chanel» (que corresponde a las marcas de la entidad actora, aquí recurrente) y el distintivo «Chansell» (que corresponde al rótulo del establecimiento de los demandados, aquí recurridos) «no se da el supuesto de semejanza fonética suficiente que la Ley exige para la protección registral prohibitiva de la utilización del rótulo comercial de los demandados, al existir distinción fonética suficiente entre uno y otro». 2.º Que si bien las actividades a que se dedica la entidad «Chanel, S. A.», a través de las marcas que tiene registradas son similares o semejantes a la que desarrollan los demandados en el establecimiento que gira bajo la denominación «Tejidos Chansell», no se trata exactamente de la misma actividad, e incluso se encuentran clasificadas en distintas clases dentro del nomenclátor internacional, pues mientras las marcas de la actora se encuentran en las claves 23, 24 y 25 de dicho nomenclátor, la de los demandados se recoge en la 21, e incluso, de las tres marcas registradas por «Chanel», la única que hace referencia a tejidos y podría interferirse con «Chansell», se inscribe con la denominación «Tissus Chanel», la cual elimina toda posibilidad de confusión entre ambas.
El motivo primero, con la sede procesal ya dicha, denuncia «infracción por inaplicación del art. 212, párrafo 1 .º, en relación con el art. 124, párrafo 1.°, del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 », y, a través del extenso alegato que integra su desarrollo, la recurrente viene, en esencia, a sostener, por un lado, que entre la marca «Chanel» (que a ella le corresponde) y el rótulo «Chansell» (que los demandados utilizan para su establecimiento) se da una semejanza fonética y gráfica que puede inducir a error o confusión en el mercado, y, por otro lado, que también se da identidad, dice, entre los ámbitos mercantiles de ambos signos distintivos. El motivo no puede tener favorable acogida, por las siguientes razones: a) Porque es doctrina de esta Sala (Sentencias de 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 26 de mayo de 1988, 2 de abril de 1990, entre otras), la de que al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, ha de ser el Tribunal a quo al que compete fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio comparativo hecho en la instancia, que ha de respetarse en casación, mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido, demostración que no sólo no se ha hecho, sino que no cabe la posibilidad de hacerla, ya que la desemejanza fonética entre las palabras «Chanel» y «Chansell» es evidente, al ser distintas las sílabas de que ambas se componen, aunque coincidan algunas de sus letras, pues, como acertadamente dice la sentencia del Juez (cuyos razonamientos acepta la aquí recurrida), «mientras la primera sílaba del término Chanel es Cha, la de Chansell, es Chan, y si la segunda en Chanel es Nel, en Chansell es Sell, lo cual produce un resultado fonéticamente distinto tanto por el acento, como por el resultado final que se causa al unir las dos sílabas de cada palabra», b) Porque este Tribunal Supremo (Sentencias de su antigua Sala Tercera de 20 de diciembre de 1985, 1 de julio de 1987, 26 de diciembre de 1988 , entre otras), tiene declarado que para que dos distintivas sean incompatibles como marcas no es suficiente cualquier grado de semejanza gráfica ofonética, sino que ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores o que perjudique a terceros interesados, y cuando se trata de rótulos de establecimientos, por ser más reducido el ámbito territorial en que producen sus efectos (un concreto término municipal), al señalar el legislador en el art. 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial la exclusión del «que no se distinga suficientemente de una denominación registrada como Marca...», no está previendo presupuesto para su denegación una simple semejanza, tal como ocurre para Marcas en el núm. 1 del art. 124 , sino que para ser denegado precisa una «semejanza cualificada», lo que tampoco puede predicarse de las marcas y el rótulo aquí enfrentados, dada la ya dicha desemejanza fonética existente entre ellos c) Porque aun cuando, como afirma la recurrente, fueran idénticos los ámbitos mercantiles de dichos signos distintivos (que no lo son), ello carecería de trascendencia, al objeto aquí perseguido por la recurrente, ya que la afinidad de los productos amparados por los signos en liza, clasificados o no en el mismo número del nomenclátor, puede tener una eficacia dirimente de segundo grado (sentencia de la Sala Tercera, Sección Tercera, de este Tribunal Supremo, de fecha 10 de julio de 1989 ) o puede ser un elemento coadyuvante (Sentencia de esta Sala de 21 de octubre de 1985 ), cuando la posibilidad de confusión, fonética o gráfica, resulte muy ajustada y haya que acudir a este remedio auxiliar para reforzar aquellos criterios primordiales, pero no cuando, como en el presente caso ocurre, no existe esa posibilidad de confusión.
A través del motivo segundo, con la misma sede procesal que el anterior y diciendo denunciar «infracción por inaplicación de lo dispuesto en los arts. 6, 10, 123.3 y 4 , en relación con lo establecido en los arts. 124.1; 201 y 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 », la recurrente sostiene que a ella, en cuanto titular registral de las marcas antes aludidas, le corresponde un ius prohibendi, que le faculta para impedir que los demandados sigan utilizando la palabra «Chansell», como signo distintivo del rótulo de su establecimiento, dada la incompatibilidad existente, según dice, entre sus marcas y el rótulo del establecimiento de los demandados. El expresado motivo, con el que la recurrente se limita a hacer supuesto de la cuestión, ha de fenecer, pues para que el aspecto negativo o ius prohibendi, que todo derecho de marca comporta en favor del titular de la misma, pueda desplegar su virtualidad protectora, se requiere que entre la referida marca y el signo distintivo frente al que se pretende hacerlo valer exista una identidad o semejanza que les haga de imposible convivencia en el tráfico mercantil, por el riesgo de confusión que la misma puede comportar, lo que no ocurre en el presente supuesto litigioso, ya que entre las marcas de la entidad actora, aquí recurrente, y el rótulo del establecimiento de los demandados, ahora recurridos, como ya se ha dicho en los fundamentos jurídicos anteriores de esta resolución, no existe semejanza alguna que pueda viabilizar la puesta en escena de ese ius prohibendi que, con tan evidente falta de soporte láctico, invoca aquí la recurrente.
Por el motivo tercero y último, con la misma sede procesal que los dos anteriores (ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y denunciando ahora «infracción por inaplicación de los arts. 44, 101 y 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo », la recurrente viene a sostener que como el Registro de la Propiedad Industrial ha denegado la inscripción del rótulo del establecimiento de los demandados y como los actos o acuerdos de las autoridades y organismos de la Administración del Estado son inmediatamente ejecutivos, ello ha de comportar, dice, la imposibilidad de que los demandados sigan utilizando el referido rótulo de su establecimiento. Tan insólito motivo, como el que nos hallamos contemplando, ha de ser igualmente desestimado, y ello por las consideraciones siguientes: a) Los únicos preceptos del ordenamiento jurídico que pueden ser invocados por el cauce casacional del ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil son los de naturaleza sustantiva («que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate», dice el referido precepto), cuya infracción pueda haber originado un vicio in iudicando, naturaleza de la que carecen los preceptos que aquí cita la recurrente, los cuales, además de ser estrictamente administrativos, no civiles, son de índole formal o adjetiva, cuya infracción (caso de ser -que no lo es- revisable por esta jurisdicción civil) sólo generaría un vicio in procedendo, no denunciable a través del cauce procesal utilizado, b) No es competencia de esta jurisdicción civil el controlar o revisar la ejecutoriedad de los actos o acuerdos administrativos, lo que corresponde a la autoridad u órgano de la Administración que los dictó y, ya en vía jurisdiccional, a la jurisdicción contencioso-administrativa c) En el proceso a que este recurso se refiere no se ha debatido la cuestión relativa a si es o no inscribible el rótulo del establecimiento de los demandados (único extremo sobre el que se ha pronunciado el Registro de la Propiedad Industrial y cuya resolución sólo es jurisdiccionalmente revisable en la vía contencioso- administrativa), sino si los signos distintivos aquí enfrentados (las marcas de la entidad actora y el rótulo del establecimiento de los demandados) son o no susceptibles de convivencia en el tráfico mercantil, para resolver lo cual, esta jurisdicción, que es la única competente, no ha tenido necesidad de aplicar los preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo que, con tanta ligereza, como falta de fundamento, la recurrente invoca como infringidos.
El decaimiento de los tres motivos aducidos ha de comportar la desestimación del recurso, con expresa imposición de las costas del mismo a la entidad recurrente y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal que corresponda.Por lo expuesto anteriormente, en nombre de S. M. el Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación, interpuesto por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad mercantil «Chanel, Société Anonyme», contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 1989, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid , con expresa imposición de las costas de este recurso a la entidad recurrente y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal que corresponda; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Alfonso Villagómez Rodil.-Francisco Morales Morales.- Pedro González Póveda.- Antonio Gullón Ballesteros.- Matías Malpica González Elipe.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado don Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en la tramitación de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.- Clemente Crevillén Sánchez.- Rubricado.
