STS, 8 de Marzo de 1991
| Ponente | GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE |
| ECLI | ES:TS:1991:13322 |
| Fecha de Resolución | 8 de Marzo de 1991 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 185.-Sentencia de 8 de marzo de 1991
PONENTE: Magistrado Excmo. Sr. don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.
PROCEDIMIENTO: Propiedad industrial.
MATERIA: Nulidad de marca.
NORMAS APLICADAS: Artículos 1, 2, 7, 14, 124 y 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 29 de Junio de 1987, 2 diciembre de 1988 y 11 de junio
de 1989.
DOCTRINA: La naturaleza jurídica de la consolidación del dominio a que se refiere el art. 14 del
Estatuto de la Propiedad Industrial ha sido objeto de diversas interpretaciones, la primera de las
cuales fue entenderlo como un supuesto de usucapión o prescripción adquisitiva de la propiedad, al
considerar la inscripción como un acto inicial de posesión que, mantenida durante tres años,
producirá al cabo de ellos el nacimiento de la propiedad, tesis defendida por esta Sala hasta
sentencia de 26 de septiembre de 1963, en la que evolucionando el criterio doctrinal se entiende
que el transcurso de tres años no hace nacer la propiedad, sino más bien constata que hasta
entonces no se hace indiscutible este derecho, teniendo por tanto la institución dos caras: la que
mira al presunto impugnante y la que lo hace al titular inscrito; la tesis de la usucapión se conforma
con contemplar el efecto consolidador del dominio del inscribiente, efecto que atribuye a la
actuación de su derecho durante cierto plazo, sin pensar que ese efecto tiene relación con otro
factor que es la no impugnación del registro por parte del usuario extrarregistral durante esos tres
años, ya que para que el dominio registral se consolide, no es preciso únicamente que el titular
inscrito explote durante tres años la marca, hace falta además que el usuario extrarregistral no
impugne, pues si lo hace dentro de ese plazo la consolidación no se origina.
En la villa de Madrid, a ocho de marzo de mil novecientos noventa y uno.Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, como consecuencia de juicio seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de los de dicha capital, sobre nulidad de marca, cuyo recurso fue interpuesto por don Luis Enrique , representado por el Procurador don José Guerrero Cabanes y defendido por el Letrado don Fernando Donnateli, en el que es recurrida "Micropo International Corporation", representada por el Procurador don Javier Ungría López y defendida por el Letrado don Víctor Guix Castelsí.
Antecedentes de hecho
1. La Procuradora Sra. de Anzizu Furest interpuso demanda ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de los de Barcelona, en nombre y representación de "Micropo International Corporation", contra don Luis Enrique , sobre nulidad de inscripción de marca "Nordstart" núm. 1.000.394, que basó en síntesis en los siguientes hechos: la actora, en calidad de titular extrarregistral de la marca Wordstar, utilizada para la designación de programas de ordenador, ejercita con su demanda acción de nulidad de la marca registrada Wordstar núm. 1.000.394 a nombre del demandado, por razón de su identidad fonética y de la prioridad de aquella marca en relación con productos o servicios de informática. Terminó suplicando se dictara sentencia declarando nula, sin valor ni efecto legal alguno, y ordenando la cancelación de la inscripción de la marca Wordstar núm. 1.000.394 en el Registro de la Propiedad Industrial, con imposición de las costas al demandado.
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Admitida la demanda y emplazado el demandado, compareció en su representación el Procurador Sr. Pueyo Font, que se opuso a la demanda, suplicando se dictara sentencia desestimando la misma.
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Tramitado el procedimiento, el Juez de Primera Instancia núm. 2 de los de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 17 de diciembre de 1986 , que contenía el siguiente Fallo: "Que estimando la demanda interpuesta por "Micropo International Corporation" contra don Luis Enrique , debo declarar y declaro nula la marca Wordstart núm. 1.000.394 inscrita a favor del demandado en el Registro de la Propiedad Industrial, ordenando en su consecuencia la cancelación de su inscripción; con expresa condena al demandado al pago de las costas procesales."
Apelada la anterior resolución por la representación de la demandada, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia de Barcelona dictó sentencia el 28 de noviembre de 1988 que contenía el siguiente Fallo: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte demandada, debemos confirmar y confirmamos la Sentencia dictada en fecha 17 de diciembre de 1986, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Barcelona en los autos sobre nulidad de marca Wordstar núm. 1.000.394 , promovidos ante el expresado Juzgado por "Micro International Corporation", contra don Luis Enrique y el Sr. Abogado del Estado, y con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte apelante."
1. Notificada la sentencia a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de don Luis Enrique , con apoyo en los siguientes motivos: 1.° Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia al amparo del art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por no aplicación y violación de los arts. 1.955, párrafo 1.°, y 1962, párrafo 1.° también, del Código Civil , al no contener la sentencia que se recurre declaración alguna sobre la pretensión oportunamente deducida en el pleito y en el acto de la vista de la apelación, conforme a la cual, el demandado, hoy recurrente, es el propietario por haber prescrito el dominio de la marca española Wordstar núm. 1.000.394 a su favor por la posesión no interrumpida de tres años con buena fe. 2° Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia al amparo del art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por violación, interpretación errónea y no aplicación del párrafo 2° del art. 1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial en relación con los arts. 2.°, 7.º y 14.2, párrafo 124, y art. 270 y siguientes del mismo Cuerpo Legal , así como la doctrina jurisprudencial de esta Sala de 24 de noviembre de 1958, 18 de marzo de 1960, 21 de noviembre de 1958, 13 de diciembre de 1963, 14 de marzo de 1969, 7 de octubre de 1975, 11 de marzo de 1977, 23 de abril de 1979 y 15 de febrero de 1980.
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Convocadas las partes, se celebró la vista preceptiva el día 25 de febrero de 1991, con asistencia e intervención de los Letrados don Fernando Donnateli, defensor del recurrente, y don Víctor Guix Castelsí, defensor de la recurrida, quienes informaron, por su orden, en defensa de sus respectivas pretensiones.
Ha sido Ponente el Excmo. Sr. don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade, Presidente de la Sala.
Fundamentos de Derecho
En el primer motivo del presente recurso, plantea la parte recurrente el interesante tema del régimen jurídico protector del derecho exclusivo al signo mercantil en función de la inscripción registral y de su uso al margen del Registro. En el Derecho español, a semejanza de otros sistemas de su entorno geográfico, la propiedad industrial no se crea o constituye con la inscripción del Derecho en el Registro, pues el art. 1.º del Estatuto determina que la adquieren los interesados por sí mismos, mediante el uso, el hecho de la creación, la invención o el descubrimiento; pero sí en cambio la referida inscripción determina o condiciona el uso exclusivo de tal derecho, de modo que el titular inscrito puede perseguir a quien lo utilice, ejercitando el ñus prohibendi, facultad que no ostenta el mero usuario o poseedor; inscripción registral que es por tanto precisa para la protección del Derecho inscrito, confiriendo su uso en exclusividad, al mismo tiempo que facilita la constancia oficial y la certeza de su existencia.
Esta protección está establecida en nuestro Derecho con el carácter de titularidad provisoria, constituyendo una presunción iuris tantum de propiedad, que puede ser atacada por el titular extrarregistral, sobre la base de haber venido usando el signo industrial con anterioridad a la adquisición del mismo por el titular según el Registro, sirviendo para éste, en cualquier caso, el día de presentación de la solicitud en el Registro, como fecha fehaciente de la adquisición o toma de posesión de tal derecho. Según el art. 14 del Estatuto , esta provisionalidad se consolida, y el Registro se hace inexpugnable frente a ese usuario extrarregistral, una vez transcurrido el plazo de tres años desde la fecha de la inscripción, si además el titular registral ha venido usando sin interrupción la marca o signo, o ha estado poseyéndolos con buena fe y justo título; es decir, la presunción de propiedad no puede ya ser combatida por prueba en contrario, convirtiéndose en iuris et de iure.
La naturaleza jurídica de esta consolidación del dominio ha sido objeto de diversas interpretaciones, la primera de las cuales, quizá derivada de la propia literalidad del art. 14 antes citado, fue la de entenderlo como un supuesto de usucapión o prescripción adquisitiva de la propiedad, al considerar la inscripción como un acto inicial de posesión, que, mantenida durante tres años, producirá al cabo de ellos el nacimiento de la propiedad; tesis defendida por la jurisprudencia de esta Sala hasta la Sentencia de 26 de septiembre de 1963 , en la que, evolucionando el criterio doctrinal, se entiende que el transcurso del plazo de tres años no hace nacer la propiedad, sino mas bien constata que hasta entonces no se hace indiscutible este derecho, teniendo por tanto la institución dos caras: una que mira al presunto impugnante y otra que lo hace al titular inscrito; la tesis de la usucapión se conforma con contemplar el efecto consolidador del dominio del inscribiente, efecto que atribuye a la actuación de su derecho durante cierto plazo, sin pensar que ese efecto tiene relación con otro factor, que es la no impugnación del Registro por parte del usuario extrarregistral durante esos tres años, ya que para que el dominio registral se consolide, no es preciso únicamente que el titular inscrito explote durante tres años la marca, hace falta además que el usuario extrarregistral no impugne, pues si lo hace dentro de ese plazo, la consolidación no se origina; y cuando este último aspecto se tiene en cuenta, es cuando se aprecia que la institución de la consolidación del dominio del art. 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial funciona realmente como una prescripción extintiva de acciones; motivación o determinación de la naturaleza jurídica que tiene importancia capital en dos sentidos: a los efectos de fijar los criterios a tener en cuenta para el cómputo del plazo de los tres años, utilizable por el usuario impugnante y también en relación con los efectos consolidadores del dominio de la marca o signo. Frente al primero es un caso claro de prescripción extintiva de la acción impugnatoria, y con respecto al segundo, representa, como ya hemos dicho, la transformación de una presunción iuris tantum en una presunción iuris et de iure. Resultando, según se ha razonado, aplicable al cómputo del plazo de tres años, los criterios del art. 1.969 del Código Civil , relativo a la prescripción de las acciones, y en ningún caso los preceptos de los arts. 1.940 y siguientes del mismo Cuerpo Legal , contemplados para la usucapión.
A partir de la comentada sentencia de 26 de septiembre de 1963 , el criterio jurisprudencial ha sido constante, y la aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa deja totalmente vacío de contenido al motivo primero, aquí estudiado, pues no pudiendo hablarse de prescripción adquisitiva o usucapión, sino de prescripción extintiva de la acción impugnatoria, el plazo de tres años empezará a contar desde la fecha de la inscripción que se impugna, ya que no es posible impugnar algo antes que exista ( Sentencias de 28 de noviembre de 1986, 29 de junio de 1987, 8 de abril y 2 de diciembre de 1988, 11 de junio de 1989 , etc.).
En el segundo de los motivos se denuncia la infracción de los arts. 1, 2, 7, 14, 124 y 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial , en cuanto el recurrente entiende que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta (interpretando erróneamente los citados preceptos) "que para ejercitar la acción de nulidad al amparo del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial , y conforme a las normas previstas en el art. 270, es imprescindible la previa inmatriculación de la modalidad de registro que se trate de amparar". Virtualmente en el estudio del motivo anterior está contenida la respuesta negativa a la tesis que se mantiene en este otro motivo, pues aunque en el Derecho español no exista precepto alguno en el que se concrete explícitamente el contenido de la situación jurídica en que se encuentra el usuario extrarregistral,resulta evidente que en la mente del legislador ha estado que, ese simple usuario, y no el que posteriormente acude al Registro a inscribir el signo, es el verdadero propietario del mismo.
La doctrina científica entiende que el uso extrarregistral de una marca actúa dentro de nuestro sistema de tres formas: como un hecho optativo, como una forma de apropiación y, finalmente, como una posición jurídicamente protegida; en el primer sentido, el uso anterior del signo posibilita al usuario extrarregistral a impugnar la validez de la inscripción, durante el plazo de los tres años que señala el art. 14, y mediando ciertos requisitos; como forma de apropiación ha de entenderse en el sentido de que, mediante el uso del signo, no se llega a adquirir el derecho exclusivo a la propiedad industrial, pero sí en cambio constituye una forma de hacer nacer un derecho preferente, frente a cualquier otro interesado, que con posterioridad al hecho del uso pretenda investirse de la titularidad registral; y finalmente la posición jurídicamente protegida se diversifica en dos aspectos: la facultad de orden positivo de estar autorizado para usar el signo, y la de carácter negativo de poder impedir a las demás que lo empleen. Dentro de este segundo aspecto, y relacionándolo con el hecho o carácter optativo, a que antes nos hemos referido, la reiterada jurisprudencia de esta Sala ha venido estableciendo, salvo contadas excepciones discrepantes, que el usuario extrarregistral se encuentra legitimado para ejercer la acción de nulidad de registro, invocando como causa de esa nulidad que el signo inscrito por el tercero ha venido siendo usado por él con anterioridad. Esta doctrina tiene su fundamento en el contenido y alcance del art. 1 del Estatuto (examinado en el motivo anterior), necesitándose para la adquisición exclusiva del Derecho, además de la inscripción, el cumplimiento de ciertos requisitos materiales, como es la apropiabilidad del signo mercantil, condición que sólo puede darse respecto a las res nullius, pues si el signo ya ha sido apropiado por otro, por la vía extrarregistral o privada, no puede darse tal condición. Cuando ello ocurre, la prioridad del uso ajeno impide la válida constitución del derecho exclusivo a favor del titular registral, por lo que la inscripción adolece de un vicio sustancial que produce su anulabilidad, a no ser que el dominio del signo inscrito se haya consolidado, de conformidad con lo que determina el tan citado art. 14; acción de nulidad del registro posterior, que puede ser declarada a instancias del único interesado, que no es otro que el usuario extrarregistral ( Sentencias de 15 de diciembre de 1986, 23 de junio de 1988, 29 de junio de 1987 y 14 de octubre de 1987 ).
La exposición de la precedente doctrina, complementada con los razonamientos del motivo anterior, conduce necesariamente al decaimiento de este segundo motivo.
Rechazados todos los motivos del presente recurso, resulta obligada la desestimación del mismo en su totalidad con la preceptiva condena en costas del recurrente, y la pérdida del depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey, y por la autoridad que Nos concede el pueblo español,
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Luis Enrique , contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia de Barcelona, de fecha 28 de noviembre de 1991 en las actuaciones de que se trata. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso y a la pérdida del depósito constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución del rollo y autos que remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en LA COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Gumersindo Burgos Pérez de Andrade. Alfonso Barcala Trillo Figueroa. Teófilo Ortega Torres. Luis Martínez Calcerrada Gómez. Jaime Santos Briz. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de la fecha, de lo, que, como Secretario, certifico.
