STS, 29 de Septiembre de 1993
| Ponente | BENITO SANTIAGO MARTINEZ SANJUAN |
| ECLI | ES:TS:1993:6367 |
| Fecha de Resolución | 29 de Septiembre de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 2.808.-Sentencia de 29 de septiembre de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuán.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación, núm. 1.916/1991.
MATERIA: Marca núm 293.367/1990, «FEDORO»; ampliación.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial .
DOCTRINA: Lo importante en estas cuestiones no es sólo la semejanza formal de las
denominaciones o gráficos que se incluyan en las marcas enfrentadas, sino que lo decisivo es que,
ello conlleve la consecuencia del riesgo de confusión en el mercado.
En la villa de Madrid, a veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres.
Deliberado y votado por la Sala reseñada al final el recurso de apelación registrado con el núm.
1.916/1991, interpuesto como apelante por la entidad «FERODO Limited», representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, asistido del Letrado don Alberto de Elzaburu Márquez; frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía; y, frente a doria Flor , representada y defendida por la Abogada doña Elena de la Fuente Fernández; contra la Sentencia de la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, de fecha 21 de diciembre de 1990 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 96/1986, interpuesto contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 7 de julio de 1986, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra otra del mismo organismo administrativo, de fecha 5 de octubre de 1984, por la que se concedió a don Juan Pablo la ampliación de la marca núm. 293.367, con la denominación «FEDORO», para distinguir productos de la clase 7.a del Nomenclátor.
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: «Que desestimando como desestimamos el recurso contencioso-administrativo 96/1986, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de "FERO-DO Limited", domiciliada en Inglaterra, contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de octubre de 1984, que concedió la ampliación del registro de la marca núm. 293.367 "FEDORO" y contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición de 4 de julio de 1986, debemos declarar y declaramos dichos acuerdos conformes y acordes con el ordenamiento jurídico y todo ello sin hacer declaración sobre las costas procesales causadas.» Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la entidad «FERODO Limited», se interpuso recurso de apelación que fue admitido a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia; se personó ante la misma el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad apelante referida; a su tiempo actuó el Sr. Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración que ocupa la posición procesal de apelada; igualmente se personó la Abogado Sra. de laFuente Fernández, en representación y defensa de doña Flor , que ocupa la posición procesal de apelada.
Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apelada anteriormente reseñadas; mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones, el cual dentro del plazo concedido formuló sustancialmente y en resumen las siguientes: 1.° Que, el 22 de abril de 1955, don Juan Pablo depositó el registro de la marca núm. 293.367, cuyo distintivo consiste en la denominación «FEDORO», para distinguir «prensas y gatos para carpintería y ebanistería», que se encuadraba en la Clase 20 del antiguo Nomenclátor Nacional de Marcas y que en la actualidad se encuadra en la clase 7 del Nomenclátor Internacional de Marcas vigente. Este registro de la marca 293.367 «FEDORO» fue concedido el 7 de julio de 1955, concesión que se produjo, sin duda, al no haber conocido este expediente la entidad hoy recurrente, y, por consiguiente, no formalizar oposición en base a las marcas «FERODO», prioritarias y, también sin duda, por no haber advertido en su día el registro de incompatibilidad entre las marcas «FEDORO» y «FERODO», en cuanto a los productos distinguidos por el registro de Marca núm. 293.367, esto es «prensa y gatos para carpintería y ebanistería», se encuadraban en la clase 20 del antiguo Nomenclátor Nacional de Marcas, vigente en el momento de depositarse la marca en cuestión, en tanto que, los registros prioritarios de «FERODO Limited», cuyo distintivo consiste en la denominación «FERODO» -incompatible con la denominación «FEDORO»-, se encuadraban en clases distintas del antiguo Nomenclátor Nacional de Marcas, el registro de la núm. 86.706 en la clase 27, el 86.707 en la clase 28 y el 86.708 en la clase 85. 2° Que, don Juan Pablo , el 6 de febrero de 1973, solicitó la ampliación del registro de la marca núm. 293.367 «FEDORO» para los siguientes productos encuadrados en la clase 7.a del Nomenclátor Internacional de Marcas vigente: «máquinas-herramientas en general, útiles y herramientas y cualquier tipo de máquinas y herramientas integradas en la clase». Frente a esta solicitud de ampliación del registro de la marca núm. 293.367, la hoy apelante formalizó oposición, en base a los registros de marcas prioritarias «FERODO» núms. 86.706, 86.707 Y 86.708. alegando la semejanza existente entre las marcas contrapuestas y la coincidencia en, al menos, parte de los productos distinguidos por las marcas en cuestión, señalando como la convivencia de ambas marcas en el mercado habría dado lugar a constantes confusiones con el consiguiente perjuicio, tanto para los consumidores en general, como para los intereses de «FERODO Limited» en particular. 3.° Que, el Registro de la Propiedad Industrial concedió la inscripción del nuevo expediente de ampliación del registro de marca núm. 293.367 «FEDORO», con fecha 5 de octubre de 1984, haciendo las observaciones siguientes: «El solicitante tiene ya registrada la misma denominación "FEDORO" como marcas 662.548, 701.218 y 71.219, para iguales productos, en diferentes versiones gráficas, las que conviven con las oponentes 86.706 y 445.041, estando por tanto prejuzgada la posibilidad de convivencia de ambos signos»; con lo que el registro va más allá que el propio solicitante en su argumentación. Este argumento ha pesado decisivamente en el ánimo del juzgador al dictar la sentencia ahora recurrida, sin percatarse de la característica de los registros de la marca núms. 662.548, 701.218 y 701.219 «FEDORO - gráfica-», donde se incluye tal denominación «FEDORO» como elemento menos importante de sus respectivos conjuntos. La sentencia apelada ha aplicado un criterio sumamente amplio y benévolo, del núm. 1.° del art. 124, del Estatuto.
Terminando por solicitar que se dicte sentencia estimando este recurso de apelación, revocando la apelada, declarando en su lugar que, procede la no inscripción registral de dicho expediente de marca y, por consiguiente, la anulación de los acuerdos administrativos recurridos.
Seguido igual trámite con la representación de la Administración General del Estado, que ocupa la posición procesal de apelada; por su Abogacía, en la que de la misma ostenta, se presentó escrito alegando sustancialmente y en resumen lo siguiente:
Que, los acertados fundamentos de la sentencia apelada no se desvirtúan por ninguna de las alegaciones formuladas de contrario; por lo que, por los propios fundamentos de aquélla y los que resultan del conjunto de actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial; solicita expresamente que se dicte sentencia por la que se desestime este recurso de apelación y se confirmen en todas sus partes, tanto la sentencia apelada como las resoluciones del indicado Registro.
Seguido igual trámite con la representación de doña Flor , que ocupa la posición procesal de apelada; por su Abogada se presentó escrito alegando sustancialmente y en resumen lo siguiente: 1.° Que niega todas y cada una de las alegaciones formuladas de contrario; puesto que no hace otra cosa que reproducir lo dicho en su escrito de demanda. 2.° Que, la entidad apelante pretende confundir al juzgador al plantear en la apelación el juego de que, en un tiempo, las marcas concedidas a una y otra parte se encuadraban en clases distintas del antiguo Nomenclátor o del actual. 3.° Que, la apelante silenció cuales sean las razones por las cuales no presentó oposición a la marca núm. 293.367 «FEDORO»; pero cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que la hoy apelada tiene derecho a tal vocablo, con lasconsecuencias de ser inatacable su concesión otorgada el 27 de julio de 1955. Aunque ahora se revocara la ampliación concedida, no se podría impedir que la Sra. Flor explotara la marca núm. 293.367,amén de las otras que también incorporan la denominación «FEDORO». 4.° Que, la entidad apelante nada alega la «notoriedad» que existe en el mundo y en España de la marca «FERODO Limited», a que alude la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988, en su art. 3.2 ; tal «notoriedad» impide que el usuario y el consumidor del producto en ella amparado pueda confundirse con otra marca, pues tal «notoriedad» acredita la fuerza diferenciadora. 5.° Que, el informe pericial aportado por loa apelante, dada la forma en que la aportación se hace, carece de validez. 6.° Que, como dice la sentencia apelada, las diferentes sílabas seguidas «ro» y «do» que intervienen respectivamente en las marcas enfrentadas matizan una bien apreciada desigualdad fonética.
Terminando por solicitar que se dicte sentencia desestimando este recurso de apelación, confirmando la recurrida, así como las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 5 de octubre de 1984 y 4 de julio de 1986.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno le correspondiera y, guardado el orden de señalamientos se fijó a tal fin las 10,30 horas del día 23 de septiembre de 1993, en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
Vistos siendo Ponente para este trámite el Magistrado Excmo. Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuán.
Vistos los arts. 1.°, 3, 37, 43, 82, 83, 90 al 100, 131 y concordantes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; el Estatuto de la Propiedad Industrial; la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, sobre marcas ; y, demás de general aplicación.
Fundamentos de Derecho
Además de los fundamentos jurídicos de la sentencia al presente combatida que sustancialmente se aceptan e incorporan en la misma medida a ésta; se ha de considerar que, la solicitud de ampliación de la marca núm. 293.367, que incluye la denominación literal «FEDORO», para distinguir «maquinas-herramientas en general, útiles y herramientas y cualquier tipo de máquinas y herramientas», integradas en la clase 7 del Nomenclátor vigente, se apoya en el hecho jurídico probado de que el solicitante que tenía concedido registros de marcas en los que se incluía referida denominación, antes de que la entidad hoy apelante tuviera registradas marcas denominativas o gráficas en la que se incluía el término literal «FERODO», a cuyas precedentes inscripciones de la denominación «FEDORO» este último no se había opuesto, ni reclama ante los Tribunales su anulación, por lo que ambas denominaciones han venido conviviendo en el Registro de la Propiedad Industrial pacíficamente, sin que se hayan acreditado en las actuaciones casos o supuesto de confusión en el mercado. Es cuando el Sr. García Cervero trata de «ampliar» la marca núm. 293.367, «FEDORO», para proteger otros productos -que no coinciden con los que amparan las marcas ahora oponentes-, el momento pro-cedimental y procesal que utiliza la entidad hoy apelante para tratar de combatir aquella solicitud, reviviendo argumentaciones jurídicas que podía haber expuesto cuando el 27 de julio de 1955, es concedida por el Registro la titularidad de la indicada marca de la que su ampliación solicitó el Sr. García Cervero.
Lo importante en estas cuestiones no es solo la semejanza formal de las denominaciones o gráficos que se incluyen en las marcas enfrentadas, sino que lo decisivo es que, ello conlleve a la consecuencia del riesgo en el mercado. Los posibles efectos de una marca notoriamente conocida en España son: Por una parte, que exista el peligro de que la solicitada pueda aprovecharse de los beneficios que el buen nombre de la prioritaria haya cosechado, generando un riesgo de asociación ideal con esta en perjuicio de su titular registral; por otra parte, la misma notoriedad en ausencia del aludido riesgo, puede generar un acusado elemento diferenciador entre las marcas enfrentadas, máxime en los supuestos de que ambas no amparen productos concretos coincidentes.
En el supuesto de actual referencia aparte de que el solicitante ya tenía registradas otras marcas en las que se incluye el término literal «FEDORO» y, más concretamente la marca núm. 293.367 «FEDORO» -de la cual la hoy solicitada es ampliación-, conviviendo registralmente todas ellas pacíficamente; lo cierto es que, los nuevos productos a los que se pretende ampliar por el solicitante el amparo registral de tal marca, no coinciden con lo que las oponentes protegen; por otro lado la misma notoriedad de las marcas oponentes, que incluyen el término literal «FERODO», es tan fuerte que no existe el riesgo de confusión en el mercado aunque exista solamente una disparidad de letras -no de productos amparados-, entre ambas.
Al haberlo entendido sustancialmente también así la sentencia ahora combatida, procedente es su confirmación; habiéndose de desestimar por ello, este recurso de apelación contra aquella interpuesto.
Al no apreciarse temeridad ni mala fe procesal en las partes litigantes, de conformidad a lo establecido en el art. 131 y concordantes de la Ley reguladora de esta jurisdicción , no se está en el supuesto de tener que hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de ambas instancias.
En nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanando del pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que desestimando el actual recurso de apelación mantenido por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad «FERODO Limited»; frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía; y, doña Flor , representada y defendida por la Abogada Sra. de la Fuente Fernández; contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, dictada en el recurso núm. 96/1986, con fecha 21 de diciembre de 1990 , a que la presente apelación se contrae; confirmamos en todas sus partes la expresada sentencia recurrida; todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de ambas instancias.
ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-Pedro José Yagüe Gil.-Benito Santiago Martínez Sanjuán.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuán, estando constituida la Sala en audiencia pública; de lo que, como Secretario certifico.
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SAP Barcelona 489/2011, 11 de Octubre de 2011
...tanto decida el optante (es clara la obligación del concedente de no vender a nadie durante el referido plazo - así las SSTS 14.2.1991, 29.9.1993, 4.2.1994, 20.4.2000,...- pues el derecho que nace de la opción implica una facultad preferente de adquirir a favor del optante - STS. 22.12.1992......