STS, 10 de Septiembre de 1993
| Ponente | JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:1993:19677 |
| Número de Recurso | 2138/1991 |
| Fecha de Resolución | 10 de Septiembre de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 2.605.-Sentencia de 10 de septiembre de 1993
PONENTE: Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación, núm. 2.138/1991.
MATERIA: Marca núm. 1.084.598 "IN-WEAR".
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial.
DOCTRINA: En la pronunciación española de "IN-WEAR" y "TIMWEAR", existe una similitud fonética rayana a la identidad.
En la villa de Madrid, a diez de septiembre de mil novecientos noventa y tres.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante nos pende en grado de apelación, interpuesto por "IN-WEAR, A/S", representado por el Procurador don Enrique Sorribes Torra y asistido del Letrado don José Luis Romaní Sopeña, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 15 de diciembre de 1990, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 2.522/1989, sobre acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 5 de junio de 1986, por el que se denegó la marca núm. 1.084.598 "IN-WEAR" y gráfico para distinguir "prendas de vestir" y, contra acuerdo desestimatorio de la misma de 11 de diciembre de 19X7 Siendo parte apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó Sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: "Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de Compañía "IN-WEAR. A/S", contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 5 de junio de 1986, dictado para denegar la marca núm. 1.084.598 denominada "IN-WEAR". y contra la desestimación del recurso de reposición por acuerdo de 11 de diciembre de 1987. y en su consecuencia, ordenamos la definitiva denegación de la marca, sin hacer especial condena en costas Molificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de "IN-WEAR. A/S" se interpuso recurso de apelación que fue admitida a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia: se personó ante la misma el Sr. Sorribes Torra, en representación de "IN-WEAR A/S" e igualmente se personó el Abobado del Estado, en representación de la Administración General del Estado.
Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apelada anteriormente reseñadas; mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones. Dentro del plazo concedido solicitó dictar sentencia dando lugar a la apelación interpuesta y, revocando el fallo apelado, declarar no ser conformes a Derecho las resoluciones recurridas, esto es la de fecha 5 de junio de 1986 del Registro de la Propiedad Industrial que denegó a mi mandante la compañía "IN-WEAR A/ S", elregistro de la marca española núm. 1.084.598 , "IN-WEAR" y gráfico, y la de fecha 11 de diciembre de 1987 del propio organismo que desestimó en forma expresa el recurso de reposición por mi dicho mándame formulado contra la citada denegación: decretar en su consecuencia la nulidad de las expresadas resoluciones, y declarar la concesión en favor de mi representada la compañía "IN-WEAR A/ S" del registro de la marca española núm. 1.084.598 "IN-WEAR" y gráfico.
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines y por idéntico término a la representación de la parte apelada, la cual en tiempo y forma presentó escrito solicitando dictar sentencia por la que se desestime el recurso y se confirmen en todas sus partes tanto la sentencia apelada como las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno le correspondiera y, guardado el orden de señalamientos se fijó a tal fin el día 9 de septiembre de 1993, en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
Siendo Ponente el Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez.
Fundamentos de Derecho
La representación de "IN-WEAR. A/S" ha apelado la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15 de diciembre de 1990 que desestimó el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 5 de junio de 198d denegando la marca núm. 1.084.598 "IN-WEAR", y contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición, de II de diciembre de 1987. por su parecido con la marca internacional num. 202.861 "TIMWEAR" para productos de las clases num. 24 y 25 del Nomenclátor. La apelante insiste en que solicitó dicha marca con esa denominación y la expresión "design Kirsten Teisner" enmarcadas en una figura rectangular y en un gráfico consistente en una figura circular dividida verticalmente en dos partes con fondos respectivamente claro y oscuro, para distinguir "prendas de vestir confeccionadas, calzados y sombrerería" de la clase 25 del Nomenclátor, y alega que la marca solicitada forma un conjunto con el diseño que excluye la aplicación del art. 124.1. del Estatuto por su carácter de conjunto en el que hay que valorar los componentes a efectos de estimar una posible confusión entre las marcas enfrentadas ya que se trata de una marca gráfico-denominativa cuyo grafismo la distingue de la internacional "TIMEWEAR" que es sólo denominativa y que además no había comparecido la titular, así como en la aplicación del art. 8. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ya que el denominativo incluye la denominación social de los actores y finalmente que el conflicto entre las marcas "IN-WEAR" y "TIMWEAR" se ha resuelto en otros países a favor de su plena compatibilidad en el mercado.
La argumentación de la apelante, insistiendo sobre la fundamentación de su demanda, no desvirtúa la correcta apreciación por la Sala a quo de las circunstancias que concurren en la marca solicitada "IN-WEAR" en relación con la enfrentada "TIMWEAR" y la adecuada valoración jurídica de las mismas en relación con la resolución del Registro denegatoria de la inscripción solicitada.
En la pronunciación española de "IN-WEAR" y "TIMWEAR" existe una similitud fonética rayana en la identidad: al compartir ambas el fonema "wear" -que por su carácter extranjero no puede considerarse genérico de los productos amparados aunque lo sea en lengua inglesa- la sílaba tónica de ambas "in" y "tim" es dominante y la diferencia de la consonante "te" no distingue las dos denominaciones a efectos de impedir un error o confusión en el consumidor medio que es más previsible al amparar ambos los mismos productos que pueden competir en el mercado.
El carácter de mixto de la marca solicitada no excluye ese error o confusión en el mercado derivado de la similitud fonética y gráfica y permite en su conjunto una asociación ideal de ambas marcas referidas al mismo producto que no destruye la inclusión en la denominación de la expresión, en minúsculos caracteres. "design Kirsten Teisner", sin sentido en español y que no constituye, por tanto, un elemento identificador en el conjunto del distintivo.
Respecto a la coincidencia de la denominación con el nombre comercial y a la invocación del art. 8.° del Convenio de la Unión de París, de 1983 revisado, tal circunstancia no tiene la virtualidad de obviar la exigencia de una diferenciación con la marca prioritaria a los efectos del art. 124.1. del Estatuto de la Propiedad Industrial .
El recurso debe ser desestimado sin que se aprecie temeridad o mala fe a efectos de la imposición de las costas causadas.En nombre de Su Majestad el Rey y, en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanando del pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que desestimando el recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal de "IN- WEAR, A/S", contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de 15 de diciembre de 1990 , recaída en el recurso contencioso- administrativo núm. 2.522/1989 del que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada sin imposición de las costas causadas en esta apelación.
ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA. definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Carmelo Madrigal García.-José María Morenilla Rodríguez.-Pedro José Yagüe Gil. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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STSJ Comunidad de Madrid 1003/2003, 15 de Julio de 2003
...pero que no han sido fiscalizadas judicialmente, por lo que no son vinculantes para esta jurisdicción, (STS de 3 de mayo de 1995, 10 de septiembre de 1993, 3 de enero de 1990, entre otras), como tampoco lo es el caso concreto examinado en la sentencia de fecha 23 de octubre de 2.002 de la S......