STS, 12 de Marzo de 1993
| Ponente | GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE |
| ECLI | ES:TS:1993:18981 |
| Fecha de Resolución | 12 de Marzo de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 223.-Sentencia de 12 de marzo de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Propiedad industrial. Exclusiva de marcas.
NORMAS APLICADAS: Arts. 30, 31, 35 y 36 de la Ley 32/1988 .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1983, 30 de abril
de 1986, 16 de diciembre de 1989, 2 de abril de 1990 y 20 de noviembre de 1991.
DOCTRINA: Basta una simple observación directa para comprobar que el "grafismo" registrado con
anterioridad por la demandante coincide en su forma y coloración con el "diseño" que compone la
marca mixta de la demandada. Coincidencia en la parte granea de ambas marcas que debe operar,
en sentido excluyente, respecto a la posteriormente registrada dada la preferencia en el Derecho
que supone la prioridad en el tiempo de la inscripción registral que otorga la Ley actual, como
anteriormente lo hacía la derogada.
En la villa de Madrid, a doce de marzo de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, como consecuencia de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de dicha capital, sobre declaración de derechos de exclusiva de marcas, cuyo recurso fue interpuesto por "Titanroda. S. A.", representada por el Procurador don Federico de Olivares Santiago y defendida por el Letrado don Carlos Scasso Veganzones, en el que es recurrida. Industrias Titán. S. A. representada por el procurador don Antonio Alvarez Buylla y asistida del Letrado don Francisco Montpeo Vila.
Antecedentes de hecho
1. El Procurador don Francisco Ponce Riaza en nombre y representación de la entidad mercantil "Industrias Titán. S. A.", formuló, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Albacete, demanda de menor cuantía, contra la también mercantil "Titanroda. S. A.", en la que tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, al caso, terminó suplicando se dictase sentencia en la que dando lugar a la demanda: 1.º Se declare que "Industrias Titán, S. A.", como titular de las marcas gráficas núm. 1.139.885/x y 1.139.887/6, consistentes ambas en diseños», debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial ostenta el derecho de exclusiva de uso de tales "diseños" y excluyentedel uso por terceros de cualquier otro que por su semejanza pueda inducir a error o confusión en el mercado para distinguir productos iguales o similares a los amparados en tales marcas. 2.º Se condene a la demandada: a) abstenerse inmediatamente de utilizar o usar cualquier diseño, solo o acompañado de otros diseños o denominaciones, entre ellas los acompañados a las denominaciones "Pineal" y/o "Decorsol", que por su parecido con el diseño de las marcas núm. 1.139.885/x y 1.139.887/6 de "Industrias Titán, S. A.", pueda inducir a error o confusión en el mercado para distinguir productos idénticos o similares a los protegidos en las citadas marcas de la actora b) A indemnizar a la actora los perjuicios sufridos por el uso no autorizado del diseño de que se trata, consistente en los beneficios que la demandada haya obtenido y en las ganancias que haya dejado de percibir la actora y cuyos perjuicios se precisarán en ejecución de sentencia según las bases que se indican en la demanda, c) Al pago de las costas procesales.
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Admitida la demanda y emplazada la demandada, compareció en su representación el Procurador Sr. López Ruiz, quien contestó a la demanda formulando la excepción de falla de competencia jurisdiccional, solicitando se dictase sentencia por la que se desestime la misma, y se declare no haber lugar a lo solicitado por la demandante en el apartado 1 del suplico de su demanda se absuelva a su representada de lo solicitado igualmente en el apartado 2. a), b) y c). del mismo suplico, todo ello con imposición de las costas.
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Tramitado el procedimiento, la Juez de Primera Instancia del núm. I de los de Albacete dictó Sentencia el 5 de marzo de 1990 , que contenía el siguiente fallo: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don francisco Ponce Riaza, en nombre y representación de "Industrias Titán. S. A", asistida del Letrado don José Joaquín Ramón Gómez, contra "Titanroda. S. A.", representada por el Procurador de los Tribunales don Abelardo López Ruiz, asistida del Letrado don Carlos Scasso Veganzones debo declarar y declaro: 1.º Que "Industrias Titán, S. A.", como titular de las marcas gráficas núms. 1.139.805/x y 1.139.887/6, consistentes en "diseños" debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, ostente el derecho exclusivo de uso de tales "diseños" y excluyente del uso por terceros de cualquier otros que por su semejanza puedan inducir a error o confusión en el mercado para distinguir productos igual o similares a los amparados en tales marcas. 2. Que debo condenar y condeno a dicha demandada a: a) A abstenerse inmediatamente de utilizar o usar cualquier diseño, solo o acompañado de otros diseños o denominaciones, entre ellos los acompañados a las denominaciones "Pineal". "Decorsol", que por su parecido con el diseño de las marcas núms. 1.139.885/x y 1.139.887/6 de "Industrias Titán. S. A", pueda inducir a error o confusión en el mercado para distinguir sus productos idénticos o similares a los progenitores en las citadas marcas de la actora b) A indemnizar a la actora en los perjuicios sufridos por el uso no autorizado del diseño de que se trata, lo que se difiere para el período de ejecución de sentencia, c) Al pago de las costas procesales causadas en el presente procedimiento."
Apelada la anterior resolución por la representación de la entidad demandada "Titanroda.
S. A.", y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete dictó Sentencia el día 18 de julio de 1990 , cuya parte dispositiva era del tenor literal siguiente: "Fallamos: Que estimando sólo en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad demandada "Titanroda. S. A. L.". contra la Sentencia dictada en 5 de marzo de 1990 por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 1 de Albacete , debemos revocar y revocamos parcialmente la misma en el solo y particular extremo que a la indemnización de daños y perjuicios se contrae, desestimando en todo lo demás el mencionado recurso y confirmado en todo ello la referida resolución, y todo ello sin hacer, por consiguiente, declaración expresa sobre las costas originadas en la primera instancia, al no haber habido una plena aceptación o acogimiento de la pretensión actora, ni tampoco, por lo mismo, de las que en esta apelación se han causado."
1. Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de "Titanroda, S. A. L.", con apoyo en los siguientes motivos. Formula tres motivos, todos ellos fundamentados por infracción de las normas del Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que esta parte estima de aplicación para resolver de las cuestiones objeto de debate al amparo de lo preceptuado en el apartado 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
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Convocadas las partes, se celebró la vista preceptiva el día 24 de febrero del presente año, sin que haya comparecido ninguno de los Letrados defensores de las partes.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.
Fundamentos de Derecho
En una especie de preámbulo a los tres motivos que sustentan el presente recurso, la parterecurrente manifiesta que la fundamentación de los mismos va a consistir en la denuncia de infracción de las normas del Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, por lo que los ampara en el núm. 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En el desarrollo posterior que se hace de cada uno de ellos, no se cita concreta y específicamente el precepto que se considera infringido, ni mucho menos en qué consiste esa supuesta infracción, a lo sumo se hace referencia genérica, en sus aspectos procesales, a la Ley 11/1986. de 20 de marzo, de Patentes , y al Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930 , que, como después veremos, no son de aplicación al caso que nos ocupa. Y no se trata de un mero defecto formal, pues incide en la dificultad que supone para el juzgador efectuar un proceso investigador de la verdadera esencia de la impugnación que se pretende, y que de la forma en que se ha propuesto más parece un escrito de alegaciones.
Antes de entrar en el análisis de las cuestiones que se plantean en los motivos formulados, conviene dejar aclarado el concepto y la regulación de dos figuras o modalidades distintas, incluidos en el ámbito de la propiedad industrial; nos estamos refiriendo a las Patentes de Invención y a los Modelos de Utilidad por un lado, y a las Marcas y a los Nombres Comerciales por otro, conceptos que en el recurso se confunden, mezclando sus respectivas regulaciones.
Define la citada Ley 11/1986 las patentes que regula, como "las menciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación a la industria"; y ni que decir tiene que. en el caso que nos ocupa, nadie ha hablado de "invento nuevo", ni el objeto de débale se refiere a esta modalidad de propiedad. Esta afirmación evidente conduce a declarar de inmediato, que la tan citada en el recurso Ley de Patentes no es de aplicación al presente caso en ninguno de sus apartados. La Ley de Marcas (32/1988, de 10 de noviembre ) explica que "se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado, productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona"; definición que perfectamente comprende el objeto litigioso, distinguiendo o perfilando a continuación la Ley que estas marcas pueden consistir en palabras, imágenes, figuras, símbolos, grafismos letras, cifras, etc., o bien la combinación de los signos o medios antes enumerados. La regulación legal de esta modalidad de la propiedad industrial está comprendida principalmente en la citada Ley 32/1988. ya que en su disposición derogatoria deja sin efecto al antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 , en su casi totalidad. Se garantiza en esta legislación una protección registra! de la marca en favor del titular inscrito, confiriéndole el uso exclusivo de su utilización, y facultándole para ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que le correspondan, frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante, para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos, y la similitud entre los productos y servicios, pueda inducir a errores (arts. 30, 31, 35 y 36 de la mencionada Ley especial), normas legales que en esencia vienen a confirmar las antiguas disposiciones del Estatuto derogado, y que definitivamente ponen término a las alegaciones formuladas en el recurso, sobre competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer de estas cuestiones.
Resta finalmente por dilucidar si entre las marcas gráficas prioritariamente inscritas en el Registro en favor de la entidad demandada "Industrias Titán. S. A.", núms. 1.139.885/x y 1.134.887/6, y las marcas mixtas concedidas posteriormente a la entidad demandada "Titanroda, S. A. L." núm. 1.274.868. "Dercosol, y diseño" y 1.274.864 "Pincal" y diseño, existe esa identidad o semejanza gráfica que prohibe el precepto legal, dada la confusión que puede llegar a producir en el mercado, o generar un riesgo de asociación con la marca preferente, dado que los productos designados y protegidos en ambos casos son similares (art. 12 de la Ley ). Y basta una simple observación directa para comprobar que el "grafismo" registrado con anterioridad por la entidad demandante coincide en su forma y coloración con el "diseño" que compone la marca mixta de la entidad demandada, coincidencia en la parte gráfica de ambas marcas, que debe operar en sentido excluyente respecto a la posteriormente registrada, dada la preferencia en el Derecho que supone la prioridad en el tiempo de la inscripción registral que otorga la Ley actual, como anteriormente lo hacía la derogada.
La jurisprudencia reiterada de esta Sala viene afirmando, que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada lo mando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, ele tanto como a las denominaciones; y determinando de es el modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca disentida puede provocar contusión en el tráfico, a costa de la prioritaria que lo había ampliamente difundido (Sentencias de 4 de mayo de 1983, 30 de abril de 1986, 23 de octubre de 1987, 16 de diciembre de 1989, 2de abril de 1990, 3 de junio de 1941 y 20 de noviembre de 1941 ).
En el caso que nos ocupa, los grafismos puestos en conflicto resultan singularmente individualizadores y son notoriamente semejantes, por lo que es de desestimar las alegaciones que de contrario figuran en el recurso, rechazando el mismo en su totalidad, y reafirmando las prohibiciones que figuran en la sentencia recurrida; todo ello con la preceptiva condena en costas del recurrente (art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por "Titanroda. S. A. L.". contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete en fecha 16 de julio de 1990 . en las actuaciones de que se trata. Condenamos a dicha recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de los autos y rollo que en su día remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Gumersindo Burgos Pérez de Andrade. Francisco Morales Morales. Pedro González Poveda.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma certifico.
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SAP Madrid 202/2010, 10 de Septiembre de 2010
...1ª del Tribunal Supremo del artículo 878.2 del C . de Comercio, el criterio mitigador, que ya se apuntó en tiempo pretérito( sentencias del TS de 12 de marzo de 1993, 20 de septiembre de 1993, 11 de noviembre de 1993, 20 de junio de 1996 y 28 de octubre de 1996 ), en el sentido de que no ha......