STS, 20 de Marzo de 1993
| Ponente | BENITO SANTIAGO MARTINEZ SANJUAN |
| ECLI | ES:TS:1993:18878 |
| Número de Recurso | 3799/1990 |
| Fecha de Resolución | 20 de Marzo de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 979.- Sentencia de 20 de marzo de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuan.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial.
DOCTRINA: El examen de las denominaciones enfrentadas, a la hora de colegir si han de producir
o no confusión en el mercado, ha de hacerse de una forma dinámica y de conjunto, desde el punto
de vista de la incidencia de dichas denominaciones en el consumidor medio.
En la villa de Madrid, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y tres.
Deliberado y votado por la Sala reseñada al final el recurso de apelación registrado con el núm.
3.799/90, interpuesto como apelante por la Entidad "Fordonal, S.A.", representada por el Procurador don Paulino Monsalve Gurrea, siguiendo a su fallecimiento la representación el Procurador don Antonio María Alvarez-Buylla Ballesteros, asistido del Letrado don Fernando Elola Olaso Arrianza; frente a la apelada Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía; contra la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid de fecha 3 de noviembre de 1989 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1.615/86, interpuesto contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de noviembre de 1986, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra otra del mismo Organismo de fecha 15 de abril de 1985, por la que se dispuso la inscripción de la marca internacional núm. 478.534 "Ketomega", a favor de la Entidad "Jannsen Pharmaceutica, N. V.".
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó Sentencia por la Sección Séptima de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia referido, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Compañía "Fordonal, S.A.", contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de abril de 1985, que dispuso la inscripción de la marca internacional núm. 478.534, denominada "Ketomega", resolución que fue confirmada en reposición por silencio administrativo primero y posteriormente por resolución de 20 de noviembre de 1986, también impugnada, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones son conformes a Derecho; sin imposición de las costas de este proceso. Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de la Entidad "Fordonal, S.A.", se interpuso recurso de apelación que fue admitido a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia; se personó ante la misma el Procurador Sr. Monsalve Gurrea, en nombre y representación de la Entidad anteriormente referida, en la posición procesal de apelante; igualmente actuó en representación y defensa de la Administración que ocupa la posición procesal de apelada, el Sr. Abogado del Estado.Segundo: Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apelada anteriormente reseñadas; mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones, el cual dentro del plazo concedido formuló sustancialmente y en resumen las siguientes:
Que la Sentencia apelada y los actos administrativos que la misma confirma han infringido de forma manifiesta el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y doctrina jurisprudencial, sentada en torno a la misma.
Que la marca "Ketomega" fue inscrita indebidamente, causando un riesgo de confusión en el mercado, en cuanto a su procedencia.
Terminando por solicitar que se dicte Sentencia estimando el presente recurso, siendo anulada, y declarando que no procede inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial la marca núm. 478.534 "Ketomega".
Seguido igual trámite y por referido plazo con la representación de la Administración que ocupa la posición procesal de apelada; por su Abogacía, en la que de la misma ostenta, se presentó escrito alegando sustancialmente y en resumen lo siguiente:
Que los acertados fundamentos de la Sentencia apelada no se desvirtúan por ninguna de las alegaciones formuladas de contrario, por lo que, por los propios fundamentos de la misma y los que resultan del conjunto de actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial, solicita expresamente la desestimación del recurso y la confirmación en todas sus partes de la Sentencia apelada.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno le correspondiera y, guardado el orden de señalamiento, se fijó a tal fin las 10,30 horas del día 9 de octubre de 1992, en cuyo momento para mejor proveer se acordó saber la existencia de este recurso y la Entidad "Janssen Pharmaceutica, N. V.", por si quisiera ser parte en el proceso, concediéndole el plazo de diez días; dando como resultado que transcurrió dicho plazo, sin que por dicha Entidad se personara o hiciera alegación alguna. Alzada la suspensión del plazo para dictar Sentencia, se reunió la Sala para deliberar y fallar a las 10,30 horas del día 18 de marzo de 1993.
Vistos siendo Ponente para este trámite el Magistrado don Benito Santiago Martínez Sanjuan.
Vistos los arts. 1.°, 3.°, 37, 43, 80, 83, 90 al 100, 131 y concordantes de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa; el Estatuto de la Propiedad Industrial; Ley 32/1990, de 10 de noviembre; Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo , y demás de general aplicación.
Fundamentos de Derecho
Es correcto el criterio de la Sentencia combatida cuando afirma -recogiendo una reiteradísima jurisprudencia de esta Sala, cuyo número de Sentencia exonera de toda concreta cita- que el examen de las denominaciones enfrentadas, a la hora de colegir si han de producir o no confusión en el mercado, ha de hacerse de una forma dinámica y de conjunto, desde el punto de vista de la incidencia de dichas denominaciones, en el consumidor medio -a lo que ha de añadirse, decimos ahora-, con el argumento de que en dicho examen no es necesario emplear métodos analíticos enrevesados de carácter científico ni etimológico, sino que se ha de atender principalmente a la impresión que a través de sus sentidos corporales -vista u oído- recibe dicho destinatario de una cultura media, cuando se trata de distinguir productos o servicios no cualificados. Mas, lo cierto es que la Sentencia ahora apelada no es del todo consecuente con referido criterio; pues, tras de reconocer "las similitudes que pone de manifiesto el examen analítico de las denominaciones enfrentadas", sin embargo, después, reconociendo que "consisten en una identidad parcial", afirma sin más que "no son suficientes para apreciar su riesgo de error o confusión en el mercado, por lo que la marca impugnada no está afectada por la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ".
En referida afirmación se olvida: Que, por una parte, la Entidad hoy apelante viene siendo titular desde 1956 de la marca "Omega-Farmacéutica", denominación ésta que distingue una "línea farmacéutica de distribución de productos de referida naturaleza", de los que son un ejemplo las marcas 315.803 "Broncomega", 314.423 "Dolomega", 845.748 "Gastromega", 796.863 "Mucomega", 603.572 "Piromega", 684.607 "Coromega", 351.121 "Dexomega", interviniendo en todas ellas el vocablo "Omega" después de otro específico referente a las dolencias que el producto trata de prevenir o curar. Que en unaarticulación o conjunto de sonidos que forman las denominaciones enfrentadas -"Ketomega" solicitada, y "Omega y Dolomega", opuestas-, al ser recibidas a través del oído por sus destinatarios produce en éstos la impresión de designar productos de una misma procedencia; lo que se agudiza, desde el momento que todas dichas denominaciones tratan de amparar productos farmacéuticos cuasi idénticos, comprendidos en una misma área comercial de distribución, y con idéntica clasificación en el Nomenclátor.
Por lo expuesto se ha de concluir afirmando que con la convivencia registral de ambas denominaciones -solicitada y enfrentadas- existe un riesgo razonable de confusión en el mercado, en perjuicio de las marcas "Omega" y "Dolomega" de las que es titular registral precedentemente a la hoy solicitada -"Ketomega"-, que trata de evitar la normativa contenida en el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial . A lo argumentado no empece que se trata de productos farmacéuticos, pues si bien para alguno de ellos es posible que se requiera dispensa facultativa para su adquisición en el mercado -cosa que no se ha alegado ni probado-, también es posible que de hecho se expenda al público en general sin tal dispensa de receta médica, lo que hace, en este caso, seguir pensando que sus destinatarios pueden ser personas de una cultura general no muy alta que se dejen influir por impresiones visuales o auditivas que por su cuasi similitud pueden inducirle a error o confusión.
Por todo ello, al ser los actos administrativos que concedieron el registro de la marca núm. 478.534 "Ketomega" contrarios al Ordenamiento jurídico, procedente es su nulidad; por lo que, no habiéndolo entendido también así la Sentencia ahora combatida, procedente es su revocación; habiéndose de estimar este recurso de apelación, contra la misma interpuesto; y, haciendo las mentadas declaraciones, debiendo la Administración adoptar las medidas oportunas para que lo declarado se lleve a puro y debido efecto.
Al no apreciarse temeridad ni mala fe procesal en las partes litigantes, de conformidad a lo establecido en el art. 131 y concordantes de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, no se está en el supuesto de tener que hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de ambas instancias.
En nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanando del pueblo español, no confiere la Constitución,
Que estimando el actual recurso de apelación mantenido por el Procurador Sr. Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de la Entidad apelante "Fordonal, S.A.", frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso núm. 1.615/86, con fecha 3 de noviembre de 1989, a que la presente apelación se contrae; revocamos la expresada Sentencia recurrida; declarando en su lugar, no ser conformes a Derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 15 de abril de 1985 y 20 de noviembre de 1986, a que estas actuaciones se refieren, por la que se anulan y dejan sin efecto, debiendo la Administración adoptar las medidas oportunas para que lo ahora declarado se lleve a puro y debido efecto; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de ambas instancias.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carmelo Madrigal García. José María Morenilla Rodríguez. Benito Santiago Martínez Sanjuan. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuan, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretario certifico.
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