STS, 29 de Noviembre de 1993
| Ponente | JESUS MARINA MARTINEZ PARDO |
| ECLI | ES:TS:1993:18554 |
| Fecha de Resolución | 29 de Noviembre de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 1.109.-Sentencia de fecha 29 de noviembre de 1993
PONENTE: Excmo. Sr don Jesús Marina Martínez Pardo.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Publicidad. Competencia desleal (Ramo del automóvil).
NORMAS APLICADAS: Sustantivas: Art. 7.º2 del Código Civil. 1.º, 8.º. 10 y 118 del Estatuto sobre Propiedad Industrial.
JURISPRUDENCIA CITADA: Ley de 11 de junio de 1964 y arts. 131 y 132 de la Ley de 16 de maYo de 1902 .
DOCTRINA: El largo y detallado razonamiento, con análisis de la nueva legislación española sobre publicidad (no aplicable al
caso de Autos) y de las legislaciones extranjeras, así como de la doctrina científica, no tiene sin embargo virtualidad suficiente
para lograr la casación de la Sentencia. Es evidente que el anunciante, "Disyuntor Regulador ASD. S.A.", no utilizó la marca
"FEMSA" para atribuirla a productos propios, pero sí la utilizó para lograr publicidad parasitaria a costa de la ajena, haciendo la
afirmación de que los productos "ASD" son adaptables a "FEMSA".
Ciertamente, como dice la recurrente, la industria del automóvil produce vehículos con elementos propios de las marcas y con
elementos de otros fabricantes, y una vez fabricado el vehículo suministra recambios idénticos a los de fabricación, pero los
usuarios pueden utilizar repuestos de otros fabricantes. Es un hecho tan evidente que releva de toda probanza el anuncio de
faros, frenos, neumáticos y toda clase de componentes de un vehículo por sus fabricantes como utilizables en distintas marcas
y tipos de coche, y el anuncio es absolutamente legal, pero cuando se desciende del vehículo al repuesto propiamente dicho no
puede un producto anunciarse indicando que cumple a misma función que otro del que destaca su marca, puesto que elloentraña búsqueda de apoyo en el prestigio de éste. Se desestima el recurso.
En la villa de Madrid, a veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, elrecurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid como consecuencia de Autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantia seguidos ante el Juzgado de Primera instancia núm. 1 de Getafe, sobre cesación de actividad publicitaria cuyo recurso fue interpuesto po "Disyuntor Regulador ASD. S.A", representado por el Procurador don Roberto Primitivo Granizo Palomeque y asistido por la Letrada doña María del Buen Consejo Baylo Morales, siendo parte recurrida Fibrica Española de Magnetos, S.A" (FEMSA), hoy "Roberto Bosch, S.A", representada por la Procuradora doña Pilar Calvo Diaz y asistida por el Letrado don Carlos Lema Rivera.
Antecedentes de hecho
1. El Procurador don Federico Bravo Nieves, en nombre y representación de "FEMSA", interpuso demanda de juicio de menor cuantia ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Getafe contra la sociedad "Disyuntor Regulador ASD, S.A.", sobre cesación de actividad publicitaria, alegando, en síntesis, los siguientes hechos: "Que su mandante es titular de la marca "FEMSA" para distinguir los artículos de sus productos, que fue registrada y hecha publica: que dicha marca fue empleada por la demandada, empresa competidora transgrediendo los derechos de propiedad industrial de su mandante e induciendo a errar al publico aprovechandose del prestigio y crédito de la marca de su mandante." Alegó a continuación los fundamentos de Derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia, "declarando: 1.º Que la publicidad realizada por Disyuntor Regulador ASD, S.A.", reproducida en el prospecto que contiene -entre otras- la expresión "ASD Reguladores adaptables a FEMSA, es ilícita ya que infringe los arts. 8.º y 10 del Estatuto de la Publicidad y, por consiguiente, constituye competencia desleal. 2 .º Que la sociedad demandada carece del derecho a utilizar la marca "FEMSA", la cual pertenece a la sociedad demandante, que la tiene debidamente registrada bajo el núm. 134.286, debiendo de abstenerse la demandada de utilizar tal marca en su publicidad. 3.º Que, en cualquier caso, la demandada viene obligada a indemnizar a la demandante, "Fábrica Española de Magnetos, S.A," (FEMSA). en los perjuicios que la haya podido ocasionar con la publicidad mencionada; así como con la utilización de la marca núm. 134.286 "FEMSA" y cuyos perjuicios serán determinados en período de ejecución de Sentencia". Condenando a la demandada, -Disyuntor Regulador ASD, S.A." a: "1) Cesar en la difusión de los referidos prospectos publicitarios. 2) Abstenerse en el futuro de difundir dichos folletos publicitarios o cualquier otro en el que se utilice la marca "FEMSA" ilícitamente. 3) A estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas del presente juicio."
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El Procurador don Javier Ortiz España, en nombre y representación de la sociedad demandada, contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase Sentencia "por la cual desestime dicha demanda en todas sus partes; absuelva de la misma a mi representada c imponga las costas de este procedimiento a la demandante".
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Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las parles fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los Autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia núm. 1 de Getafe dicto Sentencia con fecha 31 de marzo de 1990 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallo: Que desestimando totalmente la demanda interpuesta por "Fábrica Española de Magnetos, S.A." (FEMSA). representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Belmonte Crespo, contra "Disyuntor Reglador ASD, S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Ortiz España, absuelvo a esta última de cuantos pedimentos se deducen, ello con expresa imposición de costas a la parte actora."
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la respresentación de la parte actora, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia con fecha 24 de enero de 1992 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallo: Debemos confirmar y confirmamos parcialmente, revocando la Sentencia dictada en los Autos originales, de que dimana el rollo de Sala, con fecha 31 de marzo de 1990. por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Getafe , y en su consecuencia, con estimación parcial de la demanda, debemos declarar y declaramos que la publicación realizada por la demandada "Disyuntor Regulador ASD, S.A.", en los proyectos que contiene la expresión "ASD Regladores adaptables a FEMSA" constituye competencia desleal y declaramos también que la marca "FEMSA" es de uso exclusivo y excluyente de la demandante "FEMSA". registrada al núm. 134.286 asimismo, condenamos a dicha demandada a cesar a la difusión de los referidos prospectos publicitarios yabstenerse en el futuro de difundir en sus folletos la marca "FEMSA" todo ello, con desestimación de las restantes pretensiones contenidas en la demanda y sin hacer expresa condena de las costas causadas en ambas instancias."
1. El Procurador don Roberto Primitivo Granizo, en nombre y representación de "Disyuntor Regulador ASD, S.A.", interpuso recurso de casacas" centra la Sentencia dictada con fecha 24 de enero de 1992 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid , con apoyo en los siguientes motívase: Motivos del recurso: 1.° Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil se denuncia infracción de los arts. 1.º y 118 del Estatuto sobre Propiedad Industrial y su jurisprudencia. 2 .º Bajo el mismo ordinal se denuncia violación de los arts. 8º y 10 de dicho Estatuto , en relación con los arts. 131 y 132 de la Ley de 16 de mayo de 1902. 3 .º Bajo el mismo número se alega infracción del art. 7.º2 del Código Civil .
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Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 11 de noviembre de 1993, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Jesús Marina Martínez Pardo.
Fundamentos de Derecho
La empresa "Fábrica Española de Magnetos. S.A." (FEMSA), cuyo objeto social es la fabricación de aparatos eléctricos de encendido y de inyección para motores, atomóviles, camiones y toda clase de vehículos de tracción mecánica, titular registrado de la marca "FEMSA". de la que difunde multitud de campañas publicitarias, demandó por uso de marca y publicidad desleal a "Disyuntor Regulador ASD, S.A." porque anunciaba sus productos haciendo constar en los catálogos palabras tales como "tipo FEMSA". "tipo ASI) para FEMSA". y con posterioridad frases tales como "Regladores adaptables a FEMSA". con las que rotula los catálogos.
La Audiencia revoco la Sentencia absolutoria y estimando en parte la demanda declaró desleal la expresión "ASD Reguladores adaptables a FEMSA. y que la marca "FEMSA", registrada al núm. 134.286. es de uso exclusivo y excluyeme de la demandante y condenó a cesar en la difusión de folletos publicitarios con la marca "FEMSA". Contra dicha Sentencia se interpusieron los motivos que a continuación se analizan.
El motivo primero, al amparo del núm. 5 del art. 1.642 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia infracción de los arts. 1.º y 118 del Estatuto sobre Propiedad Industrial y doctrina legal sobre los mismos.
El texto del motivo recuerda que según el art. 1 .º es el comerciante el que crea sus propios signos para distinguir de los similares los resultados de su trabajo y que según el art. 118 por marca se entiende "todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo. Partiendo de estos conceptos continúa diciendo que el titular de un certificado de marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla y que, según la jurisprudencia, ese uso exclusivo tiene por fin identificar los productos propios frente a los competidores.
Esto sentado, entiende el recurrente que cuando utilizó "Disyuntor Regulador ASD, S.A." la marca "FEMSA" no lo hizo para caracterizar los productos que fabrica y por ello no utilizó marca ajena. Con sus catálogos nadie puede poner en duda que reguladores son fabricados por dicha sociedad y cuáles por "FEMSA". y como "lo que la Ley prohibe es la atribución de una comunidad de origen falsa, equívoca", la Sentencia ha violado los citados preceptos.
El motivo no puede tener influencia en la decisión del pleito puesto que en éste lo que se denuncia es que "Disyuntor Regulador ASD. S.A.", en sus catálogos (véase folio 113), con portada predominantemente azul en la que aparecen en blanco las letras "ASD", tiene una franja inferior blanca con un texto escrito en negro que es lo primero que los ojos perciben porque está destacado, que literalmente dice "Reguladores adaptables" y debajo, en letras más grandes. "FEMSA". Y como el pleito versa sobre excesos de la publicidad dehe analizarse si dicho catálogo es contrario o no a las Leyes que la rigen, cuestión ésta que se plantea en el motivo segundo.
Lo afirmado por la Audiencia no es que la recurrente haga uso ilícito de marca ajena para designar sus propios productos, sino que no cabe nacer publicidad de los propios productos utilizando la marca ajena.
El motivo segundo, por el cauce del núm. 5 del art. 1.692 . denuncia infracción de los arts.8.º y 10 del Estado de la Publicidad contenido en la Ley de 11 de junio de 1964 , en relación con los arts. 131 y 132 de la Ley de 16 de mayo de 1902 .
El texto del motivo hace un detallado recorrido por los usos de las marcas ajenas distinguiendo entre directos y referenciales, aquellos rigurosamente prohibidos y éstos permitidos si se dan determinadas circunstancias.
Sostiene que el titular de una marca tiene derecho a impedir el uso de su marca por los demás, pero no puede impedir que en los anuncios de productos propios se pueda aludir a marcas distintas con los que no se confundan los propios productos anunciados. Tiene derecho todo titular de un producto a hacer publicidad veraz y prohibido hacer publicidad desleal, entre la que se encuentra la dirigida a provocar confusión (art. 10 del Estatuto ). El largo y detallado razonamiento, con análisis de la nueva legislación española sobre publicidad (no aplicable al caso de Autos) y de las legislaciones extranjeras, así como de la doctrina científica, no tiene sin embargo virtualidad suficiente para lograr la casación de la Sentencia. Es evidente que el anunciante. "Disyuntor Regulador ASD, S.A.", no utilizó la marca "FEMSA" para atribuirla a productos propios, pero sí la utilizó para lograr publicidad parasitaria a costa de la ajena, haciendo la afirmación de que los productos "ASD" son adaptables a "FEMSA". Ciertamente, como dice la recurrente, la industria del automóvil produce vehículos con elementos propios de las marcas y con elementos de otros fabricantes, y una vez fabricado el vehículo suministra recambios idénticos a los de fabricación, pero los usuarios pueden utilizar repuestos de otros fabricantes. Es un hecho tan evidente que releva de toda probanza el anuncio de faros, frenos, neumáticos y toda clase de componentes de un vehículo por sus fabricantes como utilizables en distintas marcas y tipos de coche, y el anuncio es absolutamente legal, pero cuando se desciende del vehículo al repuesto propiamente dicho no puede un producto anunciarse indicando que cumple la misma función que otro del que destaca su marca, puesto que ello entraña búsqueda de apoyo en el prestigio de éste. Que "FEMSA" haya actuado, según dice la recurrente, en la misma forma, ninguna incidencia tiene sobre el presente caso.
En conclusión, la expresión contenida en los anuncios, según la cual los productos "ASD" son adaptables a "FEMSA". no responde a la realidad; no es en consecuencia, veraz. Dicha expresión tiende a difundir que los adquirientes satisfarán su accesidad aunque sustituyan el "FEMSA" por el "ASD" y en consecuencia, esta marca se apoya en la publicidad ajena en propio beneficio, lo que por contrario a los arts. 8º y 10 del Estatuto de la Publicidad , que han sido correctamente aplicados, lleva a la desestimación del motivo.
El ultimo de los motivos, al amparo del núm. 5 del art. 1.692 , denuncia infracción del art. 7.º2 del Código Civil , que trata del abuso del Derecho.
El motivo no puede prosperar puesto que plantea una cuestión absolutamente nueva en el proceso, altera los términos de la litis y está vedado por los principios procesales de alegación, prohibición de cambio de demanda, preclusión y derecho de defensa. Pero además en el caso de Autos no cabe hablar de abuso de la actora que utiliza las vías absolutamente adecuadas a la defensa de su derecho sin traspasar ninguno de sus límites ni objetivos ni subjetivos, frente a la utilización parasitaria de publicidad.
Ouinto: Las costas se imponen a la recurrente conforme dispone el art. 1.715 de la ley de Enjuiciamiento Civil .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Granizo Palomeque contra la Sentencia dictada con lecha 24 de enero de l992 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid , la que se confirma en todos sus pronunciamientos condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas.
Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los Autos y rollo de apelación remitidos.
ASI, por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciarnos, mandamos y firmamos.-José Luis Albácar López.-Jesús Marina Martínez Pardo.-Teófilo Ortega Torres.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado don JesúsMarina Martínez Pardo, Ponente que ha sido en la tramitación de los presentes Autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.-Bazuco Barca.-Rubricado.
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SAP Alicante 4/2010, 7 de Enero de 2010
...es sabido cuando se dicta condena más gravosa o perjudicial para el único apelante (SSTS. de 19 de noviembre de 1991, 21 de abril y 29 de noviembre de 1993, y 30 de julio de 1991, 30 de julio de 1996, 11 de marzo de 2000 ) que cual han señalado también y entre otras las SSTS. de fechas 1 de......