STS, 14 de Abril de 1993
| Ponente | PEDRO GONZALEZ POVEDA |
| ECLI | ES:TS:1993:17438 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 355.-Sentencia de 14 de abril de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don Pedro González Poveda.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Infracción de derechos de propiedad industrial y otros extremos.
NORMAS APLICADAS: Art. 1.692.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Art. 124.1.º del Estatuto sobre Propiedad Industrial .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 6 y 12 de mayo de 1975. 30 de abril de 1986, 30 de julio de 1988 y 2 de abril de 1990.
DOCTRINA: Tiene declarado esta Sala en Sentencia de 30 de abril de que "partiendo de la base sustentada en la Sentencia de este Tribunal de 12 de mayo de 1975 de que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido". Entre los criterios directos y complementarios fijados jurisprudencialmente ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sintética de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, perspectiva adecuada a cuestiones cuyo aspecto más significativo es el lingüístico -Sentencia de la antigua Sala Tercera de este Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1975-, criterio recogido en la Sentencia de esta Sala de 2 de abril de 1990 que acepta la doctrina contenida en la de 30 de julio de 1988 de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo en el sentido de que "es de constante aplicación el criterio de la unidad gramatical y conceptual indiscutible de las marcas en pugna, porque su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literarios o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que las componen, sino atendiendo más bien a la "impresión fonética o gráfica" que normalmente ha de producir en el público consumidor y que sus componentes asumen a través de la visión o de la audición, más que en buscar en sus profundos y prolijos significados etimológicos, producto de disquisiciones léxico- gramaticales, descomponiendo y aquilatando técnica y científicamente los elementos que forman los vocablos o expresiones enfrentados, pues esta labor propia de las personas de alto estado cultural no es realizada con dicho rigor por el ciudadano medio al que la marca ha de "impresionar".
En la villa de Madrid, a catorce de abril de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de los de Madrid, sobre infracción de derechos de propiedad industrial y otros extremos; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "Caza y Safaris, S. A.", representada por la Procuradora de los Tribunales doña Lucila Torres Rius y defendida por la Letrada doña María del Buen Consejo Baylos Morales; siendo parte recurrida la entidad "Gesterpress, S. L.", representada por el Procurador don Pablo Oterino Menéndez y defendida por el Letrado don José Alvarez.Antecedentes de hecho
1. La Procuradora de los Tribunales doña Lucila Torres Rius, cu nombre y representación de la entidad "Caza y Safaris, S. A.", formuló demanda de menor cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de Madrid, contra "Gesterpress, S. L.", en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que: 1.º Declare que la actuación de la demanda supone una violación del derecho exclusivo que posee esta parte sobre la denominación "Caza y Safaris", en virtud del registro de marca núm. 996.503. 2.º Condene a la sociedad "Gesterpress, S. L.", a cesar de modo inmediato en la utilización del término "Cazafari" para distinguir la revista que edita, eliminándolo de la misma y limitándose a usar la única denominación que tiene registrada: "Tiradores", así como a no usar esa denominación "Cazafari" en exposiciones, ferias o cualquier otra relación mercantil. V Condene, asimismo, a la demandada a indemnizar a esta parte por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación infractoria, en la cuantía que se lijará en ejecución de sentencia. 4.º Ordene la retirada de los ejemplares de la revista de la demandada en que comparezca la denominación "Cazafari" de los establecimientos de venta en que se encuentre. 5.º Imponga expresamente las costas de este procedimiento a la sociedad demandada "Gesterpress, S. L.".
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Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, se personó en autos el Procurador don Pablo Oterino, en representación de la entidad "Gesterpress. S. L.". quien contestó a la misma alegando los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por convenientes y teniendo por formuladas las excepciones formuladas (obrantes en autos), terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que se desestime la demanda, absolviendo de la misma a su representada, con imposición a la demandante de las costas causadas.
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Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia del núm. 21 de Madrid dictó Sentencia en fecha 7 de julio de 1988 , cuyo fallo es como sigue: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Torres Rius, en representación de "Caza y Safaris, S. A.", contra "Gesterpress, S. L.", debo declarar y declaro que la actuación de la demandada supone una violación del derecho exclusivo que posee la actora sobre la denominación "Caza y Safaris" en virtud del registro de marca núm. 996.503; condenando a la demandada a cesar inmediatamente en la utilización del término "Cazafari" con las letras "Z" y "S" superpuestas, para distinguir la revista que edita, eliminándolo de la misma, así como de no usar esa denominación en exposiciones, ferias o cualquier otra relación mercantil: a la retirada de los ejemplares de su revista en que aparezca la denominación "Cazasafari" indicada de los establecimientos de venta en que se encuentre, y a indemnizar a la actora los daños y perjuicios causados con su actuación infractora del derecho de marca de esta, que se fijarán en trámite de ejecución de sentencia; absolviendo a la demandada de las demás peticiones formuladas contra la misma en la demanda: sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes. Se admiten los documentos aportados por la parte demandada con su escrito de fecha 16 de mayo de 1988, que quedarán unidos a autos."
Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la representación procesal de la entidad "Gesterpress, S. L." y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia en fecha 28 de mayo de 1990 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Oterino Menéndez, en nombre y representación de la entidad "Gesterpress, S. L.", contra la Sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de Madrid, con fecha 7 de julio de 1988, recaída en el autos que el presente rollo se contrae, debemos revocar y revocamos la expresada resolución, dictando en su lugar la siguiente: Que desestimando la demanda interpuesta, debemos absolver y absolvemos a la demandada de todos los pedimentos de aquélla, sin expresa imposición de las cosías causadas en ambas instancias."
1. Notificada la sentencia a las parles, la Procuradora doña Lucila Torres Rius, en representación de "Caza y Safaris. S. A.", interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, con apoyo en los siguientes motivos: 1.° Autorizado por el núm. 4 del art. 1.642 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Error en la apreciación de la prueba por los documentos que figuran en autos aportados por mi mandante bajo los núms. 3 y 5 de la demanda, consistentes en las respectivas certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial en las que consta la denominación que constituye la marca inscrita a favor de cada una de las partes. 2.º Autorizado por el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción del art. 124.1 del Estatuto sobre Propiedad Industrial. 3.º Autorizado por el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción del art. 3.1 del Código Civil en relación con el contenido del art. 124.1 del Estatuto sobre Propiedad Industrial y doctrina del Tribunal Supremo que lo interpreta. 4 .º Autorizado por el núm. 5 del art. 1.692 de laLey de Enjuiciamiento Civil . Infracción del art. 124.11 del Estatuto sobre Propiedad Industrial..' 2 . Convocadas las partes, se celebró la preceptiva vista el día 25 de marzo del año- en curso, con la asistencia de los Letrados de ambas partes litigantes, quienes informaron por su orden, en defensa de sus respectivas pretensiones.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Pedro González Poveda.
Fundamentos de Derecho
Con revocación de la dictada por el Juzgado de Primera Instancia, la sentencia ahora recurrida desestimó la demanda formulada por "Caza y Safaris, S. A.", contra "Gesterpress, S. L.". en cuyo suplico solicitaba sentencia por la que: "1.º Declare que la actuación de la demandada supone una violación del derecho exclusivo que posee esta parte sobre la denominación "Caza y Safaris", en virtud del registro de marca núm. 996.503. 2.º Condene a la Sociedad "Gesterpress, S. L.", a cesar de modo inmediato en la utilización del término "Cazafari" para distinguir la revista que edita, eliminándolo de la misma y limitándose a usar la única denominación que tiene registrada, "Tiradores", así como a no usar esa denominación "Caza-fari", en exposiciones, ferias o cualquier otra relación mercantil. 3.º Condene, asimismo, a la demandada a indemnizar a esta parte por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación infractoria, en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia. 4.º Ordene la retirada de los ejemplares de la revista de la demandada en que aparezca la denominación "Cazafari" de los establecimientos de venta en que se encuentre."
Son hechos indiscutidos de la presente litis los siguientes: a) La entidad adora. "Caza y Safaris, S.
A.", es titular de la marca núm. 996.503, concedida el 5 de febrero de 1983, consistente en la denominación "Caza y Safaris" para distinguir publicaciones y han venido editando una revista sobre temas de caza y con el mismo título de la marca, "Caza y Safaris"; b) La sociedad demandada, "Gesterpress, S. L.", es titular de la marca núm. 498.895, concedida el 9 de febrero de 1967, consistente en la denominación "Tiradores" para distinguir una revista periódica, y ha venido editando una revista sobre lemas de caza y tiro con el mismo título de la marca, "Tiradores"; c) En el núm. 239 de la revista editada por la demandada correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 1987, aparece inmediatamente debajo del título "Tiradores", el vocabo "Cazsafari" con las letras "Z" y "S" superpuestas aunque claramente diferenciadas, y en el margen de distintas páginas de la revista aparece la denominación "Tiradores Cazafari, Agt. Sept. 87".
El motivo primero del recurso, acogido al cauce procesal del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , acusa error en la apreciación de la prueba "patentizado por los documentos que figuran en autos aportados por mi mandante bajo los núms. 3 y 5 de la demanda, consistentes en las respectivas certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial en las que consta la denominación que constituye la marca inscrita a favor de cada una de las partes" y se alega que el error padecido por la Sala a quo consiste en no haber apreciado que la marca exclusiva de "Gesterpress, S. L.", se limita al vocablo "Tiradores"; el motivo ha de ser acogido pues al establecer la sentencia recurrida que "se trata esencialmente en esta litis de determinar si la semejanza fonética o gráfica entre las marcas "Caza y Safari" y "Tiradores Caszafari" puede inducir a error o confusión en el mercado", está incurriendo en el error denunciado ya que los documentos invocados en el motivo evidencian que el registro obtenido por la demandada se limita a la denominación "Tiradores", error que se trasluce en la argumentación de la Sala a quo al hacer el análisis comparativo de las marcas enfrentadas en el que concede especial relevancia a ese vocablo, cuando lo que está impugnando la actora recurrente es la utilización del término "Cazsafari"; en tal sentido procede admitir el motivo.
El motivo segundo, por la vía del núm. 5 del art. 1.692 de la lev de Enjuciamiento Civil, alega infracción del art. 124.1.º del Estatuto sobre Propiedad Industrial . Tiene declarado esta Sala en Sentencia de 30 de abril de 1986 que "partiendo de la base sustentada en la Sentencia de este Tribunal de 12 de mayo de 1975 de que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido". Entre los criterios directos y complementarios fijados jurisprudencialmente ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sintética, de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, perspectiva adecuada a cuestiones cuyo aspecto más significativo es el lingüístico -Sentencia de la antigua Sala Tercera de este Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1975 -, criterio recogido en la Sentencia de esta Sala de 2 de abril de 1990 que acepta la doctrina contenida en la de 30 de julio de 1988 de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo en el sentido de que "es de constante aplicación el criterio de la unidad gramatical y conceptual indiscutible de las marcas en pugna, porque su comparación ha de hacerse partiendo de latotalidad de los términos literarios o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las silabas o palabras que las componen, sino atendiendo más bien a la "impresión fonética o gráfica" que normalmente ha de producir en el público consumidor y que sus componentes asumen a través de la visión o de la audición, más que en buscar en sus profundos y prolijos significados etimológicos, producto de disquisiciones léxico-gramaticales, descomponiendo y aquilatando técnica y científicamente los elementos que forma los vocablos o expresiones enfrentados, pues esta labor propia de las personas de alto estado cultural no es realizada con dicho rigor por el ciudadano medio al que la marca ha de impresionar". Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el fundamento segundo de esta resolución, la comparación que ha de efectuar el Tribunal tiene como elementos de la misma los términos "Caza y Safaris", que constituyen la marca de la adora recurrente, y "Cazsafari", vocablo utilizado por la sociedad recurrida en unión del que forma el registro a su favor, es evidente que entre ambas denominaciones se da una fuerte semejanza, no ya solo apreciable de forma visual al ser el vocablo "Cazsafari" una contracción de las palabras "Caza" y "Safaris" que forman la marca de la actora, producida por la supresión de la segunda vocal de "Caza", sino también por medio del oído dada la dificultad de pronunciar de forma seguida las letras "Z" y "S", en medio de una palabra, combinación de consonantes que es inexistente en el idioma castellano: de ahí que la utilización por la sociedad recurrida del termino "Cazsafari" unido a su propia marca pueda inducir a confusión a los consumidores de ambas revistas, no sólo en cuanto a la identificación de una y otra sino también en cuanto a la sociedad editora de cada una de ellas: al no entenderlo así la sentencia recurrida ha infringido el art. 124.1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial pues ha de tenerse en cuenta que como ha precisado la doctrina y recoge la Sentencia de esta Sala de 31 de marzo de llWl). el titular de la marca registrada tiene según se desprende de los arts. 6, 118, 123 y 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial , un derecho subjetivo de la exclusiva utilización de su marca, el cual presenta dos aspectos, uno positivo y otro negativo, consistente este último en la facultad que posee el titular de la marca para prohibir que los terceros usen de su marca: como resalta la citada sentencia "por virtud de este ius prohibendi el titular de la marca registrada puede prohibir que los demás utilicen signos iguales o semejantes al suyo para distinguir productos o servicios idénticos o similares a los designados por una marca. Este ius prohibendi del titular de una marca persigue, en definitiva, eliminar el riesgo de confusión de los consumidores y usuarios, con lo cual se atiende no sólo al interés del titular de la marca, sino además y de modo decidido al interés más general de los consumidores destinatarios finales al no ser engañados ni inducidos a error en el mercado". Por todo ha de ser estimado este motivo así como el tercero en el que con el mismo objetivo que en el examinado, se alega infracción del art. 3.1 del Código Civil en relación con el art. 124.1 del repetido Estatuto .
La estimación de los motivos anteriores lleva, sin necesidad de entrar en el estudio del cuarto y último, a la del recurso en su integridad con la subsiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida; recuperada así por esta Sala, habrá de resolverse lo procedente teniendo en cuenta los términos en que se ha planteado el debate (art. 1.715.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). En este sentido y de acuerdo con lo razonado en anteriores fundamentos de esta resolución procede la confirmación de la sentencia dictada en primera instancia por sus propios fundamentos que, en aras a la brevedad, se dan por reproducidos; sin hacer expresa condena en las costas de las instancias, ni en las causadas en este recurso de acuerdo con el art. 1.715 antes citado.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por "Caza y Safaris, S. A.", contra la Sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 28 de mayo de 1990 , que casamos y anulamos; y debemos confirmar y continuamos íntegramente la dictada por el Magistrado- Juez de Primera Instancia núm. 21 de Madrid de fecha 7 de julio de 1988 . Sin hacer expresa imposición de las costas causadas en las instancias ni en este recurso.
Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.
ASI. por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al electo las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso Villagómez Rodil.-Francisco Morales Morales.-Pedro González Poveda.- Firmados y rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Si don Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.-Clemente Crevillén Sánchez.-Rubricado.
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