STS, 7 de Mayo de 1993
| Ponente | BENITO SANTIAGO MARTINEZ SANJUAN |
| ECLI | ES:TS:1993:13462 |
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 1.535.-Sentencia de mayo de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuán.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Marcas. Similitud gráfica y fonética. Criterio delimitador.
Existencia: «Micogal, Quimitécnica, S.A.» y «Mirogal» y «Microval».
DOCTRINA: Es constante y reiterada jurisprudencia la que indica que el criterio esencial para
determinar la compatibilidad o incompatibilidad registral entre denominaciones enfrentadas es la
semejanza o de semejanza fonética o gráfica de las mismas, ya se manifieste mediante la
pronunciación y audición fonética o por los signos o imagen gráfica con que se presenten los
elementos que las componen. También es constante el criterio de la unidad gramatical y
conceptual indivisible de las denominaciones de las marcas enfrentadas, de forma que su
comparación ha de efectuarse teniendo en cuenta la totalidad de los vocablos o signos que en ellas
intervengan, sin olvidar que se ha de atender a la mayor fuerza expresiva que alguno de los
elementos que componen los conjuntos en cuestión puedan tener para atraer la atención de los
destinatarios, por constituir el núcleo esencial y principal determinante de la distinción o confusión
de las marcas enfrentadas. Entre las marcas enfrentadas en el presente proceso se aprecia una
semejanza o parecido fonético que puede llevar razonablemente a una confusión en el mercado.
En la villa de Madrid, a siete de mayo de mil novecientos noventa y tres.
Deliberado y votado por la Sala reseñada al final el recurso de apelación registrado con el núm.
1.698/1991, interpuesto como apelante por la entidad «Quimitécnica, S.A.», representada por el Procurador don Gregorio Puche Brun, asistido de Letrado, frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, y frente a la entidad «Perfumería Gal, S.A.», representada por el Procurador don Santos de Gandarillas Carmona, asistido del Letrado don Alberto de Elzaburu Márquez, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, de fecha 23 de noviembre de 1990 , dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1.017/1989, interpuesto contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 6 de noviembre de 1989, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra otra del mismo organismo administrativo, de fecha 5 de agosto de 1987, por la que se denegaba elregistro de la marca núm. 1.120.638, con la denominación «Micogal, Quimitécnica, S.A.», para productos de la clase 5.ª del Nomenclátor.
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: Que debemos desestimar, y desestimamos, el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador Sr. Puche Brun, en nombre y representación de «Quimitécnica, S.A.», contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de 5 de agosto de 1987, sobre denegación de inscripción de la marca núm. 1.120.638, «Micogal, Quimitécnica, S.A.», por lo que se confirma la mencionada resolución recurrida, por ser ajustada a Derecho. Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de la entidad «Quimitécnica, S.A.» se interpuso recurso de apelación, que fue admitido a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia, se personó ante la misma el Procurador Sr. Puche Brun, en nombre y representación de la entidad apelante anteriormente referida, actuando a su tiempo el Sr. Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración que ocupa la posición procesal de apelada, y, ocupando igual posición, se personó el Procurador Sr. de Gandarillas Carmona, en nombre y representación de la entidad «Perfumería Gal, S.A.».
Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apeladas anteriormente reseñadas, mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que, en el plazo de veinte días, pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones, el cual dentro del plazo concedido formuló sustancialmente, y en resumen, las siguientes; después de relatar las vicisitudes procedimentales, y aduce: 1.ª El derecho a un tratamiento de igualdad ante la Ley. La omisión del trámite de audiencia en el recurso de reposición. La parcialidad con la que han actuado las jerarquías administrativas. 2.ª La nulidad radical de las resoluciones administrativas, por haberse prescindido del trámite de audiencia, al no habérsele puesto de manifiesto el expediente. 3.ª Las resoluciones impugnadas inciden en el error de hecho material, de que no se ajusta el «total conjunto» de los «distintivos enfrentados», analizando los hechos y jurisprudencia al efecto.
Terminando por solicitar que se dicte sentencia, por la que se revoque la apelada y, estimándose el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones impugnadas, se anulen dichas resoluciones, por no ser conformes a Derecho, declarando que procede la concesión y registro de la marca núm. 1.120.638, «Micogal, Quimitécnica, S.A.».
Seguido igual trámite con la representación de la Administración General del Estado, que ocupa la posición procesal de apelada, por su Abogacía, en la que de la misma ostenta, se presentó escrito, alegando sustancialmente, y en resumen, lo siguiente: Que los acertados fundamentos de la sentencia apelada no se desvirtúan por ninguna de las alegaciones formuladas de contrario, por lo que, por los propios fundamentos de la misma y los que resultan del conjunto de actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial, solicita que se dicte sentencia por la que se desestime este recurso de apelación, y se confirmen en todas sus partes tanto la sentencia apelada como las resoluciones de dicho Registro.
Seguido igual trámite con la representación de la entidad «Perfumería Gal, S.A.», que ocupa la posición procesal de apelada, por su Procurador, en la que de la misma ostenta, se presentó escrito, alegando sustancialmente, y en resumen, lo siguiente:
-
Que el 5 de agosto de 1987 el Registro de la Propiedad Industrial dictó una resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca núm. 1.120.638, «Micogal», al considerarla incompatible con los registros de las marcas núms. 737.810, «Nirogal», y 655.280, «Microval», pero, al propio tiempo, consideró que no existía incompatibilidad entre la marca solicitada y la marca «Gal», de la «Perfumería Gal, S.A.».
Ello motivó que esta última formulara recurso de reposición por el que se propugnaba la incompatibilidad de los signos «Micogal» y «Gal». El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de 30 de enero de 1989, estimó dicho recurso de reposición e incluyendo, entre los motivos de denegación de la marca solicitada, la incompatibilidad con la marca núm. 959.931, «Gal».
Con fecha 6 de noviembre de 1989 dicho registro había desestimado el recurso de reposición, que había formalizado «Quimitécnica, S.A.», frente a la denegación de su solicitud de inscripción de la marca núm. 120.638, «Micogal».
La sentencia ahora apelada, al analizar la oposición de la marca núm. 959.931, «Gal», a la solicitada, argumentó, en su fundamento de Derecho tercero, que aunque estima que hay posibilidad de confusiónentre «Micogal» y «Gal», por estar la segunda marca íntegramente incorporada a la primera, debiéndose de extremar el cuidado en la diferenciación cuando se trata de productos para la destrucción de animales y vegetales, lo cierto es que tal integración no puede significar el rechazo de la marca solicitada, por tal motivo correcto.
-
Que de la mera contemplación de la marca núm. 1.120.638 se desprende que forma parte de la misma el prefijo «Mico», evidentemente genérico, y por tanto, excluíble del examen comparativo con la marca «Gal», por lo que los elementos comparables de ambas marcas están compuestos por el común vocablo «Gal», por lo que es de aplicación el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (citando y comentando jurisprudencia al efecto).
Terminar por solicitar que se dicte sentencia, desestimando el recurso de apelación, y ratificando la denegación de la solicitud de registro de marcas núm. 1.120.638, «Micogal», declarándola expresamente incompatible con el prioritario registro de la marca, núm. 959.931, «Gal».
Terminado el trámite de alegaciones, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando, por turno, le correspondiera, y guardado el orden de señalamientos, se fijó a tal fin las 10,30 horas del día 30 de abril de 1993, en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
Vistos siendo Ponente para este trámite el Magistrado don Benito Santiago Martínez Sanjuán.
Vistos los arts. 1, 3, 37, 43, 82, 83, 90 al 100, 131 y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Estatuto de la Propiedad Industrial y demás de general aplicación.
Fundamentos de Derecho
Comenzando el estudio de las cuestiones controvertidas en el actual recurso de apelación, por los de naturaleza formal, planteadas por la representación de la parte apelante, se ha de rechazar, en primer lugar, la pretensión de la misma en orden a la declaración de nulidad plena o radical, de las resoluciones administrativas, por haberse prescindido -según la recurrente- del trámite de audiencia al solicitante y recurrente, por no habérsele puesto de manifiesto el expediente administrativo para instrucción y poder alegar lo que estimara pertinente, porque, referida declaración pretendida, sólo ha de hacerse en el supuesto en que el acto administrativo hubiera sido producido en alguno de los supuestos contemplados en el art. 47, de la Ley de Procedimiento Administrativo , y es el caso de que la omisión de un trámite del procedimiento no implica que con ello se haya prescindido total y absolutamente del mismo legalmente establecido, pues, a lo sumo, se habría omitido uno no esencial, puesto que no figuran en el expediente ni han sido tenidos en cuenta en la resolución impugnada otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Por otra parte, tampoco se aprecia que con dicha omisión se haya producido indefensión en el recurrente. Y, por último, aun cuando se estimara la existencia de los defectos procedimentales apuntados por la representación de la entidad recurrente, en su largo y confuso escrito de alegaciones, aun en el caso que se acordara por tal motivo la anulación formal de las actuaciones administrativas, y la consiguiente retroacción de actuaciones, siempre al final, cuando hubieran sido subsanadas dichas diferencias procedimentales no esenciales, nos encontraríamos con la misma cuestión, cual es la de si entre las denominaciones de las marcas enfrentadas existe la semejanza o parecido fonético o gráfico, que pueda inducir a confusión en el mercado, prohibido por el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial . Por lo que, aplicando el principio de economía procesal -máxime que desde octubre de 1985 las partes están pendientes de la resolución definitiva-, hace que se entre a conocer y resolver del fondo del asunto planteado, decidiendo si es procedente o no la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca núm. 1.120.638, consistente en la denominación «Micogal, Quimi-técnica, S.A.».
Asimismo, se ha de considerar que en este trámite procesal no es posible haber declaración alguna -como la pretendida en esta apelación por la representación de la entidad «Perfumería Gal, S.A.»-, en orden a que se declare expresamente incompatible la marca solicitada con el prioritario registro de su marca, núm. 959.931, «Gal», y ello porque referida entidad no recurrió la sentencia ahora combatida por la entidad «Quimitécnica, S.A.», ni se adhirió al recurso de apelación interpuesto por ésta, ya que ello supondría, caso de accederse a tal pretensión, una reformatio in peius de una sentencia que en tal aspecto no ha sido combatida.
Entrando ahora en la cuestión de fondo controvertida -si existe o no semejanza o parecido entre las denominaciones de la marca núm. 1.120.638, «Micogal, Quimitécnica, S.A.», solicitada, y las oponentes, núm. 737.810, «Mirogal», y núm. 655.208, «Microval»-, se ha de considerar que es constante yreiterada la doctrina de esta Sala, que ahora enjuicia, lo que dice que el criterio esencial para determinar la compatibilidad o incompatibilidad registral entre denominaciones enfrentadas es la semejanza o de semejanza fonética o gráfica de las mismas, ya se manifieste mediante la pronunciación y audición fonética o por los signos o imagen gráfica con que se presenten los elementos que las componen que generalmente llamen, por su fuerza expresiva, preponderantemente la atención de sus destinatarios, con una cultura media general en un momento histórico de la sociedad en que se encuentran inmerso. Así, cuando es también de constante aplicación el criterio de la «unidad gramatical y conceptual indivisible de las denominaciones de las marcas enfrentadas», de forma que su comparación, a efectos de la aplicación de la norma prohibitiva del art. 124.1 del Estatuto , ha de hacerse teniendo en cuenta la totalidad de los vocablos o signos que en ellas intervengan, sin necesidad de tener que acudir a sofisticados estudios etimológicos o desintegraciones artificiosas de las sílabas o palabras que componen sus respectivos conjuntos, ya que esta labor es más propia de una minoría de eruditos del idioma que de la generalidad de las personas con un nivel cultural medio que, o no conoce esas técnicas o no las recuerda, o emplea en el momento de recibir el impacto auditivo o visual de la denominación o signo, todo ello sin olvidar que en meritada apreciación se ha de atender a la mayor fuerza expresiva que alguno de los elementos que componen dichos conjuntos, puedan tener para atraer la atención de los destinatarios, por constituir el núcleo esencial y principal determinante de la distinción o confusión de las marcas enfrentadas.
En el supuesto de actual referencia, la inserción en la denominación de la marca solicitada, de la firma o nombre comercial de la entidad «Quimitécnica, S.A.», no es por sí solo determinante de la distinción alegada por la recurrente, al tratar de distinguir la marca aludida productos farmacéuticos de la clase 5.ª del Nomenclátor, y ser obligatoria su inserción, con lo que sólo queda la denominación «Micogal», que, al ser apreciada desde el punto de vista fonético, con la denominación «Microval», que compone la marca núm. 655.208, enfrentada como elemento principal se aprecia una semejanza o parecido fonético que puede llevar razonablemente a la confusión en el mercado. Cosa parecida aunque menos sucede en el enfrentamiento de las denominaciones «Micogal» -solicitada- y la insertada en el núm. 737.810, «Nirogal», aunque se le añada el nombre comercial de su titular «Rocador, S.A.» de exigencia legal, dada la clase de productos farmacéuticos que ampara. Este riesgo de confusión en el mercado se agudiza por tratar de amparar las marcas enfrentadas unos mismos productos farmacéuticos de la clase 5.ª del Nomenclátor.
Por último, en la determinación del parecido o semejanza de dichas denominaciones no se vulnera el principio de igualdad ante la Ley, ni se infringe el principio de unidad de doctrina jurisprudencial.
Al haberlo entendido sustancialmente también así la sentencia ahora combatida, cuyos fundamentos de Derecho también sustancialmente se aceptan, y en igual medida se incorporan a la presente, es procedente la confirmación de aquélla, habiéndose de desestimar por ello este recurso de apelación contra la misma interpuesto.
Al no apreciarse temeridad ni mala fe procesal en las partes litigantes, de conformidad a lo establecido en el art. 131 y concordantes de la Ley reguladora de esta jurisdicción , no se está en el supuesto de tener que hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de ambas instancias.
En nombre de S. M. el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanando del pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que desestimando el actual recurso de apelación mantenido por el Procurador Sr. Puche Brun, en nombre y representación de la entidad «Quimitécnica, S.A.», frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, y frente a la entidad «Perfumería Gal, S.A.», representada por el Procurador Sr. de Gandarillas Carmona, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, dictada en el recurso núm. 1.017/1988, con fecha 23 de noviembre de 1990 , a que la presente apelación se contrae, confirmamos en todas sus partes la expresada sentencia recurrida; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas respecto de las derivadas de ambas instancias.
ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-José María Morenilla Rodríguez.-Benito Santiago Martínez Sanjuán.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el MagistradoPonente Excmo. Sr don Benito Santiago Martínez Sanjuán, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.
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