STS, 5 de Mayo de 1993
| Ponente | ALVARO GALAN MENENDEZ |
| ECLI | ES:TS:1993:13507 |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 1.506.-Sentencia de 5 de mayo de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don Alvaro Galán Menéndez.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Marcas. Producto indicado en el diseño. "Pizza Hut".
DOCTRINA: Como el texto de las marcas de que se trata es el de "Pizza Hut", en el que el
elemento esencialmente predominante es el de "pizza", como el producto indicado con este término
no guarda relación alguna con los productos que se pretenden distinguir al amparo de las marcas
mencionadas, ello hace que tales marcas incurran en la prohibición de registro establecida en el apartado 9 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial . Y en relación con las otras marcas a
las que se refiere el presente proceso como el elemento principal de las mismas es, al igual que en
las anteriores, el vocablo "pizza", y es este producto el que con dichas marcas se pretende
distinguir, no juega la prohibición a la que antes se ha hecho referencia.
En la villa de Madrid, a cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala constituida según se expresa al final, el recurso de apelación núm. 365/1991, de los que ante ella penden, interpuesto por la compañía "Pizza Hut, Inc.", con domicilio social al núm. 9.111, East Douglas Avenue, Wichita, Kansas, Estados Unidos de América, litigando derechos propios, defendida por el Letrado don Alberto de Elzaburu y Márquez, y representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut.
Siendo parte apelada el Registro de la Propiedad Industrial, defendido y representado por la Abogacía del Estado.
Teniendo por objeto la apelación la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 6 de noviembre de 1990 , referente tal sentencia al registro de las marcas "Pizza Hut", núms. 1.093.914, 1.093.915, 1.093.916 y
1.093.917, para las clases 29 y 30 del Nomenclátor.
Antecedentes de hecho
Con fecha 31 de enero de 1985 la compañía "Pizza Hut, Inc." solicitó del Registro de la Propiedad Industrial el registro de las siguientes marcas:
"Pizza Hut", denominativa núm. 1.093.914, para distinguir los siguientes productos de la clase 29 del Nomenclátor: "Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas ycocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grases comestibles; salsas para ensaladas; conservas.»
"Pizza Hut", denominativa núm. 1.093.915, para distinguir los siguientes productos de la clase 30 del Nomenclátor (con la limitación posteriormente solicitada) "Pizzas".
"Pizza Hut", mixta, gráfico-denominativa, al venir tal denominación bajo la silueta de un sombrero, para distinguir los siguientes productos de la clase 29 del Nomenclátor: "Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grases comestibles; salsas para ensaladas; conservas", núm. 1.093.916.
"Pizza Hut", mixta, gráfico-denominativa, al venir tal denominación bajo la silueta de un sombrero, núm. 1.093.917, para distinguir el siguiente producto de la clase 30 del Nomenclátor (debido a la limitación posteriormente solicitada) "Pizzas".
A tal petición opuso el Registro de la Propiedad Industrial la marca denominativa "Hut", núm. 791.026, previamente registrada para distinguir el siguiente producto de la clase 29, del Nomenclátor: "Carne."
El Registro de la Propiedad Industrial, en relación con las descritas solicitudes de marca, dicta las siguientes resoluciones, todas ellas denegatorias del registro pedido por "Pizza Hut, Inc."
Con fecha 7 de julio de 1986, la referente a la marca núm. 1.093.914..
Con fecha 7 de abril de 1986, las atinentes a las marcas números 1.093.915, 1.093.916 y 1.093.917.
Interpuestos los correspondientes recursos de reposición frente a las anteriores resoluciones denegatorias de las solicitadas marcas por el Registro de la Propiedad Industrial, se dictaron nuevas resoluciones, desestimatorias de los respectivos recursos de reposición:
Con fecha 22 de marzo de 1988, el referente a la marca número 1.093.914.
Con fecha 22 de enero de 1988, el atinente a la marca núm. 1.093.915.
Con fecha 26 de enero de 1988, el correspondiente a la marca núm. 1.093.916.
Con fecha 22 de enero de 1988, el que se refería a la marca núm. 1.093.917.
Tales resoluciones determinaron la interposición del correspondiente y acumulado recurso contencioso-administrativo, el cual fue resuelto a medio de la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 6 de noviembre de 1990 , en cuya parte dispositiva se acordó: "Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Pizza Hut, Inc.", contra los acuerdos de denegación de las solicitudes de registro de marca 1.093.915, "Pizza Hut"; 1.093.916 y 1.093.917, "Pizza Hut", y 1.093.914, "Pizza Hut", respectivamente, clases 30 y 29 del Nomenclátor, de 7 de abril de 1986 y 7 de julio de 1986, expedientes 1.093.915, 1.093.916, 1.093.917 y 1.093.914, de 1985, a que se contrae la presente litis, por ser ajustados a Derecho. Sin costas.»
Tal sentencia fue objeto de apelación ante esta Sala, en donde se acordó la sustanciación de la apelación a medio del trámite de alegaciones escritas, las cuales fueron formuladas:
- Por la apelante "Pizza Hut, Inc.", en el sentido de que se dicte sentencia por la que se declare haber lugar al recurso de apelación interpuesto y se revoque, por no estar ajustada a Derecho, dicho sea, con todo respeto, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, de fecha 6 de noviembre de 1990 , que confirmó las resoluciones del Ministerio de Industria, Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 7 de abril de 1986, por las que se denegaron las solicitudes de registro de marca 1.093.915, "Pizza Hut"; 1.093.916 y 1.093.917, "Pizza Hut", gráficas, y de fecha 7 de julio de 1986, por las que se denegó la solicitud de marca 1.093.914, "Pizza Hut", y las emitidas el 22 de enero de 1988, por las que se desestimaron los recursos de reposición formulados contra la denegación de las solicitudes, de marca 1.093.915 y 1.093.917, de 26 de enero de 1988, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la denegación de la solicitud de marca 1.093.916, y de 21 de marzo de 1988, por la que se desestimó el recurso de reposición formulado contra la denegaciónde solicitud de marca 1.093.914, dictando en su lugar sentencia por la que se acuerda la concesión de las referidas marcas.
Por el apelado Registro de la Propiedad Industrial, suplicando se dicte sentencia por la que se desestime el recurso y se confirmen en todas sus partes tanto la sentencia apelada como las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial.
Por el Tribunal se señaló para la votación y fallo de la apelación el día 22 de abril de 1993, acto que tuvo lugar en la fecha acordada.
En la sustanciación del juicio no se infringieron las formalidades esenciales que su tramitación requiere.
Visto, siendo Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Alvaro Galán Menéndez.
Fundamentos de Derecho
Cuestiones a decidir en esta segunda instancia son las referentes a si tanto las resoluciones administrativas recurridas como la sentencia objeto de apelación son, o no, conformes a Derecho cuando por ellas se deniega el registro de las marcas:
"Pizza Hut" (denominativa), núm. 1.093.914, solicitada para distinguir los siguientes productos de la clase 29 del Nomenclátor: "Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas.»
"Pizza Hut" (denominativa), núm. 1.093.915, pedida para amparar (debido a la posterior limitación al efecto solicitada) el siguiente producto de la clase 30 del Nomenclátor: "Pizzas."
"Pizza Hut" (mixta, al sobreponerse a tal denominación la silueta de un sombrero), núm. 1.093.916, instada para distinguir los siguientes productos de la clase 29 del Nomenclátor: "Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas."
"Pizza Hut» (mixta, pues al igual que a la anterior, se sobrepone a dicha denominación la silueta de un sombrero), núm. 1.093.917, pedida para amparar (debido a la posterior limitación al efecto solicitada) los productos de la clase 30 del Nomenclátor: "Pizzas."
Así conocidos los temas a tratar, en relación con la denegación del registro de las marcas del caso, núms. 1.093.914 y 1.093.916, ambas solicitadas para distinguir los mismos productos de la clase 29 del Nomenclátor, se ha de empezar por recordar que la causa denegatoria de la concesión de su solicitud de registro lo es por aplicación del núm. 9 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial , a cuyo tenor: "No podrán ser admitidos al Registro como marcas: 9.° Aquellas que del texto del diseño se deduzca su necesaria aplicación a un determinado producto, cuya petición, sin embargo, se haga también para otros artículos, en cuyo caso sólo podrán registrarse para el producto que se indique en el diseño...»
Así conocida la norma de cuya aplicación se trata, se aprecia que el texto de las marcas en cuestión es el de "Pizza Hut", en donde el elemento esencialmente predominante (por ser el único inteligible para el consumidor medio español debido a su vulgarización) es el de "pizza», expresándose con este término un producto consistente en una masa de harina, condimentada al horno, y que usualmente contiene (dependiendo de variedades) queso, tomate y anchoas, lo cual, obviamente, no guarda relación alguna con los productos que se pretenden distinguir al amparo de las marcas ahora bajo consideración: "Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne...», lo cual hace que tales marcas incurran en la prohibición de registro que el transcrito precepto del Estatuto de la Propiedad Industrial establece, por lo que, sin necesidad de más razonamientos, procede confirmar el criterio denegatorio a que tengan acceso al Registro de la Propiedad Industrial las dos marcas que ahora nos ocupan.
En lo que afecta a las denegadas marcas, núms. 1.093.915 y 1.093.917, a las mismas no les es de aplicación el art. 1214.9 del Estatuto de la Propiedad Industrial precedentemente visto, ello debido a que el elemento principal de ambas marcas, al igual que en el supuesto anterior, es el del vocablo "pizza", siendo justamente el producto que con las dichas marcas se pretende distinguir, y sin que tampoco se les pueda aplicar la prohibición contenida a los núms. 1 y 11 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial , pues, atendida la especialización del producto, cuyo amparo a medio de dichas marcas se pretendeobtener, ello impide que se produzca error o confusión en el mercado, en relación con la "carne" objeto de distinción por la marca "Hut, Juan Luis Machini Bravo, La Coruña», núm. 791.026, que el Registro de la Propiedad Industrial opuso de oficio. Todo lo cual determina que para estas dos marcas se estime la apelación del caso, y paralelamente se revoque, en lo que a ellas afecta, la sentencia apelada, produciéndose así la estimación, en parte, del recurso de apelación en estudio.
No se aprecian circunstancias para la imposición de las costas a ninguna de las partes.
Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la compañía "Pizza Hut, Inc.", contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 6 de noviembre de 1990 (recurso núm. 566/1990 , de los de dicho Tribunal), a que las presentes situaciones se contraen, debemos:
Confirmar, y confirmamos, la sentencia apelada, por su conformidad a Derecho, en cuanto la misma se refiere a las marcas núms. 1.093.914 y 1.093.916.
Revocar, y revocamos, la referida sentencia, en lo que la misma alcanza a las marcas núms.
1.093.915 y 1.093.917, y, asimismo, anular, y anulamos, las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 7 de abril de 1987 y 22 de enero de 1988 (esta última desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la primera), referentes estas resoluciones a la marca "Pizza Hut", núm.
1.093.915, y las de 7 de abril de 1987 y 22 de enero de 1988 (esta última desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la primera), atinentes a la marca "Pizza Hut", con gráfico, núm. 1.093.917, por su disconformidad a Derecho.
Ordenar, y ordenamos, al Registro de la Propiedad Industrial que proceda a la concesión de las marcas núms. 1.093.915 y 1.093.917, tal como las mismas fueron solicitadas para distinguir "pizzas" en la clase 30 del Nomenclátor.
Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.
ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carmelo Madrigal García. Alvaro Galán Menéndez. Pedro José Yagüe Gil. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Sr don Alvaro Galán Menéndez, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.
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STSJ Comunidad de Madrid 184/2005, 30 de Marzo de 2005
...determinado producto cuya petición, sin embargo, se haga también para otros artículos,...». En base a esta disposición el Tribunal Supremo, en Sentencia de 5-5-1993, denegó el registro de la marca «Pizza Hut» también en clase 29 por no guardar relación estos productos con el elemento esenci......