STS, 3 de Abril de 1993
| Ponente | JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:1993:13108 |
| Fecha de Resolución | 3 de Abril de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 1.160.-Sentencia de 3 de abril de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don José María Morenilla Rodríguez.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Marcas. Denominaciones genéricas. "Especialistas del Neumático
en Castilla, S. A.".
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 14 de diciembre de 1987 y 23 de julio de 1988.
DOCTRINA: La finalidad diferenciadora de la marca como medio de señalar y distinguir de los
similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo, requiere la prohibición de acceso al
Registro como marcas de las denominaciones genéricas. Las palabras que componen el distintivo
de que se trata, separadamente ("especialistas", "neumáticos", "en Castilla", "S. A."), en el conjunto
que forman no llegan a tener la necesaria fuerza diferenciadora para determinar funcional o
teleológicamente los neumáticos que se pretenden amparar. Son, en suma, conceptos genéricos
cuyo acceso al Registro está vedado por no tener virtualidad diferenciadora.
En la villa de Madrid, a tres de abril de mil novecientos noventa y tres.
Visto el recurso contencioso administrativo que ante nos pende en grado de apelación, interpuesto por "Especialistas del Neumático en Castilla» representado por el Procurador Sr. don Eduardo Codes Feijoo y asistido del Letrado don José Javier Martí de Veses y Puig, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Novena, de fecha 3 de octubre de 1990 , dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1342/89, contra resolución de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de abril de 1989. Siendo parte apelada la Administración General del Estado representada y defendida por su Abogacía.
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: "Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador Sr. Codes Feijoo, en nombre y representación de "Especialistas del Neumático en Castilla, S. A.", contra la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, debemos declarar y declaramos ajustadas a Derecho las resoluciones de dicho organismo de fechas 6 de junio de 1988 y 17 de abril de 1989, todo ello sin costas.» Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de "Especialistas del Neumático en Castilla, S. A." se interpuso recurso de apelación que fue admitida a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes yremitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia, se personó ante la misma el Sr. Codes Feijoo en representación de "Especialistas del Neumático en Castilla, S. A.", e igualmente se personó el Abogado del Estado en representación de la Administración General del Estado.
Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apelada anteriormente reseñadas; mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones. Dentro del plazo concedido solicitó dictar sentencia en la que estimando la presente apelación, revoque la apelada y en la que estimando el presente recurso contencioso-administrativo, anule y deje sin efecto las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial impugnadas, disponiendo en su lugar la concesión de la marca española núm. 1.151.997, "Especialistas del Neumático en Castilla, S. A.".
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines y por idéntico término a la representación de la parte apelada, la cual en tiempo y forma presentó escrito solicitando se dicte sentencia por la que se desestime el recurso y se confirmen en todas sus partes tanto la sentencia apelada como las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno le correspondiera y guardado el orden de señalamiento se fijó a tal fin el día 30 de abril de 1993 en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. don José María Morenilla Rodríguez.
Fundamentos de Derecho
La representación procesal de "Especialistas del Neumático en Castilla, S. A." han apelado la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de octubre de 1990 , que desestimó el recurso contencioso- administrativo que había interpuesto contra el Acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de junio de 1988 que denegó la inscripción de la marca núm. 1.151.997, "Especialistas del Neumático en Castilla, S. A."., para productos de la clase 12 del Nomenclátor, neumáticos y derivados y contra la resolución del mismo Registro de 17 de octubre de 1988 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el primero por estimar que la denominación carece de la distintividad exigible a la marca. La parte apelante insiste en la registrabilidad de la denominación solicitada por estimar que la genericidad obstaculizante según el art. 5.º del Estatuto de la Propiedad Industrial no es de aplicación porque esa genericidad debe afectar a la totalidad de los elementos de la denominación y la solicitada consiste en la unión con sentido propio de vocables comunes que origina un conjunto con suficiente fuerza distintiva y respecto a la prohibición de nombres geográficos sólo se produce respecto de productos conocidamente procedentes de la localidad o región de que se trate.
La finalidad diferenciadora de la marca como medio de "señalar y distinguir de los similares dos productos de la industria, el comercio y el trabajo", conforme al art. 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, requiere la prohibición de acceso al registro como marcas de las denominaciones genéricas (art. 124.5 ). La denominación solicitada, según ha estimado el Registro y declarado en la sentencia apelada, "carece de la distintividad exigible a toda marca"; siendo el producto amparado los neumáticos, el distintivo "Especialistas del Neumático en Castilla, S. A.", "un nombre comercial -el de la actora- que carece de aptitud para los fines mencionados". Las palabras que componen el distintivo separadamente ("especialistas", "neumáticos", "en Castilla", "S. A.") en el conjunto que forman no llegan a tener la necesaria fuerza diferenciadora para determinar funcional o ideológicamente los neumáticos que se pretenden amparar. Son, en suma, conceptos genéricos cuyo acceso del Registro veda el art. 124.5 citado no sólo por no tener esa virtualidad diferenciadora, sino porque sus elementos de uso común, no apropiables, están privados de la función identificadora que corresponde a las marcas (sentencia, entre otras, de 14 de diciembre de 1987 y 23 de julio de 1988).
También son inapropiables las denominaciones geográficas y las regionales; con la excepción que el núm. 6 del mismo art. 124 citado prevé y ajena a este litigio, "Castilla" participa de esa prohibición en el contexto de los vocablos genéricos en cuanto delimita el ámbito regional unos "especialistas en neumáticos" que no pueden ser referidos exclusivamente a los que se integran en la sociedad actora.
Finalmente la coincidencia del distintivo solicitado con el nombre comercial tampoco justifica, en el presente caso, el acceso al registro solicitado por la razón expuesta de carecer de aptitud diferenciadora.Tercero: El recurso de apelación debe ser desestimado sin imposición de las costas causadas al no apreciarse temeridad o mala fe.
En nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "Especialistas de Neumáticos en Castilla, S. A." contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de octubre de 1990 , recaído en el recurso contencioso-administrativo núm. 1.342/1989, del que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada. Sin imposición de las costas causadas en el presente recurso.
ASI por esta nuestra sentencia firme, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carmelo Madrigal García. José María Morenilla Rodríguez. Pedro José Yagüe Gil. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente el Excmo. Sr. don José María Morenilla Rodríguez, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.
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