STS, 15 de Octubre de 1992
| Ponente | PEDRO JOSE YAGUE GIL |
| ECLI | ES:TS:1992:19538 |
| Fecha de Resolución | 15 de Octubre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 3.262.-Sentencia de 15 de octubre de 1992
PONENTE: Excmo. Sr don Pedro José Yagüe Gil.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Marcas.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 17 de octubre de 1977 y 5 de abril de 1978.
DOCTRINA: La palabra "theo" que existe en las dos marcas enfrentadas es una palabra genérica en
el ámbito de los productos farmacéuticos, pues designa al concepto theophillinum (Teofllina),
producto derivado de la cafeína que se usa con fines terapéuticos, en las enfermedades
relacionadas con el asma. Se trata de una desinencia común que nadie debe apropiarse.
En la villa de Madrid, a quince de octubre de mil novecientos noventa y dos.
Vista por la Sala constituida según se expresa al final, la apelación núm. 4.391/90 de las que ante nos penden, interpuesta por el Procurador señor Monsalve Gurrea en nombre y representación de la entidad "Key Pharma-ceuticals Inc", contra la sentencia dictada en fecha 22 de febrero de 1989 y en su recurso núm. 372/86 por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la entonces Audiencia Territorial de Madrid , sobre propiedad industrial (marca). Siendo parte apelada la entidad "G. D. Searle & Co.", representada por el Letrado señor Pombo. El señor Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración, solicitó se le tuviera por abstenido en esta apelación.
Antecedentes de hecho
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la entonces Audiencia Territorial de Madrid dictó sentencia estimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de la entidad "Key Pharmaceuticals Inc." se interpuso este recurso de apelación, que fue admitido a trámite por providencia de la Sala de Instancia de fecha 11 de noviembre de 1989; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo, se 3.262 personó ante la Sala el Procurador señor Monsalve Gurrea en nombre y representación del apelante "Key Pharmaceuticals Inc", y también el Letrado señor Pombo García, en nombre y representación de la entidad "G. D. Searle & Co.".
Por providencia de esta Sala de fecha 2 de junio de 1990 se tuvo por personadas a las partes dichas, y se acordó sustanciar esta apelación por el trámite de alegaciones escritas, a cuyo efecto se concedió el plazo de veinte días a la parte apelante, dentro del cual las formuló exponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que creyó oportunos, y solicitando la revocación de la sentencia apelada y la denegación de la inscripción de la marca núm. 1.048.037.
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines a la parte apelada, que formuló sus alegaciones exponiendo los hechos y fundamentos jurídicos oportunos, con la súplica final de desestimación del presente recurso de apelación.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se llevó a cabo por providencia de fecha 10 de septiembre de 1992, en la que se señaló para tal acto el día 8 de octubre de 1992, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Pedro José Yagüe Gil.
Fundamentos de Derecho
Se impugna en este recurso de apelación la sentencia que la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la entonces Audiencia Territorial de Madrid dictó en fecha 22 de febrero de 1989 y en su recurso núm. 372/86 por medio de la cual se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado señor Pombo García en nombre y representación de la entidad "G. D. Searle & Co." contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de octubre de 1984 (confirmada en reposición por la de 9 de junio de 1986) que denegó la marca núm. 1.048.037, "Theo-24. G.
D. Searle & Co.", solicitada por la entidad "G. D. Searle & Co." para distiguir un producto farmacéutico, específicamente un broncodilatador. El Registro de la Propiedad denegó tal marca por parecido con la previa núm. 911.166, "Theo-Dur", también para productos farmacéuticos. La sentencia apelada, revocando esa decisión, concede la marca solicitada.
El presente recurso de apelación debe ser desestimado, con la consiguiente confirmación de la sentencia impugnada y concesión de la marca núm. 1.048.037 "Theo-24. G. D. Searle & Co.", porque la palabra "Theo", que existe en las dos marcas enfrentadas, es una palabra genérica en el ámbito de los productos farmacéuticos, pues designa al concepto Theophillinum (Teofilina), producto derivado de la cafeína, que se usa con fines terapéuticos, en las enfermedades relacionadas con el asma. Se trata, por lo tanto, de una desinencia común que nadie debe apropiarse, según para casos semejantes ha razonado el Tribunal Supremo, en sentencia, entre otras, de 9 de diciembre de 1975, de 14 de octubre de 1977, de 14 de noviembre de 1977, de 17 de octubre de 1977 y de 5 de abril de 1978 , según las cuales en los casos de utilización de términos genéricos farmacéuticos, la compatibilidad o incompatibilidad debe predicarse atendiendo sólo al resto de la denominación. Y es el caso que ese resto está constituido, en la marca solicitada, por el número "24", y, en la oponente, por el vocablo "dur", que son completamente distintos, de suerte que su convivencia no va a originar errores o confusiones en e mercado, que es el resultado que trata de evitar el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial .
No existen razones que aconsejen una condena en costas.
Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución,
Que desestimamos el presente recurso de apelación, y confirmamos, en consecuencia, la sentencia recurrida. Y sin costas.
ASI por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-Pedro José Yagüe Gil.-José Luis Ruiz Sánchez.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr don Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretario certifico.
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