STS, 11 de Diciembre de 1992
| Ponente | BENITO SANTIAGO MARTINEZ SANJUAN |
| ECLI | ES:TS:1992:19428 |
| Fecha de Resolución | 11 de Diciembre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 4.085.-Sentencia de 11 de diciembre de 1992
PONENTE: Excmo. Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuán.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Rótulos de establecimientos.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 26 de diciembre de 1988 y 30 de octubre de 1992.
DOCTRINA: El rótulo de establecimiento «Radio Málaga» por su propia naturaleza y por la realidad
de su existencia ha adquirido una indiscutible notoriedad en el público en general que le sirve para
identificar el servicio que trata de amparar, lo cual genera en su titular un derecho prioritario que no
ha de verse menoscabado por un ulterior registro en el que interviene una denominación semejante
como el de «Radio Málaga SER».
En la villa de Madrid, a once de diciembre de mil novecientos noventa y dos.
Deliberado y votado por la Sala reseñada al final el recurso de apelación registrado con el núm.
6.034/90, interpuesto como apelante por la «Sociedad Española de Radiodifusión, S. A.», representada por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillen, asistido por el Letrado don Carlos Lema Devesa; frente a la apelada entidad «Muinmo, S. A.», representada por el Procurador don Enrique Sombes Torra y defendida por el Letrado don Buenaventura Pellisé Prats; contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, de fecha 14 de octubre de 1989 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 2.518/84, interpuesto contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de 11 de julio de 1984, por la que estimando el recurso de reposición interpuesto por la entidad hoy apelante contra otra del mismo Organismo de fecha 20 de abril de 1983; concedió a aquélla el registro del rótulo de establecimiento núm. 141.989, denominado «Radio Málaga, SER»; cuya concesión la sentencia ahora apelada, dejó sin efecto.
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Sorribes en nombre y representación de «Muinmo, S. A.», debemos declarar y declaramos que no es conforme a Derecho, dejándola sin efecto la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que concedió la inscripción como rótulo de establecimiento de la denominación «Radio Málaga SER»; sin costas. Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de la «Sociedad Española de Radiodifusión, S. A.», se interpuso recurso de apelación que fue admitido a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes y remitidas lasactuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia; se personó ante la misma el Procurador Sr. Vázquez Guillen, en nombre y representación de la entidad apelante referida; y, habiéndose abstenido el Sr. Abogado del Estado; igualmente se personó el Procurador Sr. Sombes Torra, en nombre y representación de la entidad «Muinmo, S. A.», que ocupa la posición procesal de apelada.
Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apelada anteriormente reseñadas; mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones, el cual dentro del plazo concedido formuló sustancialmente y en resumen las siguientes:
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Que la sentencia recurrida se basa en la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de diciembre de 1988, cuya doctrina ha sido superada por la ulterior sentencia de 10 de julio de 1989 , que declaró compatibles las marcas «Radio Guadalajara» y «Radio Guadalajara SER».
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Que las denominaciones de Radio y de otros medios de comunicación que están constituidas por una denominación genérica y por una denominación geográfica y que son admitidas al Registro, no pueden impedir que se utilicen esos términos en una nueva marca, si esta última presenta algún elemento identificador característico.
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Que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia de este Tribunal, que señala que en la comparación entre signos distintivos, no puede otorgarse relieve a los términos genéricos -en este caso «Radio»-, ni geográficos -en este caso «Málaga»-, que no pueden reivindicarse en exclusiva por ninguna persona ya que pertenecen al acervo general.
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Que la notoriedad del rótulo «SER» contribuye a alegar el riesgo de confusión con la marca genérica «Radio Málaga».
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Interpretación errónea del núm. 11, del art. 124 EPI , por el Tribunal a quo y aplicación indebida del mismo.
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La distinta naturaleza y finalidad de la marca que diferencia productos, y el rótulo de establecimiento que distingue la sede física de una empresa en un concreto municipio.
Terminando por solicitar que se dicte sentencia, estimando este recurso de apelación, revocando la apelada; habiéndose de dictar otra por la que se acuerde el mantenimiento de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 11 de junio de 1984, que concedió el rótulo de establecimiento «Radio Málaga SER».
Habiéndose abstenido en este recurso de apelación, la representación de la Administración General del Estado; se siguió igual trámite y por el indicado plazo con la representación de la entidad «Muinmo, S. A.», que ocupa la posición procesal de apelada; y por su Procurador en la que de la misma ostenta se presentó escrito alegando sustancialmente y en resumen lo siguiente:
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Que el distintivo «Radio Málaga» pertenece a la Sociedad «Muinmo, SA.», inscrita en 1981 como marca núm. 993.119, para distinguir los servicios propios de una emisora de radio.
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Que, con posterioridad a esta marca propiedad de «Muinmo, S. A.», la «Sociedad Española de Radiodifusión, S. A.», presentó tres solicitudes de registro; la marca núm. 996.857 «Radio Málaga SER», para distinguir los servicios de una emisora de radio y televisión; la marca núm. 995.859 «Radio Málaga SER» para distinguir toda clase de revistas, periódicos y demás publicaciones; y el rótulo de establecimiento núm. 141.989 «Radio Málaga SER». El intento de inscripción de la marca 995.859, fue concedido por sentencia de la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid; pero interpuesto recurso de apelación por la entidad «Muinmo, S. A.», contra la misma, fue revocada por sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 26 de diciembre de 1988 , anulando dicha marca solicitada, cuya sentencia quedó firme y consentida. El intento de inscripción de la marca núm. 995.857 «Radio Málaga SER» ha dado lugar a la sentencia de la Sección Quinta de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 7 de septiembre de 1990 , anulando dicho intento de inscripción; esta sentencia está hoy pendiente de apelación ante esta misma Sala. El tercer intento de inscripción con la misma denominación de «Radio Málaga SER», está constituido con el rótulo de establecimiento núm. 141.989, que ha dado lugar igualmente a otra sentencia anulatoria, de la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 14 de octubre de 1989, objeto de la actual apelación.3.º Que falta a la verdad la entidad apelante al establecer sus planteamientos fácticos, pues en la sentencia que invoca la contradicción de denominaciones era entre «Radio Guadalajara» y «Radio Guadalajara SER-FM».
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Que el hecho de haberse solicitado aquí el distintivo «Radio Málaga SER» con rótulo de establecimiento, y no como marca, no puede suponer la superación de obstáculos legales que impidan la confusión entre ambas denominaciones enfrentadas.
Terminando por solicitar que se dicte sentencia confirmando la apelada, con todos los demás pronunciamientos a que hubiera lugar.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno le correspondiera y, guardado el orden de señalamientos, se fijó a tal fin las 10,30 hora» del día 4 de diciembre de 1992, en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
Vistos siendo Ponente para este trámite el Magistrado don Benito Santiago Martínez Sanjuán.
Vistos los, arts 1.º, 3.°, 37, 43, 82, 83, 90 al 100, 131 y concordantes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; el Estatuto de la Propiedad Industrial ; y demás de general aplicación.
Fundamentos de Derecho
Primero; La sentencia ahora apelada dejó sin efecto la concesión del registro del «rótulo de establecimiento», núm. 141.989, que llevaba la denominación literal «Radio Málaga SER» y que le había sido otorgado a la entidad hoy apelante por el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución, producida en recurso de reposición, de fecha 11 de julio de 1984, al revocar su anterior de fecha 20 de abril de 1983.
La entidad hoy recurrente alega que, basándose dicha sentencia al presente combatida, en el criterio mantenido por esta Sala que ahora enjuicia en su sentencia de 26 de diciembre de 1988, sin embargo dicho criterio había sido superado en otra sentencia posterior a aquélla, de 10 de julio de 1989, que declaró compatibles a efecto de inscripción registral, las denominaciones enfrentadas en aquel entonces «Radio Guadalajara» y «Radio Guadalajara SER», como marcas.
Ahora bien, se ha de considerar que, en el recurso de apelación núm. 3.633/90 tramitado en esta Sala, donde se enfrentaban la marca núm. 993.121 «Radio Guadalajara» -prioritaria-, y el rótulo de establecimiento núm. 141.984 «Radio Guadalajara SER-FM» -solicitado-, se dictó sentencia de fecha 30 de octubre de 1992, donde estimando la «identidad básica» de ambas denominaciones de la marca y del rótulo de establecimiento, declaró su incompatibilidad registral conforme a lo establecido en el art. 212.1.° del Estatuto de la Propiedad Industrial ; es decir, en este último supuesto, el enfrentamiento de denominaciones se producía, no ya entre dos marcas, sino entre una marca y un rótulo de establecimiento, llegando a la conclusión de su incompatibilidad registral.
En el supuesto de actual referencia existe una identidad en los vocablos comunes «Radio Málaga» que entran tanto en la denominación de la marca prioritaria núm. 993.119, de la que es titular la entidad «Muinmo, S. A.», como en la denominación del rótulo de establecimiento solicitado por la entidad hoy apelante núm. 141.984, si bien en este último se añade a continuación el anagrama «SER»; pero este último aditamento no tiene la suficiente fuerza expresiva, tanto fonética como gráficamente, para alejar en los destinatarios el riesgo de confusión, que por la semejanza de ambas denominaciones, trata de impedir el art. 212.1.°, antes citado.
Aun siendo cierto que los vocablos «Radio» -genérico- y «Málaga» -geográfico-, no pueden reivindicarse en exclusiva por persona alguna ya que pertenecen al acervo general, cuyo criterio seria aplicable tanto a la marca prioritaria como al rótulo de establecimiento solicitado; no se ha de desconocer la vigencia del registro de la primera -«Radio Málaga»-, que por su propia naturaleza y por la realidad de su existencia, ha adquirido una indiscutible notoriedad en el público en general que le sirve para identificar el servicio que trata de amparar; lo cual genera en su titular un derecho prioritario, que no ha de verse menoscabado por un ulterior registro en el que interviene una denominación semejante, aunque sea para distinguir un rótulo de establecimiento como el ahora solicitado; ya que es menester considerar el riesgo de confusión que referida denominación puede general- en el público a que va destinado.
De aquí que siguiendo el mismo criterio mantenido por esta Sala que ahora enjuicia, en sussentencias de fecha 26 de diciembre de 1988 y 30 de octubre de 1992, ha de estimarse conforme a Derecho el acto del registro de la Propiedad Industrial, de 20 de abril de 1983, que denegó la inscripción registral del rótulo de establecimiento núm. 141.989, solicitado por la entidad hoy apelante; y disconforme a Derecho el acto de referido Organismo administrativo, de fecha 11 de julio de 1984. Y, al haberlo entendido sustancialmente también así, la sentencia ahora combatida, procedente es su confirmación; habiéndose de desestimar por ello este recurso de apelación contra aquélla interpuesto.
Al no apreciarse temeridad ni mala fe procesal en las partes litigantes, de conformidad a lo establecido en el art. 131 y concordantes de la Ley reguladora de esta jurisdicción, no se está en el supuesto de tener que hacer una expresa declaración de condena de costas, respecto de las derivadas de ambas instancias.
En nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanando del pueblo español, nos confiere la Constitución
Que desestimando el actual recurso de apelación mantenido por el Procurador Sr. Vázquez Guillen, en nombre y representación de la «Sociedad Española de Radiodifusión, S. A.»; frente a la entidad «Muinmo, S. A.», representada por el Procurador Sr. Sorribes Torra; contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, dictada en el recurso núm. 2.518/84, con fecha 14 de octubre de 1989 , a que la presente apelación se contrae; confirmamos en todas sus partes la expresada sentencia recurrida; todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena de costas, respecto de las derivadas de ambas instancias.
ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-José María Morenilla Rodríguez.-Benito Santiago Martínez Sanjuán.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuán, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretario certifico.
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