STS, 5 de Octubre de 1992
| Ponente | JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:1992:18882 |
| Fecha de Resolución | 5 de Octubre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 3.093.-Sentencia de 5 de octubre de 1992
PONENTE: Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad Industrial. Marcas.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial.
DOCTRINA: La semejanza fonética y gráfica de las marcas enfrentadas, "Epok» y "Epox» lleva a
destacar el elemento de los productos amparados por ellas y al tratarse de comprendidos en la
misma clase del Nomenclátor ha de prevalecer el derecho de la marca prioritaria sobre el de la
aplicación de la marca a productos cubiertos por otra anterior, como una manifestación de la
virtualidad del Registro y del principio de prioridad registral frente a titulares de marcas casi
idénticas que tuvieron acceso al Registro para productos diferentes.
En la villa de Madrid, a cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante nos pende en grado de apelación interpuesto por "The British Petroleum Company», representar do por el Letrado don Javier del Valle y Sánchez, contra la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 2 de febrero de 1990 , dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 69/89, contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de noviembre de 1987, confirmado en reposición por otro de 21 de noviembre de 1988, por el que se denegó la inscripción a favor del recurrente de la solicitud de marca núm. 1.128.075/1 "Epok».
Siendo parte apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó sentencia por la Sala Contencioso-Administrativo referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto en nombre y representación de "The British Petroleum Company» contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial defecha 20 de noviembre de, L987, por, el que se denegó la inscripción de la marca núm. 1.128.075, "Epok», así como contra la desestimación expresa, mediante resolución de 21 de noviembre de 1988, del recurso de reposición interpuesto, confirmamos dichos actos por hallarse ajustados a Derecho, y no hacemos expreso pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas.» Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de "The British Petroleum Company» se interpuso recurso de apelación que fue admitido a trámite en ambosefectos; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia, se personó ante la misma el Sr del Valle y Sánchez, en representación de "The British Petroleum Company», e igualmente se personó el Abogado del Estado, en representación de la Administración.
Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apelada anteriormente reseñadas; mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones. Dentro del plazo concedido solicitó dictar sentencia por la que y con revocación de la recurrida se acuerde la inscripción de la marca 1.128.075, "Epok», clase 1, en el Registro de la Propiedad Industrial.
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines y por idéntico término a la representación de la parte apelada, la cual en tiempo y forma presentó escrito solicitando dictar sentencia por la que se desestime el recurso y se confirmen en todas sus partes tanto la sentencia apelada como las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial.
Terminado el trámite de alegaciones, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno le correspondiera, y, guardado el orden de señalamientos, se fijó a tal fin el día 2 de octubre de 1992, en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
Siendo Ponente el Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez.
Fundamentos de Derecho
La representación procesal de "The British Petroleum Company» ha apelado la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2 de marzo de 1990 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo por ella interpuesto contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 20 de noviembre de 1987, que le denegó la inscripción de la marca núm. 1.128.075, "Epok», denominativa de la clase 2 del Nomenclátor para amparar productos tales como "enlucidos» (pinturas); enlucidos elastoméricos (pinturas)», así como contra la desestimación expresa, por resolución de 21 de noviembre de 1988 del recurso de reposición interpuesto contra aquél, confirmando dichos actos por considerarlos ajustados a Derecho.
La apelante reitera los argumentos que ya expuso en la vía administrativa y en la primera instancia invocando que ya tenía derechos adquiridos sobre la denominación "Epok» solicitada, porque era titular de la marca núm. 601.222, "Epox», que considera de la misma denominación y que distingue productos estrechamente relacionados con los que son objeto de la nueva solicitud, sin que se hayan producidos errores o confusión, confiriéndole, por tanto, derecho a la titular a ampliarla a nuevos productos, así como en la diferencia entre las dos denominaciones por referirse la oponente a un tio de resina, mientras que la solicitada lo es a "época», que permite la flexibilización del acceso del Registro de nuevas marcas cuando el solicitante es ya titular de una marca anterior de la misma denominación.
La cuestión que se plantea en esta apelación no se centra tanto en la similitud de las marcas confrontadas "Epok» y "Epox», referidas a la misma clase del Nomenclátor que -como con acierto se declara en la sentencia apelada es "evidente» y puede por ello causar confusión al consumidor que los arts. 124,1 y, Ü.8, del.. Estatuto de la Propiedad Industrial se proponía evitar-, sino en los invocados derechos adquiridos de la apelante basados en la titularidad registral que ya ostenta sobre otra marca -la mima 601.922- relativa a resinas sintéticas de la clase 1.º, con efectos desde el 12 de noviembre de 1969, invocando el art. 130 del citado Estatuto que concretamente regula el supuesto de que el dueño de una marca pretende aplicarla a productos comprendidos en otras clases de Nomenclátor.
De la prueba practicada en este proceso se obtiene: 1.° Que, con fecha 12 de noviembre de 1969, "The British Petroleum Company» solicitó del Registro la inscripción de una marca, a la que se adjudicó el núm. 601.922 consistente en la denominación "Epok» para señalar resinas sintéticas y compuestos con ellas relacionados, con aplicaciones anticorrosivas, de la clase 1.a del Nomenclátor que le fue concedida el 16 de enero de 1976 sin objección por parte de la Administración y que actualmente se halla vigente;, 2.° Que la entidad oponente, "Iberfeb, S. A.», había solicitado el 17 de mayo de 1963, y obtenido la marca núm. 423.906, "Epox», renovada el 13 de octubre de 1983 que protege productos de la clase 2.a. 3.° Que la entidad apelante solicitó el 11 de diciembre de 1985 nueva marca con el mismo distintivo "Epok» para enlucidos (pintura) y enlucidos elastoméricos (pintura) comprendidos en la misma clase 2.º, a la que se adjudicó el núm. 1.128.075 y á cuya solicitud se opuso la entidad "Iberfeb, S. A.», por estimar que la marca' solicitada colisionaba con la marca "Epox» de que era titular por su evidente" semejanza, lo que ocasionaría confusión en el mercado en beneficio de la solicitante que se aprovecha deuna antigüedad y crédito logrado por la marca "Epox».
De los hechos que se estiman probados, resulta que en la confrontación de marcas objeto de este litigio la entidad apelante no ostenta el derecho adquirido sobre la marca "Epok» que invoca frente a la oponente; ya que la inscripción que ostenta de esa marca es de fecha posterior a la de' la marca "Epox» y pretende cubrir productos de la misma clase del Nomenclátor protegido por la marca más antigua.
En el presente caso la semejanza fonética y gráfica de las marcas enfrentadas, "Epok» y "Epox», lleva a destacar el elemento de los productos amparados por ellas y al tratarse de comprendidos en la misma clase del Nomenclátor ha de prevalecer el derecho de la marca prioritaria sobre el de la aplicación de la marca a productos cubiertos por otra anterior, como una manifestación de la virtualidad del Registro y del principio de prioridad registral frente a titulares de marcas casi idénticas que tuvieron acceso al Registro para productos diferentes. Una interpretación armónica de los arts 1., 118, 124.1 y 130 del Estatuto lleva a esta conclusión que relativiza la norma: del art. 130 y fija el ámbito de los derechos del titular de la marca respecto a su aplicación a productos de la misma clase de los ya amparados por otra? marca prioritaria.
En consecuencia, por las razones expuestas en la sentencia apelada y en los fundamentos de Derecho anteriores de esta resolución, ha de., desestimarse el recurso de apelación interpuesto, manteniendo la denegación recurrida; sin apreciarse temeridad o mala fe en el recurrente a efectos de imposición de las costas conforme al art. 131 de la Ley Jurisdiccional.
En nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanando del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por lá representación procesal de "The British Petroleum Company» contra la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2 de marzo de 1990 , recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 69/1989, al que este rollo se contrae debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada, sin imposición de; las costas a la parte recurrente.
ASI por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-José María Morenilla Rodríguez.-Benito Santiago Martínez Sanjuán.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.-Rubricado.
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