STS, 5 de Octubre de 1992
| Ponente | JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:1992:18717 |
| Fecha de Resolución | 5 de Octubre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 3.092.-Sentencia de 5 de octubre de 1992
PONENTE: Excmo. Sr. don José María Morenilla Rodríguez.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad Industrial. Marcas.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial; Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo en 14 de julio de 1967 y ratificado en España en 13 de diciembre de 1991 .
DOCTRINA: Está prohibido el uso de marcas cuya parte esencial constituya la producción de una
marca notoriamente conocida utilizada en España o una imitación susceptible de crear confusión
con esta marca, máxime si a esa similitud gráfica se une que las marcas confrontadas cubren los
mismos productos, lo que provoca, en definitiva, una convivencia no pacífica de ambas.
En la villa de Madrid, a cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante nos pende en grado de apelación interpuesto por «NBA Propendes, Inc», representado por el Procurador Sr. don Rafael Ortiz de Solórzano y Arbex y asistido de Letrado, contra la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 20 de febrero de 1990 , dictada en el recurso contencioso- administrativo núm. 187/88, contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 9 de mayo de 1988, por el que se estima el recurso de reposición formalizado por «Compte y Colldecarrera, S. A.» contra la resolución de fecha 5 de febrero de 1987, por la que se denegó la solicitud de registro de marca núm. 1.120.097.HBA.(gráfica).
Siendo parte apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñando se dictó sentencia por la Sala Contencioso-Administrativo referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: «Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo núm. 187/89, interpuesto por "NBA Properties, Inc" contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de mayo de 1988 estimatorio de recurso de reposición deducido contra la resolución de 5 de febrero de 1987 denegatoria de la solicitud de registro de marca núm.
1.120.097, gráfica, a que se contrae la presente litis, por ser aquél ajustado a Derecho. Sin condena en costas.» Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de «NBA Properties, Inc»; interpuso recurso de apelación que fue admitido a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahorra enjuicia; se personó ante la misma el Sr. Ortiz de Solórzano en representación de «NBA Properties, Inc», e igualmente se personó el Abogado del Estado en representación de la Administración.
Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apelada anteriormente reseñadas; mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones. Dentro del plazo concedido solicitó dictar sentencia estimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, de fecha 20 de febrero de 1990 , que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por mi representada contra el acuerdo del Ministerio de Industria, Registro de la Propiedad Industrial, de 19 de mayo de 1988, por el que se concedió en clase 16 la protección a la solicitud de registro de marca
1.120.097 HBA (gráfica), revocando, en definitiva, dicha sentencia y dictando otra en su lugar por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por mi representada, se acuerde la denegación en la clase 16 del registro de la citada marca solicitada.
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines y por idéntico término a la representación de la parte apelada, la cual en tiempo y forma presentó escrito solicitando dictar sentencia por la que se desestime el recurso y se confirmen en todas sus partes tanto la sentencia apelada como las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno le correspondiera, y, guardado el orden de señalamientos, se fijó a tal fin el día 1 de octubre de 1992, en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. don José María Morenilla Rodríguez.
Fundamentos de Derecho
La representación procesal de «NBA Properties, Inc» ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado por ella contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 9 de mayo de 1988, por el que se estimó el recurso de reposición formalizado por la entidad «Compte y Colldecarrera, S. A.» contra la resolución de 5 de febrero de 1987 que había denegado su solicitud de registro de la marca núm. 1.120.097, HBA (gráfica), que protegía productos de la clase 16 del Nomenclátor, concretamente «folletos, impresos, tarjetas, catálogos, revistas, etiquetas adhesi vas para papelería», a la que se había opuesto la entidad hoy apelante, basándose en el carácter prioritario de la marca registrada en su favor, núm. 996.190, NBA, que cubre productos de la misma clase
16.
La apelante reitera sus alegaciones ante la Sala a quo de que la similitud gráfica entre las siglas HBA y NBA permitiría a la solicitante aprovecharse del crédito que sólo a aquella corresponde - como iniciales de la «National Baskets Associatipn», infringiendo el art. 124.13 del Estatuto de la Propiedad Industrial , ya que las diferencias en la grafía entre las dos marcas son de escaso valor y las del gráfico que acompaña a ambas marcas, con un transcrito de bandera americana en la solicitada, carece de carga significativa diferencial mientras que las tres letras que componen ambas marcas sí la tienen por corresponder a iniciales de la entidad apelante.
La cuestión que se plantea en esta apelación, como lo fue en la primera instancia, se concreta a determinar si está ajustada a derecho la resolución administrativa impugnada que revocó en reposición la anterior que había denegado por su parecido la solicitud de la marca HBA (iniciales de Hokey, Baloncesto y Atletismo) con un gráfico de una esquemática bandera similar a los de los Estados Unidos, estimando que dicha marca era compatible con la NBA, no obstante amparar productos encuadrables en el mismo sector, ya que «las letras del alfabeto no pueden ser monopolio de ninguna empresa». La sentencia apelada comparte ese criterio y razonamiento, estimando que el criterio de comparación ha de referirse al conjunto gráfico y no a las letras iniciales.
Esta Sala, sin embargo, disiente del razonamiento y conclusión del Tribunal de instancia. En el presente caso, valorada nuevamente la prueba practicada, se obtiene que las dos marcas opuestas se componen de tres letras de las que son comunes dos y en el mismo orden, y las primeras, «H» y «N», de gráficas parecidas. La marca prioritaria NBA compone un anagrama de las iniciales de una entidad conocida internacionalmente en el mundo deportivo y es la denominación de una marca internacionalmente registrada. La incompatibilidad del distintivo solicitado con el oponente previamente registrado se desprende de los arts. 6 bis y 8 del Convenio de la Unión, de París, para la protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y ratificado por España por instrumento de 13 de diciembre de 1991 , que prohibe el uso de marcas, cuya parte esencial constituya la reproducción deuna marca notoriamente conocida utilizada en España o una imitación susceptible de crear confusión con esta marca. Si a esa similitud gráfica se une que las marcas confrontadas cubren los mismos productos -entre otros, las revistas deportivas-, que las letras se presentan de manera similar y que el dibujo distintivo de la solicitada evoca la bandera del país al que pertenece la entidad actora, el riesgo de asociación en el consumidor medio entre ambas marcas resulta previsible e imposibilita una convivencia pacífica de ambas. En consecuencia, ha de estimarse probada la semejanza y riesgo alegados, y producida la vulneración de la prohibición de acceso al Registro de la Propiedad Industrial como marcas de distintivos en los que concurran las circunstancias de los apartados 1 y 13 del art. 124 del Estatuto invocado.
Procede, pues, estimar el recurso de apelación interpuesto por «NBA Properties» y revocar la sentencia apelada sin imposición de las cartas causadas en ambas instancias al no apreciar temeridad o mala fe.
En nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanando del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de «NBA Properties, Inc» contra la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de febrero de 1990 , recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 187/88 a que este rollo se refiere, debemos revocar y revocamos la sentencia apelada, y en su lugar debemos anular y anulamos por no ser conforme a Derecho la resolución del Ministerio de Industria, Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 9 de mayo de 1988, por la que se concedió la solicitud de registro de marca núm. 1.120.097 HBA, y debemos declarar y declaramos que procede la denegación de este registro de marca; sin imposición de las costas causadas en ambas instancias.
ASI por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-José María Morenilla Rodríguez.-Benito Santiago Martínez Sanjuán.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don José María Morenilla Rodríguez, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.-Rubricado.
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