STS, 29 de Octubre de 1992
| Ponente | PEDRO JOSE YAGUE GIL |
| ECLI | ES:TS:1992:18188 |
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 3.445.-Sentencia de 29 de octubre de 1992
PONENTE: Excmo. Sr don Pedro José Yagüe Gil.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
PROCEDIMIENTO: Propiedad Industrial. Marcas.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia de 26 de julio de 1989.
DOCTRINA: En razón del principio de unidad de doctrina ha de declararse en el presente caso que entre las denominaciones "Genentech» y "Genetec» existen las suficientes diferencias como para
hacerlas compatibles, sin riesgos de error o confusión en el mercado, no siendo por lo tanto aplicable la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial .
En la villa de Madrid, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos.
Vista por la Sala constituida según se expresa al final, la apelación núm. 4.486/90 de las que ante nos penden, interpuesta por el Procurador señor Olivares de Santiago en nombre y representación de la entidad "Genentech Inc», contra la sentencia dictada en fecha 11 de octubre de 1989 y en su recurso núm. 4.249/89 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre propiedad industrial (marca). Ha comparecido también el señor Abogado del Estado, en la representación que le es propia.
Antecedentes de hecho
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de "Genentech Inc» se interpuso este recurso de apelación, que fue admitido a trámite por providencia de la Sala de instancia de fecha 18 de abril de 1990; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo, se personó ante la Sala el Procurador señor Olivares de Santiago en nombre y representación del apelante.
Por providencia de esta Sala de fecha 18 de junio de 1990 se tuvo por personada a la parte dicha, y se acordó sustanciar esta apelación por el trámite de alegaciones escritas, a cuyo efecto se concedió el plazo de veinte días a la parte apelante, dentro del cual las formuló exponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que creyó oportunos, y solicitando la revocación de la sentencia impugnada y la concesión de la marca núm. 991.838.
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines al señor Abogado del Estado, quien solicitó la confirmación de la sentencia impugnada.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento paravotación y fallo, lo que se llevó a cabo por providencia de fecha 10 de septiembre de 1992, en la que se señaló para tal acto el día 22 de octubre de 1992, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Pedro José Yagüe Gil.
Fundamentos de Derecho
Se impugna en este recurso de apelación la sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó en fecha 11 de octubre de 1989 y en su recurso núm. 4.249/89 por medio de la cual se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Olivares de Santiago en nombre y representación de la entidad "Genentech Inc» contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de enero de 1984 (confirmada en reposición por la de 24 de julio de 1985) por medio de la cual se denegó la marca núm. 991.838, "Genentech, Genentech Inc», por parecido con la marca núm. 975.569 "Genetec», ambas destinadas a productos de la clase 5.º del Nomenclátor. La sentencia apelada, desestimando el recurso contencioso-administrativo, confirmó dicha denegación.
La sentencia de este Tribunal Supremo de 26 de julio de 1989 , que resolvió un enfrentamiento entre el nombre comercial de la entidad apelante (Genentech Inc) y la marca núm. 975.569, Genetec (en la que se han basado el Registro y la sentencia apelada para denegar la que ahora nos ocupa), declara textualmente, después de afirmar que en aquel supuesto la única cuestión debatida era la de la compatibilidad e incompatibilidad entre ambas denominaciones, que "al llevar a efecto una confrontación entre las modalidades enfrentadas al amparo del art. 124.1 del Estatuto nos pone de manifiesto cómo entre los vocablos "Genetec» y Genentech Inc» existen disparidades de orden fonético y gráfico que ponen de manifiesto la clara de semejanza y por tanto su acceso al Registro de modo que con ella se provoquen riesgos de confundibilidad, pues la diferencia fonética en su terminación como también en su expresividad, es lo que nos conduce a la confirmación de la sentencia apelada». La semejanza o no semejanza (a los efectos que nos ocupan) es una cuestión, por lo tanto, que está decidida por este Tribunal Supremo en el sentido de que entre ambos signos enfrentados existen suficientes diferencias que hacen inaplicable al caso la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial , de suerte que esta Sala, én razón del principio de unidad de doctrina, ha de declarar ahora que entre las denominaciones enfrentadas "Gcnentch» y "Genetec» existen las suficientes diferencias como para hacerlas compatibles sin riesgos de error o confusión en el mercado, no siendo, por lo tanto, aplicable la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial .
A lo cual debemos añadir que al estar destinadas ambas marcas 3.446 a distinguir productos farmacéuticos la preparación técnica de los profesionales que van a recetarlos y expenderlos aleja la posibilidad de error o confusión ( sentencias de este Tribunal Supremo de 14 de julio de 1989, 18 de julio de 1989, 24 de junio de 1989 -que cita las de 23 de noviembre de 1984 y 30 de enero de 1987-, 27 de diciembre de 1989 y 16 de mayo de 1990 ).
Al no entenderlo así el Tribunal de instancia debemos revocar su sentencia, así como los actos del Registro de la Propiedad Industrial que denegaron la marca cuestionada.
No existen razones que aconsejen una condena en costas.
Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución ,
Que estimando el presente recurso de apelación interpuesto por el Procurador señor Olivares de Santiago en nombre y representación de la entidad "Genentech Inc» contra la sentencia que dictó la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su recurso núm. 4.249/89, en fecha 11 de octubre de 1989 , debemos revocar y revocamos dicha sentencia, y estimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha entidad contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 20 de enero de 1984 y 24 de julio de 1985 -ya descritas en el primer fundamento de Derecho-, debemos declarar y declaramos tales resoluciones contrarias a Derecho, y, en su consecuencia, las anulamos, y declaramos procedente la concesión de la marca núm. 991.838, "Genentech, Genentech Inc», para productos de la clase 5.a del Nomenclátor, talcomo la solicitó la entidad recurrente. Y sin costas.
ASI por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-Pedro José Yagüe Gil.-José Luis Ruiz Sánchez.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr don Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretaria certifico.
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