STS, 24 de Julio de 1992

El Procurador de los Tribunales don Francisco Ponce Riaza, en nombre y representación de «Industrias Titán, S. A,», interpuso juicio de menor cuantía contra «Titanroda, S. A. L.», y formuló demanda estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia en la que dando lugar a la demanda: 1. a) Se declare que «Industrias Titán, S. A.», como titular del nombre comercial número 22.465 «Industrias Titán, S. A.», y de las marcas números 28.542 y 28.542/A y B «Titán» números 47.956 y 47.956/A y B «Titán y diseño» y número 911.340 «Titán y diseño» debidamente inscritos en exclusiva de uso de tales denominaciones y excluyente del uso por terceros de cualquier otra, que por su semejanza gráfica o fonética pueda inducir a error o confusión en el mercado, sea usada como nombre comercial, marca o rótulo de establecimiento, para distinguir las transacciones mercantiles de un negocio dedicado a las actividades amparadas en el nombre comercial número 22.465 o afines o para distinguir los productos amparados en las marcas números 28.542 y 28.542/A y B, números

47.956/A y B y número 911.340, iguales, afines o concurrentes o establecimiento de su fabricación o comercialización.

2. Que el uso por la demandada como nombre comercial, razón social, rótulo de establecimiento o marca de la denominación «Titán», sola o acompañada de otra palabra o vocablo, entre ellas la de «Titanroda», es incompatible con el distintivo «Titán» objeto de las marcas números 28.542/A y B, 47.956/A y B y 911.340 y del nombre comercial número 22.465 para distinguir los productos amparados en tales marcas o afines o concurrentes, las transacciones comerciales amparadas en el nombre comercial citado o afines y los locales para comercializarlos o fabricarlos.

   2. Se condene a la demandada: a) Abstenerse inmediatamente de utilizar o usar la denominación «Titán» sola o acompañada o cualquier otra, entre ellas «Titanroda», que por su parecido fonético o gramatical pueda inducir a error o confusión al mercado para distinguir, productos, actividades o establecimientos, iguales, afines o concurrentes a los que son objeto de protección en el nombre comercial número 22.465 «Industrias Titán, S. A.», y marcas números 28.542 y 28.542/A y B «Titán», y números

   47.596 y 47.596/A y B y número 911.340 «Titán y diseño» y abstenerse de seguir empleando tal denominación en su denominación social, nombre comercial, marcas o rótulos de establecimiento.

2. Al pago de las costas procesales.

   3. Se declare y acuerde la cancelación en el Registro mercantil de la denominación social «Titanroda, Sociedad Anónima Laboral», que figura inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, tomo 170, sección 3.a, libro 127, hoja 1743, por imposibilidad de subsistir como nombre comercial no inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial al ser confundible con el nombre comercial número 22.465 «Industrias Titán, S. A.», registrado, y distingue: «su negocio de fabricación y ventas de barnices, pinturas, esmaltes y otros productos químicos», e igualmente con las marcas números 28.542 «Titán» que distingue «productos químicos, número 28.542 "Titán" que distingue barnices, masillas, gomas y resinas naturales y sintéticas y aceites para la preparación de barnices», número 28.542 «Titán» que distingue pinturas, pinturas secantes, colores, materias tintóreas, tintas, esmaltes, mordientes y aceites para preparar pinturas», número 47.596 «Titán y diseño» que distingue «barnices», número 47.596/A «Titán y diseño» que distingue «esmaltes, pinturas y colores», número 47.596/B «Titán y diseño» que distingue «productos químicos», número 911.340 «Titán y diseño» que distingue «pinturas, colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales y hojas, y en polvo para pintores y decoradores», y su comunicación al Registro de Sociedades Anónimas Laborales del Ministerio de Trabajo. En escrito posterior se pidió ampliación de la demanda con el siguiente suplico: Tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, unirlo a los autos de su razón, y por lo expuesto, A) Tener por ampliados los pedimentos (suplico) de la demanda inicial en el sentido de que se condene a la demandada a indemnizar a la actora los perjuicios sufridos por el uso no autorizado de la denominación «Titanroda», consistentes en los beneficios que la demandada haya obtenido y en las ganancias que haya dejado de percibir la actora y cuyos perjuicios se precisarán en ejecución de sentencia según las bases que se indican en la demanda, B) acordando dar traspaso de este escrito a la demandada en el momento del emplazamiento o después de éste en caso de haberse efectuado.

3. «Titanroda, S. A. L.»(y en su nombre el Procurador de los Tribunales don Abelardo López Ruiz, contestó a la demanda estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando se dicte en su día sentencia por la que se desestime la demanda planteada y se declare no haber lugar a lo solicitado en el apartado 1 y l b) del suplico de su demanda, se absuelva a mirepresentada de lo solicitado igualmente en el apartado 2, a) y b) del mismo suplico, como no haber lugar a lo solicitado en el apartado 3, todo ello con expresa imposición de las costas. En escrito posterior amplió la contestación con el siguiente suplico: «suplico al Juzgado que, teniendo por presentado este escrito con copia para su traslado se sirva admitirlo y uniéndolo, por contestada la demanda en los autos de su razón, por reproducidos los suplicos de la misma, adicionándolo al primero no haber lugar al pedimento que da la demandante que motiva su escrito de ampliación de su demanda que interesa». Unidas a los autos las pruebas practicadas, el señor Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Albacete dictó sentencia con fecha 27 de noviembre de 1989 , cuyo fallo dice literalmente así: Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de la mercantil «Industrias Titán, S. A.», contra la también mercantil «Titanroda, S. A. L.», debo declarar y declaro: 1. Que «Industrias Titán, S. A.», como titular del nombre comercial número 22.465 «Industrias Titán, S. A.», y de las marcas números 28.542 y 28.542/A y B «Titán», números 47.956 y 47.956 A y B «Titán y diseño» y número 911.340 «Titán y diseño» debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, ostenta el derecho de exclusiva de uso de tales denominaciones y excluyente del uso por terceros de cualquier otra que por su semejanza gráfica y fonética pueda inducir a error o confusión en el mercado, sea usada como nombre comercial, marca o rótulo de establecimiento, para distinguir las transacciones mercantiles de un negocio dedicado a las actividades amparadas en el nombre comercial número 22.465 o afines o para distinguir los productos amparados en las marcas números 28.542 y 28.542/A y B, número 47.956 y 47.956/A y B, y número 911.340, iguales, afines o concurrentes o establecimiento de su fabricación o comercialización. 2. Que el uso por la demandada como nombre comercial, razón social, rótulo de establecimiento o marca de la denominación «Titán», sola o acompañada de otra palabra o vocablo, entre ellas la de «Titanroda», es incompatible con el distintivo «Titán» objeto de la marca número 28.542/A y B, 47.956/A y B, y 911.340 y del nombre comercial número 22.465 para distinguir los productos amparados en tales marcas o afines o concurrentes, las transacciones comerciales amparadas en el nombre comercial citado o afines y los locales para comercializarlos o fabricarlos. 3. Condenando a la demandada a abstenerse inmediatamente de utilizar o usar la denominación «Titán» sola o acompañada a cualquier otra, entre ellas «Titanroda», que por su parecido fonético o gramatical pueda inducir a error o confusión en el mercado para distinguir productos, actividades o establecimientos, iguales, afines o concurrentes a los que son objeto de protección en el nombre comercial número 22.465 «Industrias Titán, S. A.», y marcas números 28.542 y 28.542/A y B «Titán», y números 47.596 y 47.596/A y B y número 911.340 «Titán y diseño» y abstenerse de seguir empleando tal denominación en su denominación social, nombre comercial, marcas o rótulos de establecimientos. 4. Se declara y acuerda la cancelación en el Registro Mercantil de la denominación social «Titanroda, Sociedad Anónima Laboral», que figura inscrita en el Registro Mercantil de Albacete tomo 170, sección tercera, libro 127, hoja 1743, por imposibilidad de subsistir como nombre comercial no inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial al ser confundible con el nombre comercial número 22.465 «Industrias Titán, S. A.», registrado y distingue: «su negocio de fabricación y venta de barnices, pinturas, esmaltes y otros productos químicos», e igualmente con las marcas número 28.542 «Titán» que distingue «productos químicos», número 28.542 «Titán» que distingue «barnices, masillas, gomas y resinas naturales y sintéticas y aceites para la preparación de barnices», número 28.542 «Titán» que distingue «pinturas, pinturas secantes, colores, materias tintóreas, tintas, esmaltes, mordientes y aceites para preparar pinturas», número

   47.596/A «Titán y diseño» que distingue «esmaltes, pinturas y colores», número 47.596/B «Titán y diseño» que distingue «productos químicos», número 911.340 «Titán y diseño» que distingue «pinturas, colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decorados», y su comunicación al Registro de Sociedades Anónimas Laborales del Ministerio de Trabajo, una vez firme la presente resolución. 5. Condenando a «Titanroda, S. A. L.», a indemnizar a la actora de los perjuicios sufridos por el uso no autorizado de la denominación «Titanroda», que en ejecución de sentencia se determinen. 6. Las costas procesales se imponen a la demandada.

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Albacete por la representación procesal de «Titanroda, S. A. L.», y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia con fecha 8 de febrero de 1990 , cuyo fallo dice literalmente así: Fallamos: Que estimando sólo en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad demandada «Titanroda, S. AL.», contra la sentencia dictada en 27 de noviembre de 1989, por el ilustrísimo Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia número 2 de Albacete debemos revocar y revocamos la misma en el solo particular extremo que a la indemnización de daños y perjuicios se contrae tan sólo, y, en su virtud, desestimar en todo lo demás el referido recurso confirmando en todo ello la referida resolución impugnada, y todo ello sin hacer declaración alguna de todas las costas originadas en la primera instancia, ni sobre las que en esta apelación se han causado.

Notificada la sentencia a las partes el Procurador de los Tribunales, señor Olivares Santiagointerpuso, en nombre y representación de «Titanroda, S. A. L.», recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete con apoyo en los siguientes motivos: Motivos de casación. 1? Fundamos el presente recurso por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que esta parte estima de aplicación para resolver las cuestiones objeto de debate al amparo de lo preceptuado en el apartado 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. don Eduardo Fernández Cid de Temes.

Fundamentos de Derecho

«Industrias Titán, S. A.», inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona y constituida en el año 1927, registró en 1948 su denominación social como nombre comercial, número 22.465, que ampara «su negocio de fabricación y venta de barnices, pinturas, esmaltes y otros productos químicos», siendo titular también de las marcas españolas: número 28.542 «Titán», de 1916, que ampara «productos químicos», clase 1 del Nomenclátor Oficial de Marcas; número 28.542/A, «Titán», año 1916, que ampara «barnices, masillas gomas y resinas naturales y sintéticas y aceites para preparación de barnices, clases 1, 2, 4 y 17 del Nomenclátor»; número 28.542/B, «Titán», año 1916, que ampara «pinturas, pinturas secantes, colores, materias tintóreas, tintas, esmaltes, mordientes y aceites para preparar pinturas», clases 2, 4 y 16; número 47.596, «Titán», año 1926, que ampara «barnices», clase 2.a; número 47.596/A, «Titán y diseño», año 1926, que ampara «esmaltes, pinturas y colores», clase 2?; número 47.596/B, «Titán y diseño», año 1926, que ampara «productos químicos», clase 1º; número 911.340, «Titán y diseño», año 1979, que ampara «pinturas, colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas, y en polvo para pintores y decoradores». A su vez, «Titanroda, Sociedad Anónima Laboral», con domicilio en La Roda (Albacete), inscrita en el Registro de Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y en el Mercantil de Albacete en el año 1988, solicitó el registro de la marca «Titanroda», para distinguir «fábrica de pinturas y cales», encontrándose el expediente número 1.208.764 tramitándose en el Registro de la Propiedad Industrial.

La primera demandó a la segunda reclamando el uso exclusivo y excluyente de las palabras Titán, sola o acompañada, entendiendo que era incompatible con «Titanroda» como nombre comercial, marca o rótulo, solicitando, además de tales declaraciones, que se la condenase a abstenerse de su utilización, acordándose la cancelación en el Registro Mercantil de la denominación «Titanroda, S. A. Laboral», comunicándolo al Registro de tales sociedades en el Ministerio de Trabajo, y la indemnización de daños y perjuicios por el uso no autorizado de la denominación «Titanroda». El Juzgado de Primera Instancia de Albacete accedió íntegramente a lo solicitado y la Audiencia Provincial -Sección Segunda-, al conocer en la apelación, confirmó su fallo, salvo en el extremo concerniente a la indemnización de daños y perjuicios.

Recurre en casación «Titanroda, S. A. L.»

El único motivo del recurso se formula al amparo del número 5? del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia infracción del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial , dado que prohibe el registro como marcas de... «las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares» y siendo la palabra Titán concepto genérico, dice la recurrente, no puede alcanzarle la protección exclusiva y excluyente, aparte de que dicha palabra no es el resultado de la invención de «Industrias Titán, S. A.», por lo que se ha interpretado mal el artículo 124-1º, impidiendo el número 5, en todo caso, reivindicar las denominaciones genéricas, afirmando, finalmente, ser cosa distinta la denominación social con la que una compañía figura en el Registro Mercantil y el nombre comercial amparado por el Registro de la Propiedad Industrial, diferencia que impide la prosperabilidad de la cancelación de aquélla.

El motivo tiene que perecer porque, como señalan ambas sentencias de instancia: las dos entidades tienen una actividad similar; la protección de la propiedad industrial tiene como finalidad la tutela frente a los competidores, con función de afincarse en el mercado y servir de referencia a los consumidores para la identificación del producto, siendo de aplicación los artículos 124, 196 y 201 del Estatuto, que han de atemperarse a las circunstancias de cada caso, contemplando su posible incidencia en el comercio y en la sociedad, resultando obvio que la nomenclatura societaria de la demandada es creadora de confusión en los productos que fabrica y vende, sin que sea admisible la argumentación de que la palabra Titán constituya denominación genérica, ya que ha de tenerse en cuenta aquella finalidad primordial y que «registrado como nombre o marca un vocablo genérico, su mantenimiento es debido por la finalidad lógica de la legislación citada, al formar ya un concepto no genérico» (sentencia de 5 de marzo de 1984). Efectivamente: la finalidad protectora del Registro es doble, pues abarca no sólo el interés particular de quien inscribe, sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios ybeneficiarios de las funciones que la marca cumple, en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto, diferenciado precisamente a través de la marca, para evitar que los consumidores puedan adquirir equivocadamente cosas distintas que las que se proponen (sentencias de 30 de octubre y 28 de noviembre de 1986); ambas operan en el mismo ámbito comercial; la genericidad de una expresión o palabra puede llegar a identificarse de tal forma con los productos que trata de distinguir que, con el transcurso del tiempo, la publicidad creada y la notoriedad adquirida, le atribuyan un carácter especificativo que no se puede anular por aquel aspecto gramatical, siendo además de destacar en el caso que la palabra Titán en su acepción mitológica no tiene carácter genérico, aunque lo tenga en el sentido figurado, y al haber conseguido aquella finalidad individualizadora ha de prestársele la protección (sentencia de 9 de mayo de 1983), sin que a ello pueda oponerse la misma palabra unida a una denominación geográfica -Roda-, no sólo por lo dispuesto en los artículos 124-6 y 201-D del Estatuto, sino también porque crea el posible confusionismo de llevar a entender que «Titanroda» no es más que una fábrica o sucursal de «Industrias Titán» localizada en La Roda (Albacete), confusionismo o riesgo igualmente posible si cambiando el nombre del producto se añadiese después «fabricado por "Titanroda, S. A. L."», en cualquier caso ha de impedirse que esta sociedad, que opera con iguales productos, se aproveche de la notoriedad alcanzada por «Industrias Titán», no pudiendo entenderse que la búsqueda de tal nombre sea producto de la casualidad y no buscada de propósito, todo lo cual lleva también a la procedencia del cambio de denominación social para quien compite de forma desleal, sin desconocer por ello que son cosas distintas la denominación social con que una Compañía figura inscrita en el Registro Mercantil y el nombre comercial amparado por el Registro de la Propiedad Industrial, pues para la validez del primero sólo se exige que no haya otra Sociedad preexistente con el mismo nombre, y para el segundo la concurrencia de una serie de requisitos entre los cuales se encuentra el de que al nombre escogido no le afecte ninguna de las prohibiciones que para las «marcas» establece el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial (artículo 201-D), pero sin que en un procedimiento de menor cuantía (hoy puede decirse el procedimiento tipo con absolutas garantías) ante el orden jurisdiccional civil esté vedado el conocer de ambos aspectos cuando se parte de la existencia de la finalidad ilícita de que con reiteración se viene haciendo mérito (véanse sentencias de esta Sala de 11 de marzo de 1977 -cita el artículo 4 del Estatuto-, 7 de julio de 1980 y 31 de marzo de 1989).

Por imperativo legal ( artículo 1.715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil), al no haber lugar al recurso, las costas del mismo han de imponerse a la recurrente, sin pronunciamiento alguno sobre depósito, no constituido al ser disconformes las sentencias de primera y segunda instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don Federico José Olivares de Santiago, en representación procesal de «Titanroda, S. A. L.», contra la sentencia dictada, en 8 de febrero de 1990, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ; condenamos a dicha recurrente al pago de las costas; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Alfonso Villagómez Rodil.- Eduardo Fernández Cid de Temes.- Francisco Morales Morales.- Rubricados.