STS, 23 de Noviembre de 1992

1. El Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad «Recreativos Franco, S. A.», formuló demanda de menor cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de los de Madrid, contra las entidades «Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.», y «Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.», y contra «Vídeo Recreativo, S. A.», en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dicte sentencia por la cual se condene a la parte demandada a: 1.º Declare que la actuación de las demandadas supone una violación del derecho exclusivo que posee esta parte sobre el modelo de utilidad núm. 270.565. 2.º Condene a las demandadas «Vídeo Recreativos, S. A.»; «Viresa»; «Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.», y «Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.», a cesar de modo inmediato en la fabricación y comercialización de máquinas que incluyan el dispositivo de cambio de figuras protegido por el modelo de utilidad núm. 270.565 por el que se reclama en el presente procedimiento. 3.º Condene, asimismo, a las demandadas a indemnizar a esta parte por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación, cuya cuantía se fijará en ejecución de sentencia. 4.º Ordene el embargo de todas las máquinas infractoras producidas e incluso de los medios destinados a la fabricación de las mismas y que incluyen el dispositivo de cambio de figuras protegido por el modelo de utilidad núm. 270.565 de la demandante. 5.º Imponga expresamente las costas de este procedimiento a las sociedades demandadas.

2. El Procurador don Javier Ungría López, en representación de las entidades «Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.», y «Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.», contestó a la demanda formulada de contrario, invocando los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por convenientes, terminó suplicando al Juzgado: 1.º Que se desestime en todas sus partes la demanda formulada por «Recreativos Franco», acogiendo todas o alguna de las excepciones planteadas. 2.° Que se dejen sin efecto las medidas cautelares adop tadas por Auto de fecha 7 de noviembre de 1987. 3.º Se declare la nulidad o ineficacia en derecho del modelo de utilidad núm. 270.565. 4.º Se condene a la parte demandante a indemnizar a esta parte los daños y perjuicios de toda índole que se le han ocasionado y que se sigan ocasionando hasta que la sentencia gane firmeza, cuya cuantía se fijará en el período de prueba y ejecución de sentencia; más los intereses legales y costas de todo el procedimiento, con expresa declaración de temeridad de «Recreativos Franco, S. A.», a su vez formulaban reconvención, terminando con suplico, reproduciendo el de la contestación a la demanda.

3. Asimismo, el Procurador de los Tribunales don Juan Corujo López- Villamil, en representación de «Vídeo Recreativo, S. A.», contestaba a la de manda interpuesta de contrario, y alegando los hechos y fundamentos de Derecho que estimó oportunos, terminó suplicando al Juzgado dicte sentencia por la cual se desestime la demanda, con expresa imposición de costas a la parte demandante.

4. Seguidamente se dio traslado de la reconvención formulada por la «Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.», y «Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.», el Procurador de la parte actora se ratifica en los hechos de la demanda, y niega los de la reconvención, suplicando se tenga por con testada la misma y por opuesto.

5. Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el limo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 11 de los de Madrid, dictó Sentencias en fecha 30 de junio de 1989, cuyo fallo es como sigue:

Que desestimando todas las excepciones procesales formulada por la parte demandada respecto de la demanda, y por la parte actora respecto de la demanda de reconvención, debo absolver y absuelvo a "Vídeo Recreativos, S. A."; "Viresa"; "Cirsa, Compañía de Desarrollos Electrónicos, S. A.", de la demanda en contra suya interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de "Recreativos Franco, S. A.", sobre declaración de derechos de protección registral industrial, cese de actividades de fabricación y comercialización de determinadas máquinas recreativas y de azar, e indemnización de daños y perjuicios; y que debo absolver y absuelvo a "Recreativos Franco, S. A.",de la demanda de reconvención en contra suya interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungría López, en nombre y representación de "Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A."; "Unidesa" y "Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.", sobre declaración de nulidad e ineficacia en Derecho del modelo de utilidad núm. 270.565, e indemnización de daños y perjuicios. Con imposición a cada parte de las costas causadas a su instancia y las comunes por partes iguales. Déjese sin efecto en el Registro de la Propiedad Industrial la anotación de incoación de la demanda reconvencional de nulidad del modelo de utilidad núm. 270.565, para lo que se dirigirá la pertinente comunicación al director de dicho Registro. Quedarán sin efecto las medidas cautelares acordados por este Juzgado en expediente núm. 871/1986 por Auto de 7 de noviembre de 1987.

Interpuestos recursos de apelación por la representación procesal de «Recreativos Franco,

S. A.»; «Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.», y «Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.» («Unidesa»), y tramitados los recursos con arreglo a Derecho, la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó Sentencia en fecha 21 de enero de 1991 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Fallo: Estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad actora "Recreativos Franco, S. A.", contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid, con fecha 30 de junio de de 1989 , y al propio tiempo, desestimando el de la misma clase deducido por el Procurador don Javier Ungría López, en nombre y representación de las entidades demandadas "Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.", y "Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A." ("Unidesa"), debemos revocar y revocamos la citada resolución, y de conformidad con lo expuesto en la fundamentación jurídica de la presente, hacer los siguientes pronunciamientos, con estimación de la demanda iniciadora de la litis, y rechazo de la reconvención deducida: 1.º Que la actuación de las entidades demandadas, ha supuesto violación del derecho de propiedad industrial que a la actora "Recreativos Franco, S. A.", corresponde, como titular registral del modelo de utilidad núm. 270.565, para «Dispositivo de juego para máquinas recreativas y de azar», según Registro. 2.° Condenar a las demandadas "Vídeo Recreativo, S. A."; "Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.", y "Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A." ("Unidesa"), a cesar en la fabricación y comercialización de las máquinas recreativas que explotan y que incluyan el dispositivo de cambio de figuras protegido por el modelo de utilidad núm. 270.565. 3." Condenar a las demandadas, ya reseñadas, a indemnizar a la actora, los daños y perjuicios derivados de su actuación precisándose la cuantía del resarcimiento en período de ejecución de sentencia, según la opción elegida por la demandante en el escrito iniciador del procedimiento, y contemplado el informe del perito mercantil obrante en el rollo y la documentación contable unida a las actuaciones. 4.° No procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de ambas instancias habida cuenta de las cuestiones tratadas y no apreciarse temeridad en las partes.»

1. Notificada la sentencia a las partes, el Procurador don Antonio García Martínez, en representación de las compañías mercantiles «Cirsa> Compañía de Inversiones, S. A.», y «Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.» ("Unidesa"), interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, con apoyo en los siguientes motivos: 1.º Autorizado por el núm. 3 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infringirse las normas que rigen los actos y garantías procesales, en concreto en lo que concierne a la práctica de la prueba pericial mercantil realizada en la segunda instancia, que ha producido indefensión a mis representadas. 2.º Autorizado por el núm. 3 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción del art. 359 de esta Ley al incurrir la sentencia recurrida en incongruencia por omisión de pronunciamiento. 3.° Autorizado por el núm. 2 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción del art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al incurrir la sentencia recurrida en incongruencia por otorgar más de lo pedido y distinto de lo pedido. 4.º Autorizado por el núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos literosuficiente aportado como documento núm. 3 de la contestación a la demanda y reconvención consistente en escritura pública de cesión otorgada por «Cirsa» en favor de «Unidesa» que demuestra la equivocación del juzgador sin resultar contradicho por otro elemento probatorio. 5." Autorizado por el núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en error de hecho en la apreciación de la prueba basado en el documento literosuficiente de la certificación oficial del modelo de utilidad núm. 270.565 de la actora que demuestra la equivocación del juzgador sin resultar contradicho por ningún otro elemento probatorio. 6.º Autorizado por el núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en error de hecho en la apreciación de la prueba basado en el documento literosuficiente aportado con el núm. 28 del escrito de contestación a la demanda y reconvención que demuestra la equivocación del juzgador sin resultar contradicho por otros elementos probatorios. 7.° Autorizado por el núm. 4 del art. 1.692 consistente en error de hecho en la apreciación de la prueba basado en los documentos literosuficientes aportados como documento núm. 2 de la demanda (que es también eldocumento núm. 11 del escrito de contestación a la demanda y reconvención) y como documentos núms. 20 y 21 del escrito de contestación a la demanda y reconvención que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. 8.º Autorizado por el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en la infracción de los arts. 50 y 62 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 . 9.° Autorizado por el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en la infracción de los arts. ].", 59, 100 y 175 del Estatuto de la Propiedad Industrial . 10." Autorizado por el art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en la infracción del art. 171, en relación con el art. 169, y de los arts. 174 y 180.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930 , y de la jurisprudencia contenida, entre otras en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1965, de 23 de mayo de 1973, de 24 de julio de 1989 y 14 de noviembre de 1989 . 11.º Autorizado por el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistentes en la infracción del art. 38 de la Constitución Española y los arts. 32, 34 y 36 del Tratado de la CEE .

2. Convocadas las partes, se celebró la preceptiva vista el día 4 de noviembre del año en curso, con la asistencia de don José Manuel Otero Lastres, defensor de la parte recurrente, y de don Francisco Javier del Valle Sánchez, defensor de la parte recurrida, quienes informaron por su orden en defensa de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Pedro González Poveda.

Fundamentos de Derecho

Por la entidad mercantil «Recreativos Franco, S. A.», se formuló demanda contra las sociedades «Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.» («Unidesá»); «Cirsa, Compañía de Inversiones,

S. A.», y «Vídeo Recreativos, S. A.» («Viresa»), en cuyo suplico solicitaba se dictase sentencia por la que: «1.° Se declare que la actuación de las demandadas supone una violación del derecho exclusivo que posee esta parte sobre el modelo de utilidad núm. 270.565. 2.° Condene a las demandadas "Vídeo Recreativos, S.

A."; "Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.", y "Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.", a cesar de modo inmediato en la fabricación y comercialización de máquinas que incluyan el dispositivo de cambio de figuras protegido por el modelo de utilidad núm. 270.565 por el que se reclama en el procedimiento. 3.° Condene, asimismo, a las demandadas a indemnizar a esta parte por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación, cuya cuantía se fijará en ejecución de sentencia. 4.° Ordene el embargo de todas las máquinas infractoras producidas e incluso de los medios destinados a la fabricación de las mismas y que incluyan el dispositivo de cambio de figuras protegido por el modelo de utilidad núm. 270.565 de la demandante. 5.º Imponga expresamente las costas a las sociedades demandadas».

La demandada «Vídeo Recreativos, S. A.», contestó a la demanda y solicitó la desestimación de la misma con imposición de las costas a la demandante. Personadas en autos «Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.», y «Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.», actuando bajo una misma representación y defensa, contestaron a la demanda y formularon reconvención, solicitando sentencia por la que: «1.° Se desestime, en todas sus partes, la demanda formalizada por "Recreativos Franco, S. A.", contra "Cirsa" y "Úni-desa", acogiendo todas o alguna de las excepciones que, como perentorias, se han articulado. 2.° En la misma sentencia se dejen sin efecto las medidas cautelares adoptadas por Auto de 7 de noviembre de 1987 contra mis representadas, de conformidad con lo previsto en el art. 139.3 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 . 3.° Se declare la nulidad e ineficacia en derecho del modelo de utilidad núm. 270.565.

4.º Se condene a la demandante "Recreativos Franco, S. A.", a indemnizar a esta parte los daños y perjuicios de toda índole que se le han ocasionado y que se sigan ocasionando hasta que la sentencia gane firmeza, cuya cuantía se fijará en el período de prueba y ejecución de sentencia; más los intereses legales y costas de todo el proceso, con expresa declaración de temeridad de "Recreativos Franco, S. A."». La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia, en grado de apelación, por la que revocaba la del Juzgado de Primera Instancia, e hizo los siguientes pronunciamientos «con estimación de la demanda iniciadora de la litis, y rechazo de la reconvención deducida: 1.° Que la actuación de las entidades demandadas, ha supuesto violación del derecho de propiedad industrial que a la actora "Recreativos Franco, S. A.", corresponde como titular registral del modelo de utilidad núm. 270.565, para «Dispositivo de juego para máquinas recreativas y de azar», según Registro. 2.° Condenar a las demandadas "Vídeo Recreativos, S. A."; "Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.", y "Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A." ("Unidesa"), a cesar en la fabricación y comercialización de las máquinas recreativas que explotan y que incluyan el dispositivo de cambio de figuras protegido por el modelo de utilidad núm. 270.565. 3.° Condenar a las demandadas, ya reseñadas, a indemnizar a la actora, los daños y perjuicios derivados de su actuación precisándose la cuantía del resarcimiento en período de ejecución de sentencia, según la opción elegida por la demandante en el escrito iniciador del procedimiento, y contemplado el informe del perito mercantil obrante en el rollo y la documentación contable unida a lasactuaciones. 4.° No procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de ambas instancias habida cuenta de las cuestiones tratadas y no apreciarse temeridad en las partes».

Formalizado recurso de casación por «Cirsa» y «Unidesa», su primer motivo, acogido al ordinal 3." del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alega quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infringirse las normas que rigen los actos y garantías procesales, «en concreto, se dice, en lo que concierne a la práctica de la prueba pericial mercantil realizada en la segunda instancia, que ha producido indefensión a mis representadas»; según la recurrente al llevar a cabo la realización de dicha prueba, se produjo por parte del perito una manifiesta extralimitación de lo acordado por el Auto de la Audiencia Provincial de 24 de mayo de 1984 , extralimitación consistente en que el perito realizó una prueba pericial mercantil que abarcaba no sólo los extremos propuestos por la recurrente, sino también los extremos solicitados por la actora en su proposición de prueba de primera instancia, que no había vuelto a reproducir en segunda instancia; se citan como infringidos el art. 862.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el art. 24.1.º de la Constitución.

El motivo de casación recogido en el citado art. 1.692, núm. 3, tiene como finalidad la corrección de aquellas infracciones procesales cometidas por cualquiera de los órganos jurisdiccionales que hayan intervenido en el proceso, no subsanadas en la instancia y causantes de indefensión para la parte al no respetarse el derecho de defensa contradictoria de los litigantes mediante la oportunidad de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento judicial de sus derechos o intereses y contraviniendo, en definitiva, el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1.º de la Constitución a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales. En el presente caso, alegada la infracción del art. 862.2.º de la Ley Procesal Civil , expresivo de uno de los supuestos en que procede el recibimiento a prueba en segunda instancia, el examen del rollo de apelación pone de manifiesto que el Tribunal de instancia no ha conculcado ese precepto, pues solicitado por la ahora recurrente el recibimiento a prueba en segunda instancia con alegación del motivo previsto en dicho núm. 2 del art. 682, proponiendo la práctica de la aludida prueba pericial mercantil, así lo acordó la Audiencia por Auto de 24 de enero de 1990,, acogiendo la petición formulada en sus propios términos, con la que se dio exacto cumplimiento al repetido precepto procesal, precepto que, no hace falta resaltarlo, no es de los dedicados a regular la práctica de la prueba pericial; siendo de observar que en el motivo no se cita ninguno de los artículos a ello dedicados por la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 610 a 632 ). De otra parte, si bien es cierto que en el informe pericial mercantil emitido en la segunda instancia, se hace repetida mención a la proposición de esa prueba por la actora y las demandadas- reconvinien-tes, el hecho de ser tenido en cuenta por la Sala de instancia el informe pericial en su totalidad, podrá entrañar una cuestión atinente a la apreciación o a la valoración de la prueba, a denunciar por el cauce procesal idóneo, pero no cuestión relativa a la infracción de las normas reguladoras de la práctica de esa prueba; finalmente, si se comparan los extremos objeto de la prueba pericial propuestos por una y otra parte, en primera instancia, así como los antecedentes que había de examinar el perito para emitir su informe, se ve que son sustancialmente coincidentes, concretamente por lo que hace a los apartados 1.", 3." y 4." de la proposición de la parte ahora recurrente, por lo que, no obstante aquella alusión del informe pericial a la prueba de ambas partes, no se ha producido indefensión alguna a las sociedades demandadas que aquí recurren. Por todo ello, ha de rechazarse el motivo.

El motivo segundo, por el mismo cauce procesal que el anterior, alega quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción del art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al incurrir la sentencia recurrida en incongruencia por omisión de pronunciamiento; se fundamenta el motivo en que las demandadas ahora recurrentes formularon reconvención en la que ejercitaban dos acciones diferentes, la acción de nulidad del modelo de utilidad núm. 270.565 de la actora, y una acción indemnizatoria de daños y perjuicios al amparo del art. 1.902 del Código Civil , cuyo fundamento, dice la recurrente, residía en los derivados de la campaña de prensa realizada por la actora en la que desacreditaba a la sociedades recurrentes. Es doctrina reiterada de esta Sala la de que si bien, por regla general, la reconvención precisa de un tratamiento autónomo al introducir un nuevo objeto litigioso, ampliando el primitivo, sin que el Ordenamiento exija conexión o relación causal u objetiva entre el contenido de la demanda y el de la pretensión reconvencional, hay supuestos en que la estimación de la primera determina por modo necesario la repulsa de la segunda, como acontecerá si entre la acción principal y la esgrimida por el demandado se da una relación de dependencia, de manera que al ser estimado el pedimento del actor queda implícita pero forzosamente repelido el de su adversario, sin que por ello puedan entenderse quebrantados los principios de congruencia y exhaustivi-dad que han de guardar las resoluciones judiciales - Sentencias de 30 de enero de 1947, 19 de abril y 4 de julio de 1984, 23 de febrero de 1986, 4 de diciembre de 1987 y 30 de abril y 30 de septiembre de 1991-. La sentencia recurrida desestima la pretensión reconvencional sin hacer ninguna consideración jurídica sobre la acción indemnizatoria postulada que se fundaba en el art. 1.902 del Código Civil con invocación igualmente del art. 137.1 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 y no en el art. 10 del Estatuto de la Publicidad de 11 de junio de 1964 , inaplicable al caso ya que las noticias periodísticas a través de las que se dicen ocasionados los daños y perjuicios no pueden calificarse de publicidadregulada en dicho Estatuto pues como se dice en su preámbulo, esta norma «se ha dirigido de manera fundamental a regular aquellas formas de información o difusión que se dirigen de modo mediato o inmediato a favorecer y a promover la libre contratación de bienes o servicios», finalidades que no se aprecian en las citadas informaciones periodísticas. Teniendo en cuenta la fundamentación de la acción indemnizatoria que se ejercita y la referencia expresa al art. 1.371.1 de la Ley de Patentes en que se establece que la caución deberá prestar el solicitante de las medidas cautelares va dirigida a «responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse», es clara la íntima relación entre esa petición reconvencional y la acción ejercitada en la demanda que determina que, estimando ésta, no pueda entenderse que tal ejercicio por el actor de los derechos ínsitos en la propiedad industrial cuyo registro ha obtenido pueda ser causante de daños o perjuicios para el infractor de ese derecho que deban ser indemnizados; por ello no puede admitirse que la sentencia recurrida haya dejado de resolver ninguna de las pretensiones actuadas en la demanda reconvencional, y pueda ser tachada de incongruente; consecuentemente deber ser desestimado el motivo.

Por el mismo cauce procesal que los anteriores motivos; el tercero denuncia infracción del art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al incurrir la sentencia recurrida en incongruencia por otorgar más de lo pedido y distinto de lo pedido; se alega que al solicitar la actora indemnización por los perjuicios derivados de la infracción de su derecho de propiedad industrial que atribuye a las demandadas, optó para la determinación cuantitativa de aquéllos por la fórmula contenida en el apartado b), del párrafo 2.º del art. 66 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo , según el cual la ganancia dejada de obtener se fijará «por los beneficios que este último (el infractor) haya obtenido de la explotación del invento patentado», en tanto que la sentencia de la Audiencia que se recurre concede cosa distinta y más de lo pedido. Basta un somero cotejo entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia combatida para llegar a la desestimación del motivo; en el suplico de la demanda se solicita que «3.º Condene, asimismo, a las demandadas a indemnizar a esta parte por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación, cuya cuantía se fijará en ejecución de sentencia», pedimento que ha de ser integrado con la opción que se hace por la actora del criterio de fijación de los daños y perjuicios que se contiene en el citado art. 66.2 b), y en la parte dispositiva de la sentencia se hace el siguiente pronunciamiento: «3.º Condenar a las demandadas, ya reseñadas, a indemnizar a la actora, los daños y perjuicios derivados de su actuación precisándose la cuantía del resarcimiento en período de ejecución de sentencia según la opción elegida por el demandante en el escrito iniciador del procedimiento, y contemplado el informe del perito mercantil obrante en el rollo y la documentación contable unida a las actuaciones», dándose, por tanto, una sustancial identidad entre lo pedido y lo concedido en el fallo, sin que a la expresión «y contemplado el informe del perito mercantil obrante en el rollo» pueda dársele el sentido que le atribuye la recurrente de que en la determinación de la cuantía indemnizatoria a realizar en fase de ejecución de sentencia hayan de tenerse en cuenta para su inclusión en aquélla todas las partidas que figuran en dicho informe, sino que ha de entenderse tal alusión a la toma en consideración por el Juzgado al ejecutar la sentencia del citado informe en cuanto se refiere a los beneficios obtenidos por las demandadas y ello en unión de la documentación contable que obra en autos y habida cuenta que en el transcrito pronunciamiento de la sentencia se limita expresamente la cuantía indemnizatoria del acuerdo con la opción elegida por la actora; en consecuencia, no ha incurrido la sentencia en el denunciado vicio de incongruencia y procede la anunciada desestimación del motivo.

El motivo cuarto se articula por la vía del ordinal 4.º del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil y en él se ataca la situación fáctica tenida en cuenta por la Sala a quo para desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva de «Cirsa», alegada en la contestación a la demanda y, a tal efecto, invoca en su apoyo el documento núm. 3 de la contestación a la demanda, consistente en escritura pública otorgada en Tarrasa el día 4 de febrero de 1983, es decir, veinticuatro días antes de que la actora solicitara su modelo de utilidad núm. 270.565, en la cual «Cirsa» cedió a «Unidesa» la fabricación y venta de unas máquinas recreativas que tenía inscritas hasta esa fecha en la Comisión Nacional del Juego y de las que pudiera.desarrollar en el futuro; el motivo no puede prosperar ya que la literalidad del documento invocado en su apoyo no permite afirmar de forma indubitada la desvinculación de «Cirsa» de la fabricación o comercialización de las máquinas descritas en el documento, puesto que, en contra de lo que afirma la parte recurrente, en esa escritura notarial no se «ceden» los derechos que «Cirsa» dice tener sobre tales máquinas, sino que se «concede a "Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.", en anagrama "Unidesa", en cuyo nombre acepta Luis Angel , la autorización más amplia que en Derecho proceda para que pueda fabricar y vender todas las máquinas inscritas en la manifestación segunda, que tiene inscritas a su favor y a nombre de "Compañía Internacional de Recreativos, S. A.", en anagrama "Cirsa", en el Registro de Modelos de la Comisión Nacional de Juego», autorización que no implica literalmente una total transmisión y sin reserva alguna al autorizado de los derechos de autorizante; además el contenido de tal documento aparece contradicho por otros elementos probatoria unidos a los autos, así, en el ejemplar de la revista «Azar», del 1 de junio de 1987, (folios 122 y siguientes de los autos de primera instancia) aparece propaganda de una máquina recreativa, figurando los anagramas de «Cirsa» y «Unidesa», con el mismo domicilio, al pie de la página en que se contiene el anuncio; en la revista «Máquina Recreativa» unida a los folios 1.219 y siguientes,aparece un anuncio (folio 1.219 vuelto) bajo el rótulo «Cofre Cirsa», en el que «Cirsa» ofrece regalos a sus clientes, les agradece la confianza depositada en sus productos al tiempo que les invita a jugar «al Cofre-Cirsa cada vez que reciba máquinas nuevas», figurando en este anuncio una reproducción fotográfica de una máquina recreativa en el momento en que es desembalada por varias personas; en el embalaje de la máquina aparece el nombre de «Unidesa»; y al folio 1.221 vuelto figura un anuncio de «Cirsa» en que ofrece la «gana actual Cirsa», figurando entre las máquinas de la clase B, la denominada «Cirsa Mini Guay». La desestimación de éste acarrea la del octavo en que se denuncia, por el cauce del ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los arts. 50 y 62 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 ; no desvirtuada la intervencia que en la fabricación o comercialización de las máquinas litigiosas atribuye la sentencia recurrida a «Cirsa», es clara su legitimación para soportar la acción dirigida contra ella en la demanda inicial.

El motivo quinto, por el cauce procesal del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil , denuncia error en la apreciación de la prueba basado en el documento núm. 11 del escrito de contestación a la demanda, certificación oficial del modelo de utilidad núm. 270.565 de la actora, en el que aparece en blanco el espacio en que debía figurar el inventor del citado modelo; este motivo está en íntima relación con el noveno en que, acogiéndose al ordinal 5.° del citado precepto procesal, se acusa infracción de los arts. 1.°, 59, 100 y 175 del Estatuto de la Propiedad Industrial . Ambos motivos decaen porque en ellos se está planteando una cuestión nueva no ventilada en la instancia cual es la alegación de la causa de nulidad de las patentes, aplicable por remisión a los modelos de utilidad, contenida en el art. 115.6.° del Estatuto de la Propiedad Industrial , que establece tal sanción de nulidad «cuando no se hubiere cumplido con los requisitos que se fijan en el presente Estatuto para ser concedido el Registro», entre cuyos requisitos figura el de hacer constar en la solicitud de la concesión el nombre o nombres del inventor, que deberá consignarse en el certificado correspondiente ( art. 59.2.° del Estatuto ); tal causa de nulidad del modelo de utilidad núm. 270.565 no fue alegada por las demandas ni en su escrito de contestación a la demanda ni en su reconvención, por lo que esta Sala no puede entrar a examinar tal alegación sin conculcar los principios de congruencia, alegación de parte y contradicción y sin causar indefensión a la otra parte; debiendo tenerse en cuenta sobre todo que, a tenor del último párrafo del citado art. 115 «en los casos 6.° y 7.° corresponde a la Administración acordar la nulidad», por lo que la contienda judicial que se suscita sobre esa causa de nulidad habría de plantearse ante los órganos del orden contencio-so-administrativo, no ante los del orden civil.

El motivo sexto alega error en la apreciación de la prueba basada en el documento núm. 28 del escrito de contestación a la demanda y reconvención, cuyo documento pone de manifiesto, al decir de la recurrente que la actora dio a conocer, divulgó, el modelo de utilidad núm. 270.565, al tramitar y obtener la homologación oficial en la Comisión Nacional del Juego, del Ministerio del Interior, de la máquina protegida por dicho modelo, lo que ocurrió el 21 de febrero de 1983, siete días antes de la solicitud del modelo de utilidad; se trata de comprobar, dice la parte recurrente, si la actora divulgó o no su modelo de utilidad antes de presentar la solicitud de concesión de dicho modelo. El supuesto de hecho de la causa de nulidad contemplada en el art. 178.3.° del Estatuto de la Propiedad Industrial se refiere a los modelos de utilidad «que con anterioridad se hubiesen producido en España o hubieren sido notoriamente divulgados», y la redacción de este segundo inciso (que «hubieren sido notoriamente divulgados») está haciendo referencia no a cualquier tipo de divulgación sino que, como dice la Sentencia de 31 de mayo de 1976, recogida a su vez por la de 12 de junio de 1986, «al añadir la palabra notoria el legislador, ha querido señalar una diferencia entre el tipo de divulgación que puede ser suficiente para afectar a la nulidad del objeto de una patente de introducción, y la divulgación mucho más extendida o intensa que se precisa para que el objeto del modelo de utilidad español, pueda carecer de novedad», en tanto que la Sentencia de 2 de marzo de 1976 refiriéndose a este requisito de la divulgación notoria afirma que «el demandado demuestra el general desconocimiento presente y pasado del modelo de utilidad por un sector comercial muy amplio», lo que está de acuerdo con el significado gramatical de la palabra «notorio», como lo «público y sabido por todos»; esto sentado, el documento núm. 28 de la contestación a la demanda, certificación de la inscripción de las máquinas a las que se incorpora el modelo de utilidad núm. 270.565 de la actora, en el Registro de la Comisión Nacional del Juego, del Ministerio del Interior, no acredita en su contenido literal que el objeto del modelo industrial haya sido notoriamente divulgado con anterioridad a la solicitud de su concesión; de tal certificación lo único que resulta son los datos concretos que en ella constan pero no puede concluirse, sino es acudiendo a elucubraciones o exégesis, que el modelo en cuestión fuese conocido por un amplio sector de la industria especializada en este tipo de máquinas; debe, así, rechazarse el motivo ya que el documento base de la impugnación no contradice lo afirmado por la sentencia recurrida.

El motivo séptimo, por el cauce del ordinal 4.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia error en la apreciación de la prueba basándose en los documentos núm. 2 de la demanda que es también el núm. 11 de la contestación a la demanda y reconvención, así como en los documentos núms. 20 y 21 de este último escrito; se dice en el desarrollo del motivo que la simple observación de las figuras queaparecen reproducidas, de una parte, en el documento núm. 2 de la demanda, y de otra parte en los documentos núms. 20 y 21 del escrito de contestación a la demanda y reconvención, pone de relieve que la sentencia recurrida, incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba al considerar como nueva la forma del modelo de utilidad núm. 270.565 y al considerar, en cambio, que la forma de las máquinas recreativas de «Unidesa» no presentan diferencias con respecto a la del citado modelo de utilidad «Recreativos Franco, S. A.». Los documentos que se citan en apoyo del motivo son: certificación del Registro de la Propiedad Industrial del modelo de utilidad núm. 270.565 (documentos 2 de la demanda y 11 de la contestación y reconvención); certificación del Registro de la Propiedad Industrial sobre el documento de la patente británica núm. 2.097.160A, existente en el Fondo Documental del Registro (documento núm. 20 de la contestación), patente que dio lugar a la patente europea núm. 0060019 (documento núm. 21 de la contestación). Al valor de las certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial para fundar sobre ellas un motivo de impugnación por el cauce procesal del núm. 4 del art. 1.692 se refirió la Sentencia de 5 de junio de 1976 diciendo que «el motivo ha de rechazarse, porque como los propios recurrentes reconocen las memorias descriptivas de un modelo de utilidad no son documentos auténticos a efectos de casación, pues cualquiera que sea el contenido de sus manifestaciones no son suficientes por sí solas a demostrar la certeza de unos hechos en contradicción con la conclusión a que llega la sentencia recurrida, obtenida no sólo de .la propia memoria, sino de la totalidad de las actuaciones y pruebas practicadas y de un modo especial de la prueba pericial»; aunque actualmente ha sido erradicado de la regulación del recurso de casación el concepto de «documento auténtico», es de notar que esta sentencia se está refiriendo a la falta de literosuficiencia del documento en cuestión para demostrar el error denunciado; más recientemente, la Sentencia de 24 de marzo de 1988 dice que «aunque el mentado documento (un informe pericial) y al otro, el documento núm. 2 de la demanda (certificación oficial de la patente de introducción) se les concediera, en principio, valor a los fines casacionales del ordinal A.", en el caso concreto de autos no tendrían eficacia por no reunir las condiciones exigidas por la doctrina para los errores amparados en dicho ordinal: «el documento ha de ser contundente o indubitado por sí, sin necesidad de interpretación, siendo preciso que las afirmaciones o negaciones sentadas por el juzgador estén en abierta y franca contradicción con documentos que, por sí mismos y sin acudir a deducciones, interpretaciones o hipótesis, evidencien cosa contraria a lo afirmado o negado por la sentencia recurrida». De ahí que debe desestimarse el motivo al carecer los documentos invocados de la literosuficiencia exigida para patentizar el error denunciado y que la recurrente pretende extraer de una comparación entre las figuras descriptivas contenidas en unos y otros documentos, en definitiva, a través de una interpretación de los mismos, comparación que. En contra de la conclusión a la que se llega en el motivo, evidencia la corrección de aquélla a que llega la Sala de instancia a través de la apreciación de la prueba pericial obrante en autos, singularmente de la practicada en la segunda instancia; por otra parte, alegado en el motivo que es errónea al considerarse por la sentencia combatida que las máquinas recreativas de «Unidesa» no presente diferencias con respecto a la del modelo de utilidad de la actora, ha de tenerse en cuenta que no se dice en el motivo cuál o cuáles son los documentos que demuestren tal error puesto que los invocados no se refieren a las máquinas de «Unidesa», como ha quedado expuesto, por lo que esta Sala no puede entrar a examinar si existen o no diferencias para las máquinas de «Unidesa» y las de «Recreativos Franco, S. A.».

El motivo décimo, al amparo del ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia infracción del art. 171, en relación con el art. 169, y de los arts. 174 y 180.1.° del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930 , y de la jurisprudencia contenida entre otras en las Sentencias de esta Sala de 27 de noviembre de 1965, de 23 de mayo de 1973, 24 de julio de 1989 y 14 de noviembre de 1989. Dice la Sentencia de esta Sala de 12 de junio de 1986 que «la doctrina de esa Sala en orden a la novedad de los modelos de utilidad, cristaliza en las siguientes conclusiones: A) De lo dispuesto en los arts. 169 y 171 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial se desprende: 1." Que la protección que se concede al modelo de utilidad, a diferencia de lo que ocurre con el modelo industrial, es, por razón de la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, recayendo en instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos o parte de los mismos, que aportan a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicológicas del trabajo. 2.° Que la razón, por tanto, de la protección dispensada no mira sólo a las características de la cosa o parte de ella sobre que recae y, por tanto, es indiferente que la modificación de la misma sea esencial o meramente accidental, sino que, más bien, tiene en cuenta el fin que se persigue con la modificación propuesta, y la concesión ha de otorgar y protegerse si en la práctica se produce el nuevo efecto, la economía o el mejoramiento que la Ley contempla, como razón determinante de la protección registra!»; la Sentencia de 16 de abril de 1986 establece que «para la existencia legal del modelo de utilidad, en cuanto vine a ser un pequeño invento, debe concurrir un doble requisito: por una parte, una innovación formal introducida sobre lo existente, y por otra, que tal innovación en la forma produzca una utilidad en cualquiera de las manifestaciones expresadas en el precepto, bien entendido que, por la remisión que el art. 174 del citado Estatuto al art. 48.3.º del mismo , para que en el simple cambio de forma de un aparato ya registrado no incurra en prohibición legal, deberá modificar esencialmente las cualidades de aquél u obtenerse con su utilización un resultado industrial nuevo»; enigual sentido la Sentencia de 21 de mayo de 1990 dice que «el bien protegible en el concepto de modelo industrial, ha de reunir dos conceptos novedosos fundamentales; la forma y la función utilitaria de ésta, en cualquiera de las manifestaciones expresadas en el precepto legal, de tal manera que, según abundante jurisprudencia de esta Sala, no estará cubierta por la protección legal una nueva forma, sin la mejora del efecto técnico, ni una brillante función, sin ir acompañada de una forma distinta», doctrina que se reitera en la Sentencia de 18 de noviembre de 1991 al decir «los modelos de utilidad pueden ser encuadrados en el concepto plural de medio-inventos o inventos menores ya que no representan una mejora, perfección de algún objeto, instrumento o elemento ya existente, de tal manera que se progresa en su mejor y eficaz rendimiento, presentándose como novedosa y con claras notas diferenciales de otra similares y anteriores. De esta manera los modelos de utilidad y conforme al Estatuto de Propiedad Industrial, han de contar sustancialmente con los soportes siguientes: a) La novedad, a la cual se refieren los arts. 166, 171, 173 y 176 del Estatuto , en cuanto efectivamente surgen como consecuencia de una actividad de perfección inventiva, han de presentarse como nuevos tanto en su forma extrema como en la función a que vayan a ser destinados, b) Que la novedad lograda genere utilidad, produciendo beneficios, ventajas técnicas o económicas o de cualquier tipo apreciables, evaluables y susceptibles por ello de aplicación industrial». Fijados así los dos elementos que integran el concepto del modelo de utilidad, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido en cuanto al requisito de la novedad que, dice la citada Sentencia de 12 de junio de 1986, «la verdadera doctrina conforme al núm. 3 del art. 49 del Estatuto , es que no pueda considerarse como nuevo y, por tanto, protegible "lo que sea de dominio público", pero sin que esta circunstancia suponga tampoco la imposibilidad de obtener nuevos modelos de utilidad que, aun basándose en otros anteriores, caducados o no, aporten ese beneficio, economía o mejoramiento a que se refiere el art. 171 del Estatuto , lo que iría en contra de la finalidad perseguida al proteger el progreso industrial» - Sentencia de 12 de marzo de 1963-; por otra parte, como recoge la citada Sentencia de 12 de junio de 1986 es doctrina de esta Sala la de que «dependiendo la justificación de la impugnación del resultado que ofrezcan los diversos medios probatorios aportados al proceso y siendo la apreciación de aquel resultado de la competencia del Tribunal de instancia, se revela, en definitiva, la apreciación de la falta de novedad, según tiene reconocido, entre otras, las Sentencias de esta Sala de 25 de febrero y de 20 de octubre de 1965, como una cuestión de hecho, sólo combatible en casación, por el núm. 7 del art. 1.692 de la Ley rituaria , y faltando la impugnación por tal vía ha de tenerse como intangible la apreciación hecha en la instancia, cualquiera que sean los medios probatorios de que se valga el Tribunal sentenciador» -Sentencia de 4 de mayo de 1966-.

Declarada por la sentencia recurrida la novedad del objeto del modelo de utilidad núm. 270.565 de la sociedad actora «Recreativos Franco, S. A.», declaración a la que llega a través de los informes periciales obrantes en los autos, sin que tal aseveración fáctica haya sido destruida en este recurso dado el resultado de los motivos a ello dirigidos por la vía del ordinal 4.º del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil , ha de perecer el motivo al faltarle el sustrato fáctico en que se apoya; no resultan infringidos los preceptos que se invocan en el motivo por no darse respecto al modelo de utilidad núm. 270.565 la causa de nulidad que se aduce, ya que como se dijo al examinar el motivo sexto la divulgación que, en su caso, daría lugar a la nulidad del modelo de utilidad ha de ser notoria y en este sentido la repetida Sentencia de 12 de junio de 1986 ante la denuncia de indebida aplicación del art. 180.1." del Estatuto , dice que «tiene declarado esta Sala que en el mismo se dispone que se repute nulo el modelo de utilidad cuando se justifique no ser cierta la manifestación que debería hacer el interesado -en la solicitud de registro- de no haberse conocido ni practicado en España, sin imponer un criterio de medida o extensión a tal conocimiento, pero tal forma no puede contemplarse aisladamente y desconectada de las demás que integran el ordenamiento especial, y, sobre todo, de las que de manera particular regulan los modelos de utilidad, de modo destacado el art. 178 que en su párrafo tercero describe que «no podrán concederse como modelos de utilidad los que con anterioridad a la fecha de solicitud se hubieren producido en España o hubieren sido notoriamente divulgados, debiendo ser probadas documentalmente esta alegaciones"; de donde se infiere como acertadamente sostiene el demandado, que al añadir la palabra notoria el legislador ha querido señalar una diferencia entre el tipo de divulgación que puede ser suficiente para afectar a la novedad del objeto de una patente de introducción y divulgación mucho más extendida o intensa que se precisa para que el objeto del modelo de utilidad español puede carecer de novedad» - Sentencia de 31 de mayo de 1977-; divulgación notoria que no se ha dado en el presente caso.

En el motivo undécimo, amparado en el art. 1.692, núm. 5, de 1.076 la Ley Procesal Civil , alega la infracción de los arts. 38 de la Constitución Española y 32, 34 y 36 del Tratado de la Comunidad Económica Europea ; el motivo está haciendo supuesto de la cuestión en cuanto afirma, en contra de lo que resulta probado en autos, que el modelo de utilidad núm. 270.565 presenta defectos esenciales que impiden que se reconozca su validez; es claro que el reconocimiento del derecho de propiedad industrial en cualquiera de sus manifestaciones no vulnera el principio de libertad de empresa que sanciona el art. 38 de la Constitución , puesto que el ejercicio de estos derechos no supone por sí sólo un ataque a la competencia, principal manifestación de la libertad de empresa, como dice la exposición de motivos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia , y únicamente en el caso de que impliquealguna de las conductas prohibidas por el art. 1.º de dicha Ley podrá hablarse de infracción de ese principio constitucional rector de nuestra organización económica; otro tanto cabe decir respecto a la infracción que se aduce de los arts. 32, 34 y 36 del Tratado de la Comunidad Económica Europea ; el ordenamiento comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconocen la competencia de los Estados miembros para la regulación de los derechos de propiedad industrial, y así en el art. 36 se establece que «las disposiciones de los arts. 30 a 34, ambos inclusive, no serán obstáculos para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros»; referido este precepto a la libre circulación de mercancías, el Tribunal de Justicia reconoció en Sentencia de 8 de junio de 1971 que las excepciones a la libre circulación de mercancías derivadas de los derechos de propiedad industrial «están justificadas para salvaguardar los derechos que constituyen el objeto específico de esa propiedad», objeto específico que, en relación al derecho de patentes, la Sentencia de 31 de octubre de 1974 dijo ser «esencialmente asegurar al titular, con el fin de recompensar el esfuerzo creador del inventor, el derecho exclusivo a utilizar un invento con miras a la fabricación y primera puesta en circulación de los productos industriales, bien directamente o bien mediante la concesión de licencias a terceros así como el derecho a oponerse a toda imitación fraudulenta»; por todo ello, ha de rechazarse el motivo.

La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso, determina la de éste en su integridad con la preceptiva imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente, a tenor del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; no procede pronunciamiento sobre depósito que no fue constituido de acuerdo con el art. 1.703 de dicha Ley.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por «Cirsa, Compañía de Inversiones, S. A.», y «Universal de Desarrollos Electrónicos, S. A.», contra la Sentencia dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 21 de enero de 1991 . Condenamos en las costas de este recurso a la parte recurrente.

Y líbrese a la Audiencia citada la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.-Francisco Morales Morales.-Pedro González Poveda.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.