STS, 6 de Mayo de 1996
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:1996:2680 |
| Número de Recurso | 7275/1992 |
| Fecha de Resolución | 6 de Mayo de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de mil novecientos noventa y seis.
En el recurso contencioso administrativo nº 7275/92, en grado de apelación interpuesto por Bioter, S.A., representada por el Procurador D. Francisco Alvarez del Valle García, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 7 dictada por la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 725/89, con fecha 8 de Enero de 1992, sobre marca, habiendo comparecido como parte apelada Biotherm, S.A., representada por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, asistido de Letrado y la Administración General del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
Con fecha 28 de Mayo de 1985, Biotherm, S.A., presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de la marca internacional nº 493.616 Biotherm Homme, gráfica- denominativa, para distinguir productos de las clases 2 y 5 del Nomenclator, formulándose oposición contra la misma las marcas nº 488.316 y 266.266 Bioter y Bioter, S.A., de las que es titular Bioter, S.A., para productos de las clases 1 y 5, recayendo resolución del Registro de fecha 15 de Abril de 1987 concediendo la inscripción solicitada para las clases 3 y 5, contra cuya resolución y en cuanto a la clase 5ª concedida Bioter, S.A., interpuso recurso de reposición que fue desestimado por resolución de 22 de Julio de 1988.
Contra la anterior resolución se interpuso por Bioter, S.A., recurso contencioso administrativo que fue tramitado con el número 725/89 por la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en el que recayó sentencia nº 7 de fecha 8 de enero de 1992 cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de la entidad social BIOTER, S.A. de Madrid, contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 15 de abril de 1987, que concedió la inscripción de la marca internacional "BIOTHERME HOMME" (con gráfico), nº 493.616, para amparar productos de las clases 3ª y 5ª del Nomenclator Oficial y contra la resolución de fecha 22 de julio de 1988 de la propia Oficina registral, que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la entidad social demandante contra la anterior resolución de concesión de marca, debemos confirmar y confirmamos las referidas resoluciones, por estimarlas ajustadas a Derecho; sin que proceda hacer imposición de costas procesales en estos autos".
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto por Bioter, S.A., el presente recurso de apelación nº 7275/92 en el que las partes se han instruido de lo actuado y presentado los correspondientes escritos de alegaciones; habiéndose señalado para la votación y fallo el día 26 de Abril pasado, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
La temática del presente recurso, dado que la sentencia apelada desestima el recursocontencioso administrativo, interpuesto por Bioter, S.A., contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial que concede la inscripción de la marca nº 493.616 Biotherm Homme, mixta gráfico denominativa para productos de la clase 5ª porque no recurrió la concesión de la clase 1ª, se circunscribe a determinar la legalidad de los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de Abril de 1987 y 22 de Julio de 1988 que concedieron la inscripción de la marca internacional solicitada, acuerdos que fueron confirmados por la sentencia de instancia hoy apelada en base a que la marca concedida de carácter mixta, aunque tiene similitud fonética con las marcas oponentes Bioter y Bioter, S.A.,, apreciadas en su conjunto tienen diferenciación suficiente y permite la convivencia pacífica en el mercado, sentencia cuya revocación pretende el apelante por entender que existe semejanza fonética incurre en la prohibición del Art. 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Como ya dijo esta Sala en sentencia de 30 de Abril de 1990, entre otras, constituye regla general en materia registral, que cuando se enfrenten marcas denominativas y una de ellas es mixta, debe darse primacía al elemento denominativo, que predomina sobre todo cuando se trata de solicitarlos verbalmente, dado que no es posible destacar el elemento gráfico y en el caso presente, no le ofrece duda a la Sala que existe un gran parecido, entre la marca aspirante Biotherm y sus oponentes Bioter y Bioter, S.A., ya que se diferencian solamente en las letras H, intercalada y la M final, difícilmente perceptible al oído al pronunciarla y ello es insuficiente para diferenciarlos en el mercado, sobre todo si se trata de publicidad radiofónica en la que no se especifica nada sobre el dibujo, existiendo entre ellos semejanza fonética en el vocablo núcleo de todas Bioter y carece de valor diferenciador el término Homme por su carácter genérico no apropiable por nadie, con lo cual puede llevar al consumidor el riesgo de confusión de los productos de las tres marcas, máxime si tenemos en cuenta que se trata de productos idénticos de la misma clase del Nomenclator, clase 5ª, que pueden hacer creer al consumidor que se trata de productos de una misma casa comercial, con lo cual se produce la incompatibilidad que se pretende proteger en el art. 124-1 del Estatuto que impide el acceso al Registro cuando existe semejanza fonética o gráfica, utilizando la conjunción disyuntiva "O" que indica que basta que se produzca una u otra para que se produzca el efecto impeditivo. Al no haberlo apreciado así la sentencia hoy apelada procede la revocación de la misma y en consecuencia la estimación del recurso de apelación que examinamos.
No concurriendo ninguna de las circunstancias previstas en el Art. 131 de la Ley Jurisdiccional para una expresa condena en costas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que ESTIMAMOS, el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Bioter, S.A., contra la sentencia nº 7 de la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 8 de Enero de 1992, recaída en el recurso nº 725/89 y revocamos dicha sentencia, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por Bioter, S.A., y declarando no conformes a derecho y anulando las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de Abril de 1987 confirmada en reposición por la de 22 de Julio de 1988, en cuanto a la concesión de la marca para productos de la clase 5ª, dejándola subsistente en cuanto a la clase 1ª que no fue recurrida en reposición, sin hacer expresa condena en costas de las causadas en primera instancia ni de las del presente recurso de apelación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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