STS, 20 de Junio de 1994

1. La Procuradora doña María Magdalena Prieto Solano, en nombre y representación de "Bodegas Murúa, S. A.", interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Bilbao contra don Casimiro y "Bodegas Murúa Entrena, S. A.", sobre nulidad de marca, alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que su mandante tiene inscritos a su favor los títulos de marca y nombre comercial que se describen, con la que coincide la inscrita por el demandado. Alegó a continuación los fundamentos de Derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "en la que se declare: a) El derecho de uso exclusivo de la sociedad demandante sobre las marcas núm. 684.340, "José Murúa Villaverde", inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 26 de julio de 1976, núm. 784.190, "Viña Murúa", registrada a su nombre desde el 27 de enero de 1978, y núm. 865.063, "Murúa", registrada desde el 20 de diciembre de 1978, todas ellas para distinguir toda clase de vinos, clase 33., del Nomenclátor, b) La semejanza o identidad parcial, susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado, entre las marcas anteriores, propiedad de la demandante, y la marca núm. 973.737, "Julián Murúa Entrena", registrada a favor del demandado don Casimiro desde el 2 de octubre de 1981, también para distinguir vinos, espirituosos y licores, clase 33. del Nomenclátor, c) La nulidad, con todas sus consecuencias legales, del registro de la marca núm. 973.737, "Julián Murúa Entrena", en el Registro de la Propiedad Industrial, por ser incompatible con las marcas núm. 684.340, "José Murúa Villaverde"; núm. 784.190, "Viña Murúa". y núm. 865.063, "Murúa". inscritas con anterioridad en dicho Registro a favor de la sociedad demandante", d) El derecho de uso exclusivo de la demandante sobre el nombre comercial núm. 81.533, "Bodegas Murúa, S. A.", registrada a su favor desde el 2 de noviembre de 1978 en el Registro de la Propiedad Industrial, e) La semejanza o identidad parcial entre el nombre comercial "Bodegas Murúa, S. A.", registrado a favor de la demandante, y el de "Bodegas Murúa Entrena, S. A.", que utiliza en el tráfico mercantil la codemandada "Bodegas Murúa Entrena, S. A.", f) La prohibición de uso por la demandada "Bodegas Murúa Entrena, S. A." de la denominación social "Bodegas Murúa Entrena, S. A.", por ser incompatible, dada la identidad nominativa y de arcas comerciales en que se desenvuelven las actividades propias del objeto social de las dos sociedades litigantes, con la de"Bodegas Murúa, S. A." de la demandante, g) la prohibición de uso por cualquiera de los demandados de la denominación "Bodegas Murúa Entrena", es decir, sin las siglas, S. A., también por ser incompatible con la de "Bodegas Murúa, S. A.". Y se condene a los demandados: h) A cancelar el registro de la marca núm. 973.737, "Julián Murúa Entrena" en el Registro de la Propiedad Industrial, i) A cesar en la explotación, utilización o comercialización de la marca núm. 973.737, "Julián Murúa Entrena", retirando del comercio los productos cuya fabricación, utilización o venta constituye la lesión jurídica que se persigue, e inutilizando las etiquetas u otros elementos de publicidad en que aparezca el vocablo "Murúa". j) A dejar de utilizar en el tráfico mercantil tanto la denominación "Bodegas Murúa Entrena", sin las siglas S. A., como el nombre comercial "Bodegas Murúa Entrena, S. A.", sustituyéndolo en este caso por otro en el que no aparezca el vocablo "Murúa" y llevando a cabo, por tanto, los actos modificativos de los Estatutos de la sociedad que sean necesarios para cumplimentar la prohibición de uso que impone el art. 199 del Estatuto de la Propiedad Industrial , y a retirar, en consecuencia, cuantos signos, muestras, anuncios identificadores, rótulos, documentación y cualquier clase de propaganda o publicidad que integre la denominación "Bodegas Murua Entrena, S. A." o simplemente la de "Bodegas Murúa Entrena", k) A indemnizar, mancomunada y solidariamente, a la sociedad demandante todos los daños y perjuicios causados y que causen hasta la total y definitiva resolución del juicio, en la cantidad que será fijada en el período de ejecución de sentencia a pagar todas las costas que se originen en el presente procedimiento, por su evidente temeridad y mala fe. 2. El Procurador don Alfonso Bartau Rojas, en nombre y representación de los demandados, contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "desestimando la demanda en todas sus partes, todo ello con imposición expresa de las costas procesales a la parte demandante". 3. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las parles fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las parles evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia núm. 1 de Bilbao dictó Sentencia con fecha 21 de junio de 1988 . cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallo: Que estimando parcialmente la demanda deducida por la Procuradora doña Mª Magdalena Prieto Solano, en nombre y representación de "Bodegas Murúa, S. A." contra don Casimiro y "Bodegas Murúa Enlrena, S.

A.", representados por el Procurador don Alfonso Bariau Rojas, debo declarar y declaro: 1.º) El derecho de uso exclusivo de la sociedad demandante sobre las marcas "José Murúa Villaverde", "Viña Murúa" y "Murúa". 2.º) El derecho de uso exclusivo de la demandante sobre el nombre comercial "Bodegas Murúa, S. A.". V) La prohibición de uso por los demandados de la denominación "Bodegas Murúa Entrena" sin las siglas S. A., condenando a los demandados a dejar de utilizar en el tráfico mercantil la denominación "Bodegas Murúa Entrena", sin las siglas S. A., y a retirar cuantos signos, muestras, anuncios identificadores, rótulos, documentación y cualquier clase de propaganda o publicidad que integre la denominación "Bodegas Murúa Entrena", todo ello sin hacer expresa imposición de las cosías causadas".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la parte demandante, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bilbao dictó Sentencia con fecha 5 de marzo de 1991 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "Bodegas Muñía, S. A.", contra la Sentencia de fecha 27 de junio de 1988, dictada por la Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Bilbao , debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución sin hacer mención especial en cuanto a las costas causadas en es la alzada".

1. El Procurador don Enrique Hernández Tabernilla en nombre y representación de "Bodegas Murúa, S. A.", interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada con fecha 5 de marzo de 1941 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bilbao , con apoyo en los siguientes motivos, motivos del recurso: Primero. AI amparo del núm. 5 del art. 1.642 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción del inciso 2 .º del núm. 3 del art. 24 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1930. Segundo. Bajo el mismo ordinal se alega violación del núm. 11 de dicho precepto. Tercero . Con la misma base se denuncia infracción de la jurisprudencia sobre el art. 14 del citado cuerpo legal. Quinto. Bajo el mismo número se alega violación del párrafo 2 .º del art. 199 del Estatuto , en relación con sus arts. 124-1 y 11 y 201 -d), así como su jurisprudencia.

2. Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la Vista el día 2 de junio de 1994, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Jesús Marina Martínez Pardo.

Fundamentos de Derecho

La sociedad recurrente tiene inscritas a su nombre en el Registro de la Propiedad Industrial, para designar toda clase de vinos clase 33. del Nomenclátor la marca "José Murúa Villaverde" (núm. 684.340), transmitida a su actual titular por don Casimiro en escritura pública de 17 de enero de 1975 lamarca "Viña Murúa" (núm. 784.190), registrada el 27 de enero de 1978; y la marca "Murúa" (núm. 865.063), registrada el 20 de diciembre de 1978. También tiene registrado el nombre comercial 81.533, "Bodegas Murúa, S. A.", para distinguir toda clase de actividades vitivinícolas, desde el 2 de noviembre de 1978. Al amparo de tales marca y nombre registrados ejerció la acción de nulidad contra la marca núm. 973.737, "Julián Murúa Entrena", inscrita en el Registro de la Propiedad desde el 20 de octubre de 1981 a favor del recurrido, del mismo nombre civil, todo al amparo del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, núms. 1.º, 3.° y 11 .º Al propio tiempo, como titular registral del nombre comercial "Bodegas Murúa, S. A." y con apoyo en el art. 199 del Estatuto, ejercitó una segunda acción en petición de que se prohiba a los recurridos utilizar en el mercado e? nombre comercial "Bodegas Murúa Entrena, S. A.", que es parcialmente idéntico al registrado por la actora.

La sentencia de primera instancia, confirmada por la de la Audiencia, estimó parcialmente las peticiones del suplico de la demanda en fallo que textualmente dice: "1.º) El derecho de uso exclusivo de la sociedad demandante sobre las marcas "José Murúa Villaverde", "Viña Murúa" y "Murúa". 2.º) El derecho de uso exclusivo de la demandante sobre el nombre comercial "Bodegas Murúa, S. A.". 3.º) La prohibición de uso por los demandados de la denominación "Bodegas Murúa Entrena" sin las siglas S. A., condenando a los demandados a dejar de utilizar en el tráfico mercantil la denominación "Bodegas Murúa Entrena", sin las siglas S. A., y a retirar cuantos signos, muestras, anuncios identificadores, rótulos, documentación y cualquier clase de propaganda o publicidad que integre la denominación "Bodegas Murúa Entrena", todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

Dicho fallo entiende la recurrente que debe ser ampliado en este recurso de casación a los pronunciamientos precisos para anular la marca 973.737, reconocer el uso exclusivo de la demandante respecto del nombre comercial 81.533, "Bodegas Murúa. S. A.", que por su semejanza con el de la recurridas "Bodegas Murúa Entrena, S. A." exige que se prohiba a ésta el uso en el área comercial de su denominación social, y a ambos demandados también el uso de la denominación "Bodegas Murúa Entrena" sin las siglas S. A.

El primer motivo de casación se formula al amparo del núm. 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del núm. 3 .º del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1930 , entonces vigente, que establece que "los apellidos, al solicitarse como distintivo de marca, perderán tal carácter a los efectos del examen previo y quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo", según lo cual "no podrán ser admitidos al registro como marcas los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado.

Para decidir el motivo hay que partir de la realidad por todos aceptada de que la marca impugnada Julián Murúa Entrena" coincide exactamente con el nombre y apellidos del codemandado y recurrido. La pretensión de un comerciante o empresario de vincular su empresa a los apellidos es absolutamente legítima en principio y es derecho reconocido, pero en ocasiones puede contrariar un interés legítimo anterior. La cuestión está prevista en el Estatuto de la Propiedad Industrial, art. 124-3 .°, al decir que los apellidos o razones sociales que no sean los de los propios, a no mediar la debida autorización no pueden ser admitidos como marca, y añadir que los apellidos, al solicitarse como distintivo de marca, perderán tal carácter a los efectos del examen previo y quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo 1.° de este artículo, es decir, que si tienen semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados que puedan inducir a error o confusión en el mercado, tampoco podrán acceder al registro como marcas.

En el caso de autos la recurrente tiene registradas marcas que contienen apellidos del padre del demandado, pero ello lo fue en virtud de transmisión en documento público antes referido. Y tras esta transmisión y registro de las marcas "Viña Murúa" y "Murúa". el hijo del transmitente, utilizando sus propios nombre y apellidos, registró la marca " Casimiro ". El apellido pierde su carácter cuando se quiere utilizar como marca y ha de comprobarse si produce o no confusión.

El juicio determinante de si se da o no la confusión tiene una vertiente fáctica y, por ello, debe estarse en principio a lo decidido en la instancia, pero al propio tiempo el carácter de concepto jurídico indeterminado que tiene "la semejanza apta para producir confusión" permite en casación valorar de nuevo las razones en que la Audiencia se apoyó para negarla, pues debe analizarse en cada caso. Y en el de autos la confusión parece evidente. "Bodegas Murúa, S. A.", constituida como sociedad en 1974 e inscrita bajo dicha denominación social, compró la marca "José Murúa Villaverde", y que lo predominante en dicha marca es el apellido Murúa lo revela el registro posterior de las marcas "Viña Murúa" y "Murúa". Que la confusión puede producirse en el mercado lo revela que personas ajenas al demandado y sin su intervención, cuando catalogan los vinos de Rioja confunden las marcas "Murúa" y las "Bodegas Murúa, S.

A." con las "Bodegas Murúa Entrena, S. A." y atribuyen a ambos vinos Murúa, como el propio recurrido reconoció, aunque achacando el error a personas ajenas. Que los anunciantes no estén en connivencia conel anunciado excluye la mala fe de éste, pero es prueba de hecho palmaria y evidente de la confusión en el mercado.

No se puede olvidar que es esencial a las marcas servir de distintivo de los productos, con las cuales aspira el empresario a distinguirlos de los demás del mercado, y ser un medio de protección a los clientes a través de la constante calidad, y es a estos clientes a los que debe evitarse la confusión o errores, pues es su interés general el que también protege el derecho de marcas.

Como consecuencia de lo anterior, siendo la palabra "Murúa" la identificadora de los vinos y que dicha palabra dio lugar a que no se registraran a petición del recurrido las marcas "Murúa Ganculia" y "Heredad Murúa Ganculia". es evidente que debió también denegarse en vía administrativa el registro de la marca "Julián Murúa Entrena", y hoy en vía judicial decretarse la nulidad de la marca registrada con el núm. 473.737 del Registro, dando lugar al motivo primero del recurso.

La estimación del primer motivo del recurso y del motivo segundo, en que por el mismo cauce del 1.692-5.º se denuncia la infracción del propio art. 124 aunque concretando como texto infringido el del núm. 1 .,º también comporta que no sea preciso analizar el motivo tercero.

En dicho motivo se denuncia infracción del art. 14 del Estatuto , que se refiere a la consolidación de una marca a los tres años de registrada, pero la Audiencia no se apoyó en dicho precepto para entender que no debía anularse la marca "Julián Murúa Entrena", aunque en sus fundamentos jurídicos hiciera la sentencia recurrida referencia a que la demanda se presentó pasados tres años del registro de la marca impugnada, referencia que no afecta al débale puesto que el art. 14 no es aplicable a los supuestos de doble inmatriculación (vid. Sentencias de 2 de mar/o de 1983 y 21 de octubre de 1985 , entre otras).

El motivo quinto debe también prosperar porque denuncia la infracción del art. 199 del Estatuto de Propiedad Industrial , relativo a la protección del nombre comercial, infracción que comete la sentencia por no aplicarlo al caso de autos para reconocer que la denominación social "Bodegas Murúa, S.

A." registrada como nombre comercial 81.533, faculta para impedir que se utilice como nombre comercial el de "Bodegas Murúa Entrena. S. A." como lo utiliza la recurrida, puesto que ello produce también confusión tanto sea utilizado con las siglas S. A. como sin las siglas S. A., y ello exige tener en cuenta también lo dispuesto en el art. 124 del Estatuto , pues son aplicables las prohibiciones de registrar marcas a los registros de nombres comerciales (art. 201 -d) y no pueden registrarse las denominaciones ya registradas suprimiéndoles o agregándoles cualquier vocablo (art. 124-11 ). ni las que puedan inducir a error o confusión en el mercado (art. 124-1 ).

No ha lugar a hacer pronunciamiento expreso sobre costas (art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

Que dando lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Sr. Hernández Tabernilla, debemos casar y casamos la Sentencia dictada con fecha 5 de marzo de 1991 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bilbao y, dando lugar en parte a la demanda, declarar: a) El derecho de uso exclusivo de la sociedad demandante sobre las marcas núm. 684.340, "José Murúa Villaverde", inscrita a favor en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 26 de julio de 1976; núm. 784.190, "Viña Murúa", registrada a su nombre desde el 27 de enero de 1978, y núm. 865.063 "Murúa", registrada desde el 20 de diciembre de 1978, todas ellas para distinguir toda clase de vinos, clase 33., del Nomenclátor, b) La semejanza o identidad parcial, susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado, entre las marcas anteriores, propiedad de la demandante, y la marca núm. 973.737, "Julián Murúa Entrena", registrada a favor del demandado don Casimiro desde el 2 de octubre de 1981, también para distinguir vinos, espirituosos y licores, clase 33.a del Nomenclátor, c) La nulidad, con todas sus consecuencias legales, del registro de la marca núm. 973.737, "Julián Murúa Entrena" en el Registro de la Propiedad Industrial, por ser incompatible con las marcas núm. 684,340, "José Murúa Villaverde"; núm. 784.190, "Viña Murúa" y núm. 865.063, "Murúa", inscritas con anterioridad en dicho Registro a favor de la sociedad demandante, d) El derecho de uso exclusivo de la demandante sobre el nombre comercial núm. 81.533, "Bodegas Murúa, S.

A.", registrada a su favor desde el 2 de noviembre de 1978 en el Registro de la Propiedad Industrial, e) La semejanza o identidad parcial entre el nombre comercial "Bodegas Murúa, S. A.", registrado a favor de la demandante, y el de "Bodegas Murúa Entrena, S. A.", que utiliza en el tráfico mercantil la codemandada "Bodegas Murúa Entrena, S. A." f) La prohibición de uso por la demandada "Bodegas Murúa Entrena, S. A."de la denominación social "Bodegas Murúa Entrena. S. A.", por ser incompatible, dada la identidad nominativa y de áreas comerciales en que se desenvuelven las actividades propias del objeto social de las dos sociedades litigantes, con la de "Bodegas Murúa, S. A." de la demandante, g) La prohibición de uso por cualquiera de los demandados de la denominación "Bodegas Murúa Entrena", es decir, sin las siglas S. A., también por ser incompatible con la de "Bodegas Murúa. S. A.".

Y debemos condenar y condenamos a los demandados: a) A cancelar el registro de la marca núm. 973.737 , "Julián Murúa Entrena" en el Registro de la Propiedad Industrial, b) A cesar en la explotación, utilización o comercialización de la marca núm. 973.737 "Julián Murúa Entrena", retirando del comercio los productos cuya fabricación, utilización o venta constituye la lesión jurídica que se persigue, e inutilizando las etiquetas u otros elementos de publicidad en que aparezca el vocablo "Murúa". c) A dejar de utilizar en el tráfico mercantil tanto la denominación "Bodegas Murúa Entrena", sin las siglas S. A., como el nombre comercial "Bodegas Murúa Entrena. S. A.", sustituyéndolo en este caso por otro en el que no aparezca el vocablo "Murúa" y llevando a cabo, por tanto, los actos modificativos de los Estatutos de la sociedad que sean necesarios para cumplimentar la prohibición de uso que impone el art. 199 del Estatuto de la Propiedad Industrial , y a retirar, en consecuencia, cuantos signos, muestras, anuncios identificadores, rótulos, documentación y cualquier clase de propaganda o publicidad que integre la denominación "Bodegas Murúa Entrena. S. A." o simplemente la de "Bodegas Murúa Entrena".

No ha lugar al pronunciamiento k), desestimado en la instancia y consentido por la recurrente.

Todo ello sin expresa imposición de costas en ninguna de las instancias ni en las de este recurso, con devolución del depósito constituido para recurrir.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José Luis Albácar López.-Jesús Marina Martínez Pardo.-Teófilo Ortega Torres.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. don Jesús Marina Martínez Pardo. Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Llórente García.-Rubricado.