STS, 31 de Mayo de 1994

El Procurador de los Tribunales Sr. Morales Price en nombre y representación de "Sociedad Mercantil Nanas España. S. A.", formulo ante el Juzgado de Primera Instancia de los de Madrid, demanda de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, sobre violación de derechos derivados de la titularidad registral contra "Suministros para la Industria y el Hogar- estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente, pata terminar suplicando sentencia por la que: 1.) Declare que la actuación de la demandada constituye una violación del derecho exclusivo que posee la demandante sobre el modelo de utilidad 216598: 2.) Condene a la demandada: a) A cesar de modo inmediato en la realización de los actos que constituyen la violación del derecho de su representada, la distribución de los estropajos Luster b) A indemnizar a esta parte por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación cuya cuantía se fijara en ejercicio de sentencia. 3.) Ordene el embargo de los objetos infractores importados y la retirada de los comercios de aquellos que ya han sido distribuidos, para en su día y de conformidad con el art. 63 de laLey de Patentes optar entre su atribución en propiedad o destrucción. 4 .) Imponga expresamente las costas a la Sociedad demandada. Admitida la demanda y emplazada la demandada, compareció en los autos en su representación el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, que contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, para terminar suplicando sentencia desestimando la demanda en su día en todas sus pretensiones con la expresa condena en las costas de este procedimiento a la entidad demandante. Y formuló demanda reconvencional, en la que tras exponer los oportunos hechos y fundamentos de Derecho suplicó al Juzgado que dictara sentencia declarando nulo y sin valor legal el modelo de utilidad núm. 216598 con la expresada imposición de las costas de este juicio a la demandada en esta vía. Dado traslado a la adora de la reconvención, ésta formuló escrito de contestación a la misma, en el que alegó los pertinentes hechos y fundamentos jurídicos, y suplicó al Juzgado que desestimara dicha reconvención y absolver a la compañía "Nanas España, S. A." de la pretensión de nulidad de Modelo que contra ella se formula. Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el art. 691 de la ley de Enjuiciamiento Civil , ésta se celebró el día señalado sin avenencia. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las pruebas practicadas se convocó a las partes a comparecencia poniéndoles mientras tanto de manifiesto en Secretaría para que hicieran un resumen de las mismas, lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar sentencia. El Sr. Juez de Primera Instancia núm. 2 de los de Madrid, dictó Sentencia de fecha 24 de enero de 1990 , con el siguiente fallo: "Que desestimando como desestimo la demanda formulada por la representación de la entidad "Nanas España, S. A.", contra "Suministros para la Industria y el Hogar Sumca", debo de absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones de la adora. Estimando como estimo la demanda reconvencional debo declarar y declaro la nulidad del modelo de utilidad núm. 216598, perteneciente a la Sociedad "Nanas España, S. A.". Condenando a la actora al pago de las costas".

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia, por la representación de la parte demandante y tramitado recurso con arreglo a Derecho, la Sección Duodécima de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó Sentencia con fecha 19 de junio de 1991 , con la siguiente parte dispositiva. Fallamos: "que estimando el recurso de apelación, interpuesto por el Procurador don Eduardo Morales Price en nombre y representación de la Compañía mercantil Nanas España, S. A." y con revocación de la Sentencia dictada en 24 de enero de 1990 por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 2 de los de Madrid en los autos de que dimana, debemos declarar como declaramos haber lugar a la demanda deducida por el mencionado Procurador en la representación que ostenta, y que la actuación de la sociedad "Suministros para la Industria y el Hogar Sumca, S. A.", constituye una violación del derecho exclusivo que posee la demandante sobre el modelo de utilidad núm. 216.596, y condenamos a la expresada demandada a cesar de modo inmediato en la realización de los actos que constituyen la violación del derecho de la sociedad adora, la distribución de los estropajos "Luster", a indemnizar a esa parte por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación, cuya cuantía se fijará en ejecución de sentencia, debiéndose ordenar como se ordena el embargo de los objetos infractores importados y su retirada de los comercios en donde hayan sido distribuidos, para en su día, y de conformidad con el art. 63 de la Ley de Patentes , optar entre su atribución en propiedad o su destrucción, con condena de las costas de primera instancia a la demandada, y sin expresa imposición de los del recurso".

El Procurador de los Tribunales Sr. Rodríguez Montaut, en nombre y representación de "Suministros para la Industria y el Hogar. Sumca, S. A.", ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, con apoyo en los siguientes motivos: Primero. Se formula al amparo del apartado 4.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciándose error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios". Segundo. "Se formula al amparo del apartado 5. del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al infringir el fallo recurrido de las normas del ordenamiento jurídico por violación de la disposición derogatoria primera : a) De la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes". Tercero. "Se formula al amparo del apartado 5 .º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Al infringir el fallo recurrido las normas del ordenamiento jurídico por violación de los arts. 145 y 146 de la Ley 11/1986 de Patentes en su relación con los arts. 49 y 174 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929". Cuarto. "Se formula al amparo del apartado 31 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Al infringir el fallo recurrido las normas del ordenamiento jurídico por inaplicación de los arts. 143 y 148 de la Ley 11/1986 de Patentes en su relación con el art. 176 del estatuto de la Propiedad Industrial de 1929". Quinto. "Se formula al amparo del apartado 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al infringir el fallo recurrido las normas del ordenamiento jurídico por violación del art. 147 y 23 de la Ley 11/1986 de Patentes en su relación con los arts. 100 y 175 del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial". Sexto . "Se formula al amparo del apartado 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al infringir el fallo recurrido las normas del ordenamiento jurídico por infracción del art. 38 de la Constitución Española y los arts. 32 y 36 del Tratado de la Comunidad Económica Europea". Séptimo . "Se formula al amparo del apartado 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,al infringir el fallo recurrido las normas del ordenamiento jurídico por violación de los arts. 62 de la Ley 11/1986 de Patentes en su relación con el art. 66.1 de la citada ley ".

Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló (ara la celebración de vista pública el día 17 de mayo de 1994, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Luis Martínez Calcerrada y Gómez.

Fundamentos de Derecho

Por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Madrid, de 24 de enero de 1990 , se resuelve el juicio declarativo de menor cuantía, planteado por la Sociedad Mercantil "Nanas España. S.

A.", contra la demandada. "Suministros para la Industria y el Hogar "Sumca, S. A.". en virtud de demanda interpuesta noria primera, en la que ejercita acción para que se declarase que la actuación de la demandada constituye una violación de su derecho exclusivo que posee, sobre el modelo de utilidad 216.598. con las demás peticiones de condena a la demandada, la cual, a su vez reconvino para que se declarase la nulidad de dicha patente; en aquella sentencia se desestima la demanda, estimando la reconvención y declarando la nulidad del modelo de utilidad citado; lodo ello, por cuanto consta en su fundamento jurídico 2.- "La actora es efectivamente titular del modelo de utilidad 216598 pero este modelo como ha quedado suficientemente demostrado en este procedimiento carece de absoluta novedad ni siquiera relativa, ningún perjuicio so puede deducir como producido por parte de la demandada contra "Imanas España" por cuanto la razón exclusiva de este supuesto perjuicio cabe buscarla en la identidad entre su modelo de utilidad y la esponjilla comercializada por Sumca y es lo cierto que el objeto reivindicado por ese modelo se encuentra dentro del estado de la técnica caducado y del dominio público, existiendo multitud de estropajos en el mercado con las mismas características entre si, con respecto al estropajo objeto del litigio. También de las pruebas practicadas en autos no existe identidad entre los embalajes de los respectivos productos, no dándose confusión entre los mismos. Por lo que procede desestimar la demanda y estimar la reconvención, ya que existe justificación suficiente obtenida de la prueba practicada para obtener la declaración de nulidad del Modelo 216.598. No dándose por tanto ningún daño ni violación a la adora, según se acredita igualmente por la prueba efectuada...", argumentándose en el fundamento jurídico 4.º que es de aplicación el art. 6.º de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo de 1986 así como, su art. 8º y 143 y concordantes de la Ley de Patentes : en cuanto a la reconvención según su fundamento jurídico 5.º, en relación con la aplicación de los arts. 143. 145 y 146 de la Ley de Patentes , se dice, que para obtener un modelo de utilidad, es preciso haber realizado alguna invención, o haber encontrado un sistema nuevo para la fabricación o uso de cualquier objeto; para valorar hasta que punto es novedoso, habrá que tener en cuenta todo lo que hasta el momento de dicha solicitud haya sido publicado o utilizado añadiéndose que en "el modelo de utilidad 216.598 no se producen ninguna de estas características puesto que el estropajo de viruta metálica reivindicado en dicho modelo se encuentra anticipado por la patente USA 1862263 así como por las Patentes 401433 y 432314. "Se declara la nulidad de la Protección del modelo de utilidad cuando un objeto no sea susceptible de protección, conforme a lo dispuesto en los arts. 143, 145 y 146 y en el título II de la presente Ley en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados". El art. 153 de la Ley de Palenics . "El registro no examinará ni la novedad ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción, ni exigirá el informe sobre el estado de la técnica previsto para las Patentes de invención..."", por lo que procede dictar la sentencia aducida, que fue objeto de recurso de apelación por la demandante, y resuello por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, de 19 de junio de 1991 . en sentido estimatorio declarando los derechos interesados en la demanda, según la parle dispositiva que se ha mencionado, todo ello, a resultas de la siguiente ratio decidendi: que -según su fundamento jurídico 1.º-, las razones en que se apoya la decisión de la instancia, son que el modelo de utilidad controvertido se encuentra dentro del "estado de la técnica" y anticipado suficientemente, y que, carece de absoluta novedad al ser de expresa aplicación los arts. 6 y concordantes que se citan, de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo ; y en el fundamento jurídico 2.º se razona, que la legislación aplicable es el Estatuto de Propiedad Industrial, y no la que, por error manifiesto aplica el Tribunal de instancia, esto es, la Ley de Patentes, pues las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial, son las que deben regir las patentes y los modelos de utilidad, concedidos de acuerdo con esas normas, salvo los Títulos que se relacionan en la Disposición Transitoria VII de la Ley ; que en consecuencia, la nulidad de un modelo de utilidad no puede lograrse conforme a la normativa de esa Ley de 1986 -art. 6 y 8 , relativos al estado de la técnica-, sino que la nulidad habrá de fundarse, conforme a las normas previstas en el Estatuto, esto es, o bien por falta de novedad, en el concepto que se hace de los arts. 178.3.º y 180 , y así como, que esta falta de novedad debe ser relativa, pues se requiere la divulgación y la práctica del modelo de utilidad, solo en el territorio español; de aquí -se continua-, que en este caso, haya que descartar a la patente norteamericana -que se aduce de adverso-, como suficiente prueba para perjudicar la novedad del modelo de utilidad registral a nombre de la recurrente; que, en conclusión, la falta de novedad de un modelo de utilidad, no puede resultar por aplicación del estado actual de la técnica", conforme a la normativa de la Ley dePatentes; que la protección de un modelo de utilidad, -según su fundamento jurídico 3.º-, se apoya conforme al art. 171 , en la forma en que se ejecute y que de origen a un resultado nuevo; que lo que la ley exige, en definitiva, es que el modelo revista cierta importancia y trascendencia, y no sólo, modificaciones y ventajas accesorias; que en conclusión, destaca cuanto de forma literal se transcribe como factum decisorio en su fundamento jurídico 4.º, que dice así: centrada ya la cuestión y expuestos los principios que se derivan de la legislación aplicable, la Sala estima a la vista de las pruebas practicadas que el modelo de utilidad que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad Industrial española, reúne los requisitos necesarios de novedad, pequeña novedad si se quiere, que reivindica un estropajo de bucles metálicos realizados por torsión helicoidal de cinta laminada a partir de alambre y metal inoxidable, procedimiento que evita que el metal que se emplee en este tipo de estropajos se agrie y pierda resistencia mecánica inutilizándolo para los usos a que se les somete, y para resolver estos inconvenientes se ha sacado al mercado este modelo con excelente resultado según se justifica. Tampoco resulta de las pruebas practicadas que con anterioridad a la solicitud de entrada en el Registro, de 1 de noviembre de 1975, se fabricara otro modelo igual de estropajos metálicos o hubiera sido notoriamente divulgado en el territorio español - de publico conocimiento de comerciantes y consumidores-. Esta conclusión ajuicio de esta Sala, no se modifica tampoco por el contenido del informe pericial que fue ratificado y aclarado durante la sustanciación del recurso, pues el perito atendió más al hecho notorio de que son conocidos los estropajos metálicos desde hace mucho tiempo, lo que no se discute, y a las expectativas que ofrece el estado actual de la técnica, que a la concurrencia de la novedad del modelo que se enjuicia y a sus ventajas, las que tampoco puso en duda. Comparando las reivindicaciones de las patentes españolas núms. 401. 433 y 432314, con los del modelo de utilidad puede deducirse su notoria diferenciación de las primeras en relación con el modelo de utilidad de que se trata (folios 374 y 375) y que las variaciones que este último contiene no son accidentales. Por tanto, examinando en conjunto este informe y la ratificación posterior, no deduce este Tribunal nada en contra de la falta de novedad del modelo industrial que, como las patentes referidas, tiene igual razón para contar con la protección del Registro: conseguir una mejora en la utilización y empleo de los estropajos metálicos lo que se ha logrado, como suele ocurrir, con sucesivos inventos..."; por lo que, según su fundamento jurídico 5.º. procede la estimación total de la demanda, y la desestimación de la reconvención, a tenor de lo dispuesto en los arts. 50, 63 y 66 de la Ley de Patentes de 1986 , de aplicación a los modelos de utilidad, según la Disposición Transitoria VII de la misma, y los arts. 178.3 y 180.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; frente a cuya decisión, se alza el presente recurso de Casación integrado por un denso escrito de formalización con siete motivos, que se enjuician seguidamente por la Sala.

En el citado recurso, se articulan los siguientes motivos de casación: En el primero, al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciándose error en la apreciación de la prueba, basado en documentos obrantes en autos, que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios; al punto, en un amplio esfuerzo expositivo, se aducen como apoyo para acreditar dicho error, prácticamente todas las pruebas documentales incorporadas en autos; así se citan los documentos obrantes aportados por esta representación en su momento procesal oportuno, los documentos 1.1 y 1.2 del escrito de contestación a la demanda, referentes a la patente de invención americana núm. 1862.163 de 7 de junio de 1932; los documentos 3 al 8 del escrito de contestación a la demanda, el documento núm. 9. el documento núm. 13; frente a cuyos documentos, igualmente se añade en el motivo, se tienen en cuenta los aportados por la parte actora, entre ellos el documento núm. 9 y el núm. 5 de su demanda; afirmándose que, de los documentos de ambas partes, se desprende un resultado en orden a avalar adecuadamente la pretensión solicitada; insistiendo en que ninguno de los documentos anteriormente citados, han sido tenidos en cuenta por el Juzgador de instancia; igualmente, se hace constar la referencia al contenido de la prueba de confesión judicial de la parte actora; también se aduce documentos relativos a la publicidad en T.V. del producto "Nanas", de la actora; afirmándose que de estos documentos y pruebas adicionales, no se hace la más mínima alusión en la sentencia recurrida, por lo que, se concluye, en la inconsistencia de la sentencia dictada y que la no apreciación de tales documentos provoca el error denunciado. El motivo en sí debe descartarse porque aparte que en su densa exposición se viene en la práctica a examinar lodo el contexto documental incorporado en autos, lo que resulta inconsistente es la afirmación de que ninguno de estos documentos ha sido tenido en cuenta por la sentencia del Tribunal sentenciador, pues el factum transcrito en que apoya su decisión la sentencia, como literalmente aparece en su fundamento jurídico 4.1 . es demostrativo que aquélla se ha integrado por el conjunto probatorio, al escribirse que la Sala estima a la vista de las pruebas practicadas", en donde se ubican todos y cada uno de los documentos en cuestión; sin que la Sala tenga que anticipar el pormenor del examen y cotejo de los citados por cuanto que el error denunciado en la apreciación de la prueba, derivado de ésta transcripción es bien endeble, al carecer de la disciplina de la literosuficiencia y no ser éste recurso extraordinario una tercera instancia, lo que conduce a que no deban examinarse todos y cada uno de los documentos indicados, máxime que, como se ha indicado anteriormente, han sido objeto de apreciación conjunta por el Tribunal sentenciador, por lo que, el motivo ha de rehusarse, siguiendo así el criterio sentado, entre otros en la Sentencia de 21 de marzo de 1991 , cuya doctrina decía: La casación no es una tercera instancia, por ello no cabe, al amparo de la denuncia de errorrevisar toda la prueba (Sentencias de 1,15 y 27 de febrero, de 6 de marzo, de 3 de junio y 17 de junio, 3 de julio, 29 de septiembre. 2 y 10 de octubre. 6 y 15 de noviembre y 19 de diciembre de 1989 ), menos aún desarticularla cuando se ha valorado conjuntamente (Sentencias de 6, 9, 14, 15 y 16defebrero de 15 y 17 de marzo, de 5 de junio, de 7 de julio, de 29 de septiembre y de 16 de noviembre de 1989) y sacar sus propias conclusiones o deducciones cual hace el recurrente, para hacerlas prevalecer (Sentencias de 22 de enero y 9 de octubre de 1989 ); el documento de apoyo ha de ser literosuficiente revelador por sí mismo, sin necesidad de interpretaciones, hipótesis o inferencias, del error denunciado, y no estar contradicho por otras pruebas (Sentencias de 20 y 22 de febrero, 18 y 28 de abril, 23 y 27 de septiembre. 6 y 29 de noviembre y 5 de diciembre de 1989 ), ni las diligencias de reconocimiento judicial (Sentencias de 2 y 3 de febrero y 26 de julio de 1989 ) ni la inspección ocular ni las declaraciones testificales, aunque se hayan documentado (Sentencias de 19 y 22 de febrero, de 15 de junio de 20 de octubre y de 12 de diciembre de 1988 y 9 de mayo de 1989 )"; En los demás motivos del recurso, se denuncian las siguientes infracciones, ya por el antiguo núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el segundo : "Que el fallo infringe las normas del ordenamiento jurídico, por violación de la disposición derogatoria primera de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes , al afirmarse en la recurrida que la legislación aplicable es la del Estatuto de la Propiedad Industrial, y no la de dicha normativa específica; Y es más, se hace constar en el desarrollo del motivo, que hasta, en los propios escritos originarios de la parte actora la misma no tuvo inconveniente en apoyar el fundamento de su pretensión en la normativa de citada Ley de Patentes, y no en el Estatuto de la Propiedad Industrial. En el tercer motivo, con igual amparo procesal, se denuncia la infracción de los arts. 145 y 146 de la Ley de Patentes en relación con los arts. 49 y 174 del Estatuto de la Propiedad industrial; dedicándose en el desarrollo del motivo, a afirmar expresamente, como tesis nuclear, que incluso conforme a la nueva legislación, también el modelo controvertido se encontraba incurso en las causas de nulidad, que la nueva Ley de Patentes reconoce; que esa conclusión también se alcanza teniendo en cuenta lo que al respecto establecía el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial; afirmándose en el motivo. -en un amplio desarrollo-, que los requisitos para la concesión del modelo de utilidad, según las exigencias del antiguo Estatuto, son prácticamente análogas a los de la actual Ley de Patentes; diciéndose, que del análisis de las dos circunstancias "novedad" y "estado de la técnica", se comprenderá fácilmente, que esencialmente el concepto de modelo de Utilidad sigue siendo el mismo en la actualidad, ya que el concepto de novedad o falta de novedad que el antiguo texto recogía, sigue teniendo su plena vigencia, y es perfectamente asimilable al concepto del estado de la técnica, que así se le denomina en la nueva Ley de Patentes"; a continuación el motivo coteja los respectivos artículos tanto de la Ley, como del Estatuto (el art. 143.2 de la Ley, en relación con los 171 y 169 del Estatuto y demás artículos cuyo contraste contempla expresamente el motivo); concluyéndose literalmente que, "en definitiva, se puede observar, con independencia que se accione en base a una legislación o a otra, es lo cierto, que en el presente procedimiento la conclusión a que se llega es la misma, es decir el modelo de utilidad 216598, se encuentra anticipado por otra serie de registros que se encontraban ya en el fondo documental del Registro de la Propiedad Industrial, y no solo eso, sino que el estropajo de virutas metálicas, por las pruebas practicadas en los presentes autos, es archiconocido". En el cuarto motivo, se denuncia la infracción por inaplicación de los arts. 143 y 148 de la Ley de Patentes 11/1986, en relación con el 176 del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 1929 , analizado en el motivo anterior -se afirma-el requisito positivo de la palentabilidad, o exigencia de la actividad inventiva, se subraya que por los anteriores razonamientos "resulta paradójico el que la sentencia recurrida teniendo además como dalo cierto la inexistencia de prueba efectiva que demostrase científicamente esta pretendida utilidad nueva sin embargo afirme en su fundamento jurídico 4.º que se encuentre justificada las excelencias de resultados de la esponjilla que la sociedad "Nanas España" comercializa en base a su modelo de utilidad 216.598, en definitiva, no justificándose la actividad inventiva y la novedad que se pretende por la actora, y no teniéndose en cuenta por el Tribunal a quo que la inscripción de un modelo de utilidad no implica por se que el mismo aporte algo nuevo respecto a lo ya existente, debe prosperar el presente motivo casacional". En el quinto motivo, se denuncia la infracción de los arts. 147 y 23 de la Ley de Patentes, en su relación con los 104 y 105 del antiguo Estatuto por cuanto, no se ha acreditado la actividad inventiva necesaria para la concesión del correspondiente modelo de utilidad que requieren ambos preceptos, tanto de la ley, como del Estatuto; subrayándose, la consecuencia que se deriva de la inexistencia del requisito de la propia invención y de la falta de la designación del inventor en el modelo de utilidad controvertida; en el sexto motivo, se denuncia la infracción del art. 38 de la Constitución Española y los arts. 32. 34 y 36 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, afirmándose, que, conforme a normativas anteriores, ha quedado demostrado, (en relación con el modelo de utilidad controvertido), el acaecimiento de dos defectos esenciales, que impiden que se reconozca su validez: 1º) Que dicho modelo de utilidad no tiene inventor, e infringe el principio de la propia invención, y carece de aportación creadora;

2. ) Que citado modelo de utilidad, carecía del requisito de la novedad en la fecha que se solicitó, esto es en el año 1975. por lo que se han infringido los citados preceptos, esto es, el 38 de la Constitución Española y los arts. 32. 34 y 36 del Tratado de la Comunidad Europea. En el séptimo motivo, se denuncia la infracción por violación de los arts. 62 y 63 de la Ley de Patentes , en relación con el art. 66.1 de la citada ley ; resaltándose las consecuencias que se producen, cuando existe la violación base de la pretensión, y que se contemplan en los citados artículos, posibilidad de ejercitar acciones por la persona afectada por dichaviolación -art. 62 -, las peticiones que dicho lesionado puede ejercitar, -art. 63 -, y sobre todo, la concesión y alcance de daños y perjuicios -art. 66-1 .º- conferida por la sentencia recurrida; terminándose afirmando que, es inconsistente el pronunciamiento al respecto, por cuanto que ningún derecho ni lesión se puede causar a quien ostenta un derecho caducado; ninguna indemnización puede establecerse a su favor, por lo cual, procede, en definitiva, que se dicte una resolución anulando la sentencia recurrida.

La Sala, en la valoración conjunta de los motivos que han quedado preinscritos, señala su objetivo común de que se revoque la sentencia apelada, y se desestime la demanda ejercitada por la actora en la cual, se pretendió, como se reconoció jurídicamente que la actuación de la demandada constituye una violación del derecho exclusivo que posee la demandante sobre el modelo de utilidad núm. 216598, al utilizar el modelo de utilidad llamado "Nanas", condenando a la demandada a cesar en la distribución del estropajo "Luster", e indemnizando a esa parte, en los correspondientes daños y perjuicios, y que, asimismo, se rechazo la correspondiente reconvención de declarar la nulidad de dicho modelo de utilidad; y en el juicio censor de los mismos, ha de rehusarse el conjunto de tales motivos, por las siguientes razones:

1. "Que el controvertido modelo de utilidad núm. 216598, fue otorgado en el año 1976 a la actora, en virtud de la solicitud de entrada en el Registra, de 11 de noviembre de 1975, consistente -fundamento jurídico 4.º-en un estropajo de bucles metálicos, realizados por torsión helicoidal de cinta laminada, a partir de alambre de metal inoxidable: procedimiento que evita que el metal que se emplee en éste tipo de estropajos se agrie y pierda la existencia mecánica, utilizándolo para usos a que se le somete, por lo que para resolver estos inconvenientes, se ha sacado al mercado éste modelo con excelente resultado, según se, justifica"; b) Que como cuestión prioritaria, en cuanto a la normativa aplicable, habrá de confirmarse la decisión adoptada por la sentencia recurrida, frente a la tesis aducida por la demandada, y ello al margen del paralelismo que sostiene el propio recurso entre las exigencias de ambas normativas, ya que las disposiciones específicas de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 núm. 11/1986 de la Jefatura del listado al respecto, coinciden con las del Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930 pues al prescribir la Disposición Derogatoria, de aquella en su apartado 1º a) que se derogan del Estatuto de la Propiedad Industrial, entre otras, las normas establecidas en los Títulos IV , es obvio, que habrá de entenderse que a partir de la vigencia de esa Ley de Patentes, toda la disciplina referente a los modelos y patentes de utilidad, habrán de contemplarse a tenor de lo dispuesto en tal normativa y en particular, en los artículos correspondientes a las incidencias o vicisitudes de que se trate; que avala además lo anteriormente establecido, la propia Disposición Transitoria 7.º de dicha Ley de Patentes , al fijar que las patentes y los modelos de utilidad concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial, se regirán por las normas de dicho Estatuto (en esa idea la tesis, entre otras la Sentencia de 30 de septiembre de 1991, de esta Sala ), esto, no obstante, les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los Títulos y Capítulos de la presente ley que se anuncian seguidamente, entre otros, apartado B. Título VII. sobre acciones por violación del decreto de patentes, arts. 62 y siguientes de la Ley lo cual, habrá de entenderse en el sentido de que, tras la preexistencia de una titularidad sobre el modelo de utilidad (como en el caso controvertido), concedida al amparo de la legislación anterior en 1976 deviene consecuente, que la tutela correspondiente a dicho titular, en los casos de que por cualquier otra entidad se incurra en una conducta violadora de su derecho, habrá de acomodarse a la disciplina de la nueva normativa justamente, contenida en ese Título VII, que contempla las acciones por violación del derecho de patente, -arts. 62 y siguientes-, que es lo ocurrido en el caso de autos, al tratarse de la titularidad de una patente conforme al derecho preexistente, y que hoy se encuentra bajo la garantía de los derechos y acciones reconocidas en la vigente Ley de Patentes; c) Acreditada, pues, la aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial al caso controvertido, se resalta el detallado estudio de cotejo comparativo, que en los distintos motivos del recurso se efectúa, en el sentido de que básicamente y en lo fundamental, la disciplina y requisitos tanto de concesión de las patentes de utilidad, como las acciones correspondientes en caso de violación del derecho concedido, coinciden, -como se dice-, en esencia en el Estatuto de la Propiedad Industrial y en la actual Ley de Patentes; y así destaca, al tener que someterse la controversia a la indicada aplicación del Estatuto, que la patente controvertida a favor de la adora reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos al amparo de la disciplina del articulado estatutario, según la ratio decidendi que aparece en el factum transcrito del fundamento jurídico 4.º de la sentencia recurrida, esto es con respecto al art. 171 del Estatuto sobresale, que tal modelo de utilidad núm. 216598 . reúne los requisitos de la novedad en los términos que se han indicado anteriormente; igualmente, en cuanto a la utilidad, efectivamente, las ventajas que al respecto se confieren o se derivan del uso de dicho modelo, están perfectamente reconocidas en el factum al decir que los inconvenientes indicados se evitan con tal producto, con excelentes resultados en el mercado con lo que se cumple el objetivo básico del genérico art. 49 del Estatuto de Propiedad Industrial en relación con el específico 171 en los términos fijados, entre otras, en Sentencia de 8 de julio de 1991 "El art. 46 del Estatuto de Propiedad Industrial , en cuanto previene que puede ser materia de patente todo perfeccionamiento que tenga por objeto modificar algunas ventajas sobre lo ya conocido, atiende más que al resultado o producto, al procedimiento para obtenerlo mediante la obtención de ventajas sobre lo ya conocido, que crear una originalidad industrial representando una perfección respecto a otra previamente conocida, consecuencia de una modificación de las condiciones esenciales, pues lo contrario inevitablemente conduciría al absurdo, ycomo de tal índole rechazable de impedir la evolución industrial y con más precisión la perfección esencial en toda actividad en ella Sentencias de 25 de julio de 1957, de 29 de noviembre de 1958, de 27 de enero de 1959, de 24 de enero y de 4 y 14 de diciembre de 1964, de 20 de octubre de 1965, de 26 de enero, de 30 de junio, de 20 de octubre y 3 de diciembre de 1966 )", siguiendo así la tesis sostenida entre otras en Sentencia de 23 de noviembre de 1992 , "... De esta manera los modelos de utilidad y conforme al Estado de Propiedad Industrial, han de contar sustancialmente con los soportes siguientes: a) la novedad, a la cual se refieren los arts. 166, 171, 173 y 176 del Estatuto en cuanto efectivamente surgen como consecuencia de una actividad de perfección inventiva, han de presentarse como nuevos tanto en su forma extrema como en la función a que vayan a ser destinados b)Que la novedad lograda genere utilidad, produciendo beneficios, ventajas técnicas o económicas o de cualquier tipo anreciables, evaluables y susceptibles por ello de aplicación industrial-, lijados así los dos elementos que integran el concepto del modelo de utilidad, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido en cuanto al requisito de la novedad, que, dice la citada Sentencia de 12 de junio de 1986, "la verdadera doctrina conforme al núm. 3 - del art. 49 del Estatuto , es que no pueda considerarse como nuevo y por tanto, protegible "lo que sea de dominio público", pero sin que esta circunstancia suponga tampoco la imposibilidad de obtener nuevos modelos de utilidad que, aun basándose en otros anteriores, caducados o no, aporten ese beneficio, economía o mejoramiento a que se refiere el art. 171 del Estatuto , lo que iría en contra de la finalidad perseguida al proteger el progreso industrial Sentencia de 12 de marzo de 1963 "; por otra parte, como recoge la citada Sentencia de 12 de junio de 1986 es doctrina de esta Sala 1ª de que "dependiendo la justificación de la impugnación del resultado que ofrezca los diversos medios probatorios aportados al proceso y siendo la apreciación de aquel resultado de la competencia del Tribunal de instancia se revela, en definitiva, la apreciación de la falta de novedad, según tiene reconocido entre otras, las Sentencias de esta Sala de 25 de febrero, de 20 octubre de 1965 "; que asimismo, no acaece el obstáculo previsto en el art. 174 del Estatuto , por cuanto se hace constar expresamente sobre la exclusividad, que, tampoco resulta de las pruebas practicadas, que con anterioridad a la entrada de la solicitud en el Registro, en 11 de noviembre de 1975 ni de su posterior concesión de la patente en 11 de noviembre de 1976, se fabricara otro modelo igual de estropajo metálico o que hubiera sido notoriamente divulgado en el territorio español, - art. 178 -, sin que a ello obste la conclusión del informe pericial (por lo demás, apreciado por la Sala en su fundamento jurídico 4.º en debida forma en torno de la discrecionalidad concedida a los arts. 1243 del Código Civil y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que prácticamente somete su cometido profesional, a la incidencia de la normativa de la nueva Ley de Patentes, en relación con los principios generales de los arts. 6.° y 7 .a, en cuanto al acreditamiento del estado de la técnica (como es sabido, se integra dicho concepto en los términos previstos en el art. 145-1 y 2 de la citada Ley de 20 de marzo de 1986 , al decir: "El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio... 2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior"; y con respecto al requisito de que se acredite la invención a que se refiere el art. 175 del Estatuto , igualmente, tampoco se deriva de ese factum, que la solicitud de entrada en el Registro, no reuniera los requisitos a que se refiere dicho efecto; y en cuanto a la denuncia de los preceptos que se indica en el motivo sexto , art. 38 de la Constitución Española y 32, 34 y 36 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, basta con reproducir la respuesta ante un litigio semejante de la Sentencia dictada por la Sala de 23 de noviembre de 1991 "Es claro que el reconocimiento del derecho de propiedad industrial en cualquiera de sus manifestaciones no vulnera el principio de libertad de empresa que sanciona el art. 38 de la Construcción, puesto que el ejercicio de esos derechos no supone por sí solo un ataque a la competencia, principal manifestación de la libertad de empresa, como dice la Exposición de motivos de la Ley 16/1989, de 17 julio (RCL. 1989, 1591 ), de Defensa de la Competencia y únicamente en el caso de que implique alguna de las conductas prohibidas por el art. 1.° de dicha Ley podrá hablarse de infracción de ese principio constitucional rector de nuestra organización económica"; otro tanto cabe decir respecto a la infracción que se aduce de los arts. 32. 34 y 36 del Tratado de la Comunidad Económica Europea: el ordenamiento comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconocen la competencia de los Estados miembros para la regulación de los derechos de propiedad industrial, y así en el art. 35 se establece que "las disposiciones de los arts. 30 a 34 , ambos inclusive, no serán obstáculos para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros" referido este precepto a la libre circulación de mercancías, el Tribunal de Justicia reconoció en Sentencia de 8 de junio de 1971 que las excepciones a la libre circulación de mercancías derivadas de los derechos de propiedad industrial "están justificadas para salvaguardar los derechos que constituyen el objeto específico de esa propiedad", objeto específico que, en relación al derecho de patentes, la Sentencia de 31 de octubre de 1974 dijo ser "esencialmente asegurar al titular, conel fin de recompensar el esfuerzo creador del inventor, el derecho exclusivo a utilizar un invento con miras a la fabricación y primera puesta en circulación de los productos industriales, bien directamente o bien mediante la concesión de licencias a terceros así como el derecho a oponerse a toda imitación fraudulenta" por todo ello, ha de rechazarse el motivo" por lo razonado, se concluye, que citado modelo de utilidad reúne los requisitos que se exigen en esa normativa, y, que asimismo, la conducta de la parte demandada, en cuanto realiza actos consistentes en proceder a la distribución de otros estropajos -los de su patente-, que venían a reproducir la esponjilla de la actora amparada en susodicha Patente núm. 216598, y que se comercializaba bajo la marca -Luster" con patente anticipada USA núm. 1862263 y núms. 401433 y 432314. constituyendo justamente el efecto de la violación de su derecho exclusivo que posee la demandante sobre el modelo de utilidad controvertido: procede pues, por lo expuesto, actuar conforme a la tutela derivada de la normativa vigente, a tenor de lo consignado en el fundamento jurídico 5.u de la sentencia, lo que conduce a la estimación de la demanda y la desestimación de la reconvención, en donde se solicitaba la nulidad de la patente en cuestión, que no procede, por lo razonado: e igualmente, se subraya que ese efecto derivado de la tutela de los arts. 50. 63 y 66 de la Ley deberá enderezarse al reconocimiento del derecho de la actora condenando a la demandada al cese de la violación en el uso de su patente, lo cual, conduce, pues, a la fijación de su derecho a la indemnización por daños y perjuicios, cuya cuantía deberá acreditarse en ejecución de sentencia, tal y como ha acordado la sentencia recurrida; por lo que con el rehuse de todos y cada uno de los motivos del recurso, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida, con los demás efectos derivados.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por "Suministros para la industria y el hogar "Sumca. S. A". contra la sentencia pronunciada por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 19 de junio de 1991 , condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso, y a su tiempo comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a (a misma de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.-Eduardo Fernández Cid de Temes.-Luis Martínez Calcerrada y Gómez.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Luis Martínez Calcerrada y Gómez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Bazaco Barca.-Rubricado