STS, 26 de Octubre de 1994

Apelada la anterior sentencia por la representación de don Carlos Alberto , la SecciónUndécima de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia con fecha 2 de julio de 1991 , cuyo fallo dice literalmente así: Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Carlos Alberto , contra la Sentencia dictada con fecha 11 de octubre de 1990 por el Iltmo. Magistrado Juez de Primera Instancia, núm. 9, de Barcelona , en autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 406/1987, instados por don Carlos Alberto , contra "Nestlé, Anónima Española de Productos Alimenticios", debemos confirmarla y la confirmamos íntegramente, haciendo expresa condena de las costas de esta alzada al apelante.

Notificada la resolución anterior a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de don Carlos Alberto , con amparo en los siguientes motivos: Motivos de casación. Primero. En este motivo del recurso se denuncia, al amparo del núm. 4.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , el error craso en la apreciación de la prueba en que, ajuicio de esta parte recurrente, incurre la sentencia objeto del recurso, al establecer literalmente en el segundo de sus fundamentos jurídicos que "de la comparación de las marcas en litigio, "Toscaf y "Bonka", se comprueba que ambas son denominativos gráficos, sin que en ninguno de ellos predomine el gráfico discutido, un antiguo molinillo manual de café y sí el nombre de las marcas con utilización de distintos colores..., etc.". Esta aseveración, sobre desconocer la materialidad de diez de las marcas registradas del recurrente, en las que, de manera indudable prima el elemento gráfico sobre el denominativo o éste es inexistente, pugna abiertamente con el hecho que la Sentencia parece ignorar de que, además de las marcas del recurrente, la acción ejercitada por éste se fundamenta en el mejor derecho adquirido por el Registro de un dibujo industrial, núm. 11.752, prioritario, en el que la reivindicación se concreta, única y exclusivamente, sobre el diseño del antiguo molinillo manual, toda vez que carece de inscripción o leyenda alguna. Segundo. Motivo que se articula al amparo del núm. 5.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de aplicación indebida del art. 124.5.º del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929 , al establecerse en el fundamentó jurídico segundo de la sentencia que se recurre, directamente determinante del fallo, que el dibujo o diseño de un molinillo manual antiguo constituye un signo genérico para los cafés y, como tal, no susceptible de reivindicación en exclusiva, con olvido de que, de las diecinueve marcas propiedad del recurrente en las que figura aquel diseño del molinillo, tan sólo once están concedidas para cafés, siendo las ocho marcas restantes distintivas de otros productos muy diferentes, con independencia de que el molinillo en cuestión por constituir un objeto antiguo y en desuso, convertido en pieza de anticuario y destinada a la decoración, no puede ser tenido por genérico para señalar cafés, además de ser idóneo para moler otro tipo de granos. A mayor abundamiento, la aplicación del art. 124.5.º del Estatuto de 1929 al supuesto del recurso es defectuosa en pura técnica jurídica, por cuanto ya en la fecha de la Sentencia de primer grado se encontraba derogado aquel precepto y sustituido por el art. 11.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , sin que el Derecho transitorio arbitrado por ésta autorizase la aplicación de las normas sustantivas del Estatuto. Tercero. Infracción por violación del art. 31 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por cuanto la Sentencia recurrida fundamenta su denegación de prosperidad a la acción cesatoria o de violación ejercitada por el recurrente en la falta de identidad entre los diseños gráficos enfrentados, no obstante reconocer explícitamente que ambos son "muy semejantes" (fundamento jurídico segundo), siendo así que es también la semejanza, precisamente, y no sólo la identidad la razón que la Ley otorga para la viabilidad de aquella acción. Se formula este motivo al amparo del núm. 5 .° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuarto . Motivo por el que, al amparo del núm. 5º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia la infracción, por violación, del art. 6.° del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929 , en relación con el art. 182 del mismo cuerpo legal, vigente en lo que respecta a modelos y dibujos industriales, por cuanto la sentencia que se recurre desconoce en su desarrollo, la protección debida al dibujo industrial núm. 11.752 , del que es titular el recurrente, que reivindica el mismo diseño del molinillo o manual antiguo llevado a las marcas; registro de dibujo industrial que confiere a su titular derechos que han sido ignorados en la sentencia, entre los que se encuentra el de perseguir civil y criminalmente ante los Tribunales a quienes lesionen sus derechos.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Eduardo Fernández Cid de Temes.

Fundamentos de Derecho

El hoy recurrente, don Carlos Alberto , ejercitó, en cuanto aquí interesa, una acción derivada de la inscripción en el Registro de unas marcas a su nombre, solicitando que se declarase que la inclusión por la demandada sociedad "Nestlé, AEPA" en los envases y propaganda que venía haciendo del café "Bonka" del gráfico o dibujo de un molinillo de café antiguo y manual, constituye una imitación de sus propias marcas registradas que tenía cedidas a "Toscaf, S. A.", y que las marcas "Bonka" se usaban de manera diferente a como le habían sido concedidas. Opuso la demanda que el dibujo del molinillo era distinto, tratándose, en todo caso, de una concepción gráfica genérica y que tenía inscrito a su nombre desde 1920, el gráfico de un molinillo antiguo similar, por lo que formuló reconvención. El Juzgado desestimó tanto la demanda como la reconvención y dado que su Sentencia fue apelada sólo por el actor,confirmándose por la Audiencia, la casación contra la sentencia de ésta se circunscribe a la demanda.

El primer motivo del recurso, cuyo enunciado se recoge de modo literal en los antecedentes de esta resolución, se ampara procesalmente en el núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia error en la apreciación de la prueba, citando como documentos de apoyo los acompañados a la demanda con los núms. 11 al 20, consistentes en las diez certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial acreditativas de las marcas del recurrente y el dibujo industrial 11.752, que reivindica única y exclusivamente el diseño del molinillo, sin leyenda o denominación alguna, encontrándose el error en la afirmación de la Sala de que "de la comparación de las marcas en litigio, "Toscaf y "Bonka", se comprueba que ambas son denominativos gráficos sin que en ninguno de ellos predomine el gráfico discutido un antiguo molinillo manual de café y sí el nombre de las marcas con utilización de distintos colores... etc.", desconociendo, dice en el desarrollo, que "De estas diez marcas registradas, la primera, núm. 910.827 no lleva más leyenda o denominaciones que "Cafés el" y a continuación el molinillo distintivo, siendo genéricas y, por tanto, no reivindicables ambas leyendas. Las restantes, además del artículo "El" que precede al molinillo, llevan la leyenda "Toscaf" en letras tan pequeñas, con relación al conjunto de la marca, que sólo resultan legibles con lupa en los facsímiles de las certificaciones. Lo que verdaderamente ocupa el centro de las marcas con dimensiones notables, respecto de su conjunto, es el molinillo antiguo manual". Y más adelante reitera que el dibujo industrial (doc núm. 22 de la demanda) constituye "fundamentación básica" y reivindica única y exclusivamente el diseño del molinillo, por todo lo cual insiste en que es errónea la afirmación de que "en ninguno de los registros enfrentados predomina el gráfico discutido".

El motivo ha de decaer por múltiples razones: 1.° Es doctrina reiterada y constante, por ello de ociosa cita, que para el ordinal que nos ocupa no sirven de apoyo los documentos básicos del escrito rector y los ya examinados por la Sala de instancia porque ello revela que no se acusa error en la apreciación de la prueba, sino en su valoración, lo que ha de atacarse por otro cauce y con cita de la norma de hermenéutica que se considere infringida. 2º En la concesión del dibujo 11.752 se consigna de modo literal "Este dibujo industrial, aplicable a la ornamentación de envases, consiste en la representación de un molinillo manual de café", describiéndose a continuación, lo que implica que en la realidad del mercado el dibujo sólo podrá considerarse objeto de usurpación si es idéntico al registrado y, a virtud del principio de globalidad, en visión conjunta con el envase al que ornamenta, por lo que continúa siendo válida la afirmación de la Audiencia, máxime cuando sigue diciendo "... y aunque el gráfico es muy semejante, no son idénticos, pues el "Toscaf" representa un molinillo manual de café con vista frontal, simulando un cajón cerrado, y el "Bonka", también de representación frontal tiene el cajón abierto y el mango en dirección opuesta, gráfico que en ambos casos sirve para identificar un producto, el café molido, por lo que es una indicación gráfica de carácter genérico, que conforme al art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial , no pueden ser admitidos en el registro como marcas pero es que además al ser los envases tan distintos de ninguna manera puede producir confusión en el público consumidor, porque el fin perseguido por la Ley es el de eliminar la posibilidad de inducir con la semejanza a error en los consumidores, haciéndoles aceptar productos distintos a los que desean adquirir, Sentencia de 19 de abril de 1985...". 3 .° El concepto de semejanza (aludida en el núm. 1 del art. 124 del Estatuto ), constituye un concepto jurídico indeterminado cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en función de todos los datos, con visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los elementos de la marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética, gráfica o mixta, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, debiendo seguirse las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, con arreglo a la sana critica, o al buen sentido, como sentido común y no técnico, criterios todos que llevan a la conclusión de que en el caso que nos ocupa no cabe confusionismo. 4.º Aun con cuanto antecede, examinando los documentos en que se basa el recurso y comparando los molinillos en litigio, se observan, dentro de esa semejanza, unas profundas diferencias, pues si el del dibujo del actor se realiza de frente y con visual a la misma altura del objeto, el de "Bonka" se contempla de manera oblicua, de costado y desde arriba o con mayor altura, lo que permite ver y dibujar sus laterales y parte superior; el primero se representa sólo por cuadros, rectángulos y semicírculos con otro descentrado, mientras que, repetimos, el segundo dibuja los laterales y la parte superior; el registrado representa con un rectángulo el cajón en que se recoge el café molido, mientras que en el de "Bonka", que está abierto, se ve la parte interior del cajón; la tapa se representa en el registrado por el actor con dos semicírculos, descentrado uno respecto al otro, y en el de "Bonka" se ve la tapa entreabierta con algunos granos de café dentro. 5.º El propio recurrente desecha para fundamentar su recurso la marca núm. 910.827 al no llevar "más leyendas o denominaciones que "cafés el" y a continuación el molinillo distintivo", por ser genéricas y no reivindicables ambas leyendas. 6.º Si el dibujo registrado es para ornamentar envases, no puede entenderse que reivindica el objeto (molinillo), sino el dibujo en sí, ese concreto dibujo, no otro, aunque represente el mismo objeto (genericidad) y tampoco puede entenderse reivindicado el objeto que evoca, pues en tal caso primaría el dibujo inscrito en 1920 por los causantes de la actora, más parecido al del actor en cuando dibuja el objeto de frente, pero conteniendo idéntica evocación, razones, sin duda, que hicieron decir a la Audiencia "... máxime cuando la demandada tiene inscritas varias marcas internacionales a su nombre con el dibujo de un molinillo de café, por lo que nos encontramos anteun caso de doble inmatriculación, por lo que no es de aplicación el art. 14 del citado Estatuto ".

En definitiva: La semejanza descrita, con las discrepancias reseñadas, no tiene entidad suficiente para alcanzar la protección jurídica pretendida.

El motivo segundo, también recogido de modo literal en los antecedentes de esta resolución, busca amparo, como los dos siguientes, en el núm. 5º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y denuncia aplicación indebida del art. 124.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial , al entender la sentencia recurrida que el diseño del molinillo manual antiguo constituye signo genérico para los cafés, con olvido de que ocho de las marcas son distintivas de otros productos, aparte de que al constituir un objeto antiguo y en desuso no puede ser tenido por genérico para señalar cafés. Entiende, además, que el precepto está derogado, por cuanto al dictarse Sentencia regía ya el art. 11.1.a) de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988 (Ley 32 de tal año), sin que el Derecho transitorio arbitrado autorizase la aplicación de las normas jurídicas sustantivas del Estatuto, ya que la disposición transitoria quinta establece que "las acciones judiciales que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado", pero la transitoria segunda dice que las marcas y otros signos concedidos conforme al Estatuto se regirán por la presente Ley.

Tampoco este motivo puede prosperar porque, respecto a lo primero, se olvida que, aplicando una u otra normativa, lo genérico no tiene validez para constituir marca, aparte de que ya se ha dicho que la semejanza entre uno y otro molinillo, tanto respecto del objeto como de lo que el dibujo evoca, carece de entidad jurídica suficiente para generar lo que se pretende, pudiendo reivindicarse el dibujo industrial solamente en la forma en que se describió, con diferencias notables respecto al de la demandada, lo que origina que se esté haciendo supuesto de la cuestión y que, en todo caso, el fallo al que habría de llegarse será el mismo que el impugnado. Respecto al segundo problema, tampoco puede entenderse, a la vista de las transitorias citadas, que durante la sustanciación del proceso pueda cambiarse el derecho sustantivo aplicable pues lo impide la perpetuatio jurisdiccionis, habida cuenta que el derecho alegado constituye uno de los componentes de la causa petendi.

El motivo tercero alega infracción del art. 31 de la nueva Ley de Marcas , en cuanto se prohibe la utilización de un signo idéntico o semejante.

El motivo ha de decaer en cuanto ha quedado aclarado que, con una u otra legislación, la semejanza, como concepto jurídico indeterminado, ha de alcanzar una entidad de la que carece en el caso que nos ocupa para alcanzar protección jurídica, debiendo remitimos a lo expuesto en los fundamentos anteriores: Aquí no existe una semejanza que pueda inducir a error o confusión en el mercado el sentido de la sentencia recurrida y como en ningún caso podría llegarse a alterar su fallo, causa suficiente para impedir la casación.

El último motivo, en fin, denuncia infracción de los arts. 6º, en relación con el 182 del Estatuto de la Propiedad Industrial , en cuanto la Sentencia recurrida no presta la protección que debe al dibujo industrial de la actora núm. 11.752 .

El perecimiento del motivo es también obligado pues, si es cierto que en esta materia sigue vigente el Estatuto y que, según su art. 182 , "se entenderá por dibujo industrial toda disposición o conjunto de líneas o colores, o líneas y colores, aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinado", no es menos cierto que han quedado consignadas las divergencias de uno y otro molinillo, la imposibilidad de que induzcan a confusión e, incluso, la mayor similitud entre el de la demandada y el que se reivindica, que entre éste y el impugnado, a más de que el del actor sólo puede reivindicarse en los estrictos términos en que quedó inscrito.

Por imperativo legal (art. 1.715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), al no haber lugar al recurso han de imponerse las cosías del mismo al recurrente, con pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora doña Paloma Valles Tormo, en nombre y representación de don Carlos Alberto , contra la Sentencia dictada, en 2 de julio de 1991 por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona ; condenamos a dicho recurrente al pago de las costas; decretamos la pérdida del depósito constituido, alque se dará el destino legal; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndose los autos y rollo de Sala que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Alfonso Villagómez Rodil. Eduardo Fernández Cid de Temes. Mariano Martín Granizo Fernández. Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Eduardo Fernández Cid de Temes, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Cortés Monge.-Rubricado.