STS, 27 de Mayo de 1994
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:1994:11891 |
| Fecha de Resolución | 27 de Mayo de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 2.017.-Sentencia de 27 de mayo de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don Fernando Cid Fontán.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Marcas. Similitud gráfica o fonética.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 3, 13, 20 y 26 de febrero, 7, 20 y 26 de marzo, 18 de
abril, 21, 22, 28 y 30 de mayo, 2, 14 y 17 de junio, 3 de julio y 9 de octubre de 1975.
DOCTRINA: El factor conceptual o semántico debe ser utilizado de modo indirecto o como
circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el
mercado, más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero
tal criterio indirecto, excepcional o accesorio no puede tener nunca eficacia calificadora directa
desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la
semejanza proclive a la confusión y tan sólo aparece mencionado marginalmente con ocasión de
perfilar la función distintiva de las marcas respecto de productos similares.
En la villa de Madrid, a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
En el recurso contencioso-administrativo núm. 5.005/91, en grado de apelación interpuesto por «The Hearst Corporation», representado por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, con la asistencia de Letrado, contra la Sentencia núm. 461 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso núm. 449/89, con fecha 12 de diciembre de 1990, sobre marca, habiendo comparecido como parte apelada la Administración General del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado. Y siendo Ponente el Excmo. Sr. don Fernando Cid Fontán.
Antecedentes de hecho
Con fecha 3 de octubre de 1986, doña Melisa solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la concesión de la marca núm. 1.165.965 «Cosmonews» para proteger productos de la clase 16, publicaciones, formulándose oposición «The Hearst Corporation», titular de las marcas núm. 517.896 «Cosmopolis» para productos de la clase 16, lecturas y publicaciones y la núm. 615.119 «Cosmopolitan» para productos de la clase 16, impresos, diarios, periódicos y revistas, dictando acuerdo el Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de abril de 1988 concediendo la marca solicitada y contra cuyo acuerdointerpuso recurso de reposición «The Hearst Corporation», que fue desestimado por resolución de 19 de
junio de 1989.
Contra la anterior resolución se interpone por «The Hearst Corporation», recurso contencioso-administrativo que tramitado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en el que recayó Sentencia de fecha 12 de diciembre de 1990 cuya parte dispositiva dice: «Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto en nombre y representación de "The Hearst Corporation" contra el acuerdo de concesión del registro de la marca número 1.165.965 "Cosmonews", dictado por el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de abril de 1988, así como contra la desestimación expresa del recurso de reposición interpuesto, de fecha 19 de junio de 1989; confirmamos dichos actos por hallarse ajustados a Derecho, sin hacer expreso pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas».
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de apelación núm.
5.005/91 en el que las partes se han instruido de lo actuado y presentado los correspondientes escritos de alegaciones; habiéndose señalado para la votación y fallo el día 20 de mayo de 1994, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
Fundamentos de Derecho
La parte apelante pretende la revocación de la sentencia de instancia alegando que el tribunal a quo, no ha apreciado en debida forma la prohibición contenida en el núm. 1.° del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial por existir semejanza fonética y gráfica entre las marcas enfrentadas «Cosmonews» y «Cosmopolis» y «Cosmopolitan» que amparan todas ellas productos idénticos de la clase 16 de Nomenclátor.
La parte apelante incurre en evidente error cuando afirma que la incompatibilidad de las marcas enfrentadas proviene por referirse todas ellas a productos idénticos ya que entre los diversos criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión y tan sólo aparece mencionado marginalmente en su art. 1.° como en art. 118 con ocasión de perfilar la función distintiva de las marcas respecto de los productos «similares» (Sentencia de 3, 13, 20 y 26 de febrero; 7, 20 y 26 de marzo; 18 de abril; 21, 22, 28 y 30 de mayo; 2, 14 y 17 de junio; 3 de julio y 9 de octubre de 1975). En definitiva su incidencia es secundaria.
Aplicando tal doctrina al caso de autos y con independencia de los productos que las marcas enfrentadas protegen, lo cual es secundario, lo cierto es que las marcas enfrentadas de las llamadas denominativas, que tiene como único soporte la palabra, en contraposición en las gráficas y mixtas en las que también son elementos exclusivos el diseño, el color o la imagen, han de ser comparadas de forma conjunta, con una visión conjunta o sintética, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, no ofrece duda que entre ambas marcas existen diferencias muy notables para distinguirlas que evitan todo riesgo de confusión entre sus productos aunque sean idénticos, ya que entre «Cosmonews» y «Cosmopolis» y «Cosmopolitan», suenan al oído de forma completamente diferente y gráficamente son perfectamente diferenciables por la distinta composición de sus vocablos y procede en consecuencia la desestimación del recurso de apelación dado que la resolución apelada es totalmente conforme a derecho y debe ser confirmada.Cuarto: No concurriendo ninguna de las circunstancias previstas en el art. 131. de la Ley Jurisdiccional para una expresa condena en costas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey,
Que desestimamos, el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de «The Hearst Corporation» contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 12 de diciembre de 1990, recaída en el recurso núm. 449/89 , confirmamos en su totalidad dicha sentencia, sin hacer un expresa imposición en costas.
ASI por esta nuestra sentencia firme, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Carmelo Madrigal García.- Pedro José Yagüe Gil.- Fernando Cid Fontán.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Fernando Cid Fontán, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.- Palencia Guerra.- Rubricado.
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