STS 1082/1999, 2 de Diciembre de 1999
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
| Fecha | 02 Diciembre 1999 |
| Número de resolución | 1082/1999 |
En la Villa de Madrid, a dos de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número diez de Barcelona, sobre propiedad industrial, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad Fiat S.P.A. representada por el procurador de los tribunales Don Arturo Molina Santiago, en el que es recurrida la entidad Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija representada por el procurador de los tribunales Don Jose Manuel Dorremochea Aramburu.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera Instancia número diez de Barcelona, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de la entidad Fiat S.P.A. contra Fiatc, Mutua de Seguros Generales, sobre propiedad industrial.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que: 1º.- Se condenara a la demandada impidiéndole el uso del signo distintivo "Fiatc" para diferenciar los productos y servicios que ofrece el consumidor y distinguir sus establecimientos, a fin de evitar el riesgo de asociación y confusión en el consumidor. 2º.- Se declarara la nulidad del nombre comercial número 95.706 "Fiatc - Mutua de Seguros Generales", por la identidad del primer concepto y el carácter genérico de los que acompañan al anterior y, en consecuencia, se cancelara la inscripción de este signo distintivo en el Registro de la Propiedad Industrial. 3º.- Se declarase la nulidad de las marcas números 1.205.087, 1.205.089, 1.205.090, 1.205.093 y 1.205.094 "Fiatc Mutua D'Assegurances Generales" o subsidiariamente, se ordene lo pertinente para la supresión de los términos "Fiatc" en este signo distintivo, cancelándose, en su caos, su inscripción en el Registro y condenándose a la demanda a la cesación de su uso. 4º.- Se declarase la nulidad de la marca número 1.128.347, "Medifiatc" y, en consecuencia, se cancelara la inscripción de este signo distintivo o subsidiariamente, se ordenara lo pertinente, a fin de que se suprimieran los términos "Fiat" del mismo y se condenara a la demandada a la cesación de su uso. 5º.- Se adoptaran las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiraran del tráfico económico los productos, servicios y elementos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca. 6º.- Se condenara a la demandada a la publicación de la sentencia en los diarios de mayor circulación de aquellas provincias en las que ha venido desarrollando sus servicios. 7º.- Se condenara a la demandada a las costas de este procedimiento.
Admitida a trámite la demanda el demandado contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se desestimara la demanda con imposición de costas a la parte demandante.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 4 de enero de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que, estimando parcialmente la demanda deducida por el procurador Sr. Angel Joaniquet Ibarz en nombre y representación de Fiat S.P.A., debo declarar y declaro que el uso que hace la demandada Fiatc, Mutua de Seguros Generales, del signo distintivo Fiatc para diferenciar los productos y servicios que ofrece al consumidor y distinguir sus establecimientos, es ilegal; así mismo, que debo declarar y declaro la nulidad de las marcas 1.295.087 y 1.128.347, y en su virtud, debo ordenar y ordeno que se proceda a la cancelación de las inscripciones de las mismas; por lo cual, condeno a la citada demandada a que se abstenga de utilizar el signo distintivo "Fiatc"; a que cese en la utilización de las marcas declaradas nulas, a que retire del tráfico económico los productos, servicios y elementos de marca de titularidad de la demandante y a que publique esta sentencia en los diarios de mayor circulación de aquellas provincias en las que haya venido desarrollando sus servicios, absolviendo a la demandada del resto de los pedimentos deducidos de adverso y, sin que proceda hacer especial pronunciamiento sobre costas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta dictó sentencia con fecha 28 de marzo de 1996, cuyo fallo es como sigue: "Desestimamos el recurso interpuesto por la representación de Fiat, S.P.A., y la de Fiatc. Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia número diez de Barcelona cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente resolución y estimamos el interpuesto por Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija. Y revocándola desestimamos la demanda interpuesta por la expresada recurrente Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija. No ha lugar a la imposición de las causadas en ninguna de las instancias".
El procurador Don Arturo Molina Santiago, en representación de la entidad Fiat S.P.A., formalizó recurso de casación que funda en único motivo de casación al amparo del número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 48 de la Ley 32/1988 de Marcas, del artículo 30, en relación con el 13 y 13-c de la misma Ley y del artículo 6-2 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.
Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, el procurador Sr. Dorremochea Aramburu en nombre de Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija, presentó escrito con oposición al mismo.
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 30 de noviembre de 1999, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE
Acusa el primero de los submotivos en que divide la parte el único motivo del recurso (en realidad, dos), bajo el ordinal 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del artículo 48-2 de la Ley de Marcas. Tal precepto, hace depender el carácter prescriptible o imprescriptible de la acción de nulidad de las marcas inscritas, en los supuestos que indica, de la concurrencia o no de buena fe al solicitar el registro de la marca. Centra la sentencia de instancia su razonamiento para rechazar la concurrencia de mala fe, en un análisis de los presupuestos lógicos que sigue para llegar a tal conclusión. En efecto: a) la mala fe exigida para provocar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad viene referida en el tiempo al momento de la solicitud, por lo que aún cuando no deben rechazarse como elementos de investigación las actuaciones posteriores a aquella, pueden alcanzar singular relevancia las anteriores; y b) no define la Ley de marcas que debe entenderse por mala fe a efectos de la solicitud del signo distintivo, por lo que cabe referir la expresión legal: 1) tanto a la mala fe subjetiva, teñida de elementos psicológicos, que en materia de signos distintivos debemos entender en el sentido de consciencia o ignorancia no excusable de la irregularidad de la solicitud, por incidir en infracción de alguna de las prohibiciones relativas que enumeran los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de marcas bien que la inexcusabilidad nos remite a un criterio objetivo-; y 2) como a la mala fe objetiva o actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas. En este marco, para decidir la cuestión, toma en cuenta la génesis del nombre registrado -"Fiatc, Mutua de Seguros Generales"-, que no es sino el fruto de la evolución del anagrama de la Mutualidad de la Federación Industrial de Autotransportes de Cataluña autorizada como compañía de seguros en el ramo de accidentes y responsabilidad civil por R.O. de 7 de abril de 1930, titular de la marca Mfiatc 130.174 solicitada el 4 de octubre de 1941 y caducada en 1982 -fechas en que solicitó el nombre y la marca ahora impugnados-. De ello se infiere que no cabe entender concurrente este actuar de mala fe en quien, sin práctica solución de continuidad, demanda el nombre similar a la marca Mfiatc de la que era titular cuando el 19 de febrero de 1968 la actora solicitó la marca "Fiatc 555.540, concedida el 24 de marzo de 1971, a cuyo amparo acciona. Aunque es cierto -sigue razonando- que la supresión de la "M" inicial aproxima, gráficamente, el nombre a la marca -desde el punto de vista fonético permanece sensiblemente invariable-, quien demanda sostiene la semejanza de aquella a cuyo amparo interesa la nulidad y la marca "Mediafiatc", siendo constatable la concurrencia de elementos gráficos y fonéticos que diferencian más este signo del que se pretende proteger que entre aquella y la marca registrada en 1971, lo que nos llevaría, de acoger la tesis de la actora, a sostener que existe tal semejanza entre la marca "Fiat" y "Medifiatc" que justificaría la anulación de ésta, y, sin embargo, entre las marcas "Mefiatc" y "Fiat" no existía parecido de tal intensidad. Por último, con la finalidad de investigar la existencia de buena fe del solicitante, añade. a) Que la marca impugnada se reconoce goza de una notoriedad relativa en un mercado de la importancia del de Barcelona, lo que permite cuestionar la actuación de quien toleró el proceso de consolidación de la contraria y la consiguiente minoración de riesgos de confusión y asociación a la luz de la buena fe que la propia parte invoca; y b) Que no se ha desvirtuado la falta de uso de la marca en el concreto sector de servicios protegido por la misma y, por consiguiente, es nulo el riesgo de confusión.
Desde la perspectiva expuesta no puede prosperar la tesis de la recurrente que afirma "a fortiori" la existencia de mala fe, y que apoya en datos de hechos no probados. La buena o mala fe, consiste, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 1995, "en un concepto jurídico, apoyado en la valoración de las conductas que se deducen de unos hechos". En el caso, además, de la "buena fe" ha de tenerse presente que en su concurrencia se presume, de manera que la carga de la prueba sobre los hechos incumbe a quien la niega, mediante la acreditación de actos que demuestren la mala fe. Los datos probados y los razonamientos que los valoran no permiten, desde luego, entender que hubo mala fe. En consecuencia, se desestima el submotivo.
El segundo "submotivo" considera infringido los artículos 30 de la Ley de marcas en relación con los artículos 12 y 13 de la misma Ley y artículo 6-2 de la Ley de competencia desleal. Pero, el Tribunal sentenciador al formular el juicio de confundibilidad, entre las marcas en litigio, ha razonado, acertadamente, sobre los criterios que le conducen a rechazar el riesgo de confusión o de asociación, entre ambas, sin que sus ponderaciones puedan tacharse de ilógicas, por lo que deben mantenerse las conclusiones que establece. Lo mismo cabe decir respecto de la trascendencia del no uso por la actora de la marca prioritaria, por cuanto que, según explaya la sentencia recurrida en relación con la aplicación de la Directiva Comunitaria 89/104/C.E.E. de 21 de diciembre de 1988 y artículo 53 de la Ley de Marcas, "debemos concluir que la vertiente dinámica propia de los derechos que ampara la propiedad industrial, impone al titular de la exclusiva frente a la comunidad social y frente a posibles competidores un "facere", una obligación de usar la marca cuya denunciada infracción, cuando rebasa los límites temporales previstos por la norma, determina la pérdida del poder de provocar la nulidad de la inscrita. Ningún riesgo de confusión con servicios o productos similares de la marca prioritaria puede generarse por el uso de una similar, cuando aquella no se utiliza para prestar unos ni producir o comercializar otros". Por tanto, se desestima igualmente.
La desestimación de los motivos apareja la declaración de no haber lugar al recurso con imposición de las costas (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Fiat S.P.A. contra la sentencia de fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, en autos, juicio de menor cuantía número 1.120/90 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número diez de Barcelona por la entidad recurrente contra la entidad Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, con imposición a dicha entidad recurrente de las costas causadas; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JOSE ALMAGRO NOSETE.- XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ.- JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ.- RUBRICADOS. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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