STS, 8 de Febrero de 2005
| Ponente | JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT |
| ECLI | ES:TS:2005:718 |
| Número de Recurso | 2898/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 8 de Febrero de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de Febrero de dos mil cinco.
VISTO el recurso de casación número 2898/2002, interpuesto por la Procuradora Dª Mª Isabel Campillo García, en nombre y representación de Entidad mercantil NOVARTIS, A.G., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de marzo de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1127/2001, seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de diciembre de 2000, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la resolución precedente de 22 de noviembre de 1999, que concedió la marca número 2.193.664 "MALENA", para amparar productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado y la Entidad Mercantil JUSTE, S.A. QUÍMICO FARMACÉUTICA, representada por la Procuradora Dª María Paz Juristo Sánchez.
En el proceso contencioso-administrativo número 1127/2001, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 8 de marzo de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Isabel Campillo García, en nombre y representación de la entidad mercantil NOVARTIS A.G., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de Diciembre de 2000, en cuanto confirmatoria en reposición de anterior resolución de 22 de Noviembre de 1999, en virtud de la cual se concedió la inscripción de la marca nacional núm. 2.193.664 "MALENA", a favor de la sociedad española JUSTE, S.A., QUÍMICO-FARMACÉUTICA, para distinguir productos de la clase 5ª del Nomenclátor, por se dichas resoluciones ajustadas a Derecho. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas.».
Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil NOVARTIS, A.G. recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 22 de abril de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 3 de mayo de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado en tiempo y forma este escrito juntamente con la escritura de poderes y copias preceptivas, se digne tener por formalizado el presente recurso de casación, contra la sentencia de fecha 8 de marzo de 2002 desestimatoria del recurso contencioso-administrativo número 1.127/01, interpuesto por mi mandante contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de Diciembre de 2.000, publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de Febrero de 2.001, que desestimó expresamente el recurso de alzada formalizado por mi mandante contra el acuerdo de fecha 22 de Noviembre de 1.999, publicado en su Boletín Oficial de 1 de Noviembre de 2000, de concesión de la marca española 2.193.664 MALENA; dar traslado, con entrega de copia de este escrito a la parte recurrida, si se hubiere personado y, previa la tramitación legal pertinente, declare admitido este recurso respecto al motivo formalizado y, en su día, con estimación de tal motivo, declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la marca española 2.193.664 MALENA para los productos que reivindica en la clase 5ª del Nomenclátor.».
La Sala, por auto de fecha 20 de mayo de 2004, admitió el recurso de casación.
Por providencia de la Sala de fecha 20 de julio de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil JUSTE, S.A. QUÍMICO FARMACÉUTICA) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:
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- El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 23 de julio de 2004, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».
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- La Procuradora Dª María Paz Juristo Sánchez, en representación de la Entidad Mercantil JUSTE, S.A. QUÍMICO FARMACÉUTICA, presentó escrito el día 6 de octubre de 2004, en el que expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «Tenga por presentado este escrito con sus copias y en su virtud, y previa la tramitación establecida legalmente, dice sentencia desestimando el presente recurso de casación nº 008/00028982002 interpuesto por la representación de la parte recurrente Novartis A.G. en el procedimiento de recurso nº 1.127/01 contra la sentencia de 8.03.02 dictada en ese procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del mencionado recurso, con confirmación, por tanto, de dicha sentencia, confirmatoria a su vez, de la resolución de concesión de la marca 2.193.664 MALENA dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas inicialmente por acuerdo de 22 de noviembre de 1999 y posterior resolución de desestimación de recurso de alzada de 22 de diciembre de 2000.».
Por providencia de fecha 4 de noviembre de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 1 de febrero de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala
Sobre el objeto del recurso de casación.
Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de marzo de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil NOVARTIS, A.G., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de diciembre de 2000, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 22 de noviembre de 1999, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.193.664 "MALENA", para amparar productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas.
Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.
La sentencia de la Sala de instancia, fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca nacional aspirante número 2.193.664 "MALENA", para amparar productos de la clase 5 que distingue productos y especialidades farmacéuticas, con la marca internacional enfrentada la número 648.749 "MARELA", de la clase 5, que distingue preparaciones farmacéuticas, en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al apreciar en una visión de conjunto de las marcas confrontadas las diferencias fonética y gráfica existentes, que permite distinguirlas y evita que se provoque riesgo de error o confusión en los consumidores, en atención a la naturaleza de los productos farmacéuticos que amparan que se prescriben por personal facultativo y se expenden en las oficinas de farmacia por profesionales especializados, según se advierte en el fundamento jurídico segundo, en los siguientes términos:
El citado artículo 12.1 de la Ley 32/88, de 10 de Noviembre, de Marcas establece que "No podrán registrarse como marcas los signos o medios a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".
Para analizar correctamente la compatibilidad de las marcas enfrentadas conviene recordar, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 30 de Mayo de 1996, que entre los criterios jurisprudenciales utilizables para ponderar la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley Se trata, en definitiva, de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.
En consecuencia, la semejanza gráfica o fonética debe manifestarse como resultado de una simple visión de conjunto o de la audición de las denominaciones en pugna, es decir, que su percepción sensorial debe ser unitaria, no por partes, ni descompuesta en fonemas o grafemas (Sentencia de la misma Sala y Sección de 8-9-88, entre otras muchas).
Pues bien, en recta aplicación de la citada norma y de la referida doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa, la Oficina de Patentes concedió el registro de la marca que ahora se impugna - MALENA - pese a la oposición de la marca MARELA, criterio que debe ser confirmado al estimarse por esta Sala que ambas resultan suficientemente dispares y diferenciables, tanto fonética como gráficamente, pues si bien tienen en común la primera de sus sílabas y es innegable que cinco de sus letras son coincidentes, lo cierto es que la disimilitud del conjunto de una y otra marca determina la inaplicabilidad al caso de la prohibición contenida en el anotado precepto de la Ley de Marcas, presumiéndose, por todo ello, una pacífica convivencia de ambas en el mercado sin riesgo de error entre los consumidores (en este sentido, STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 27 de Noviembre de 1992). Si a ello se añade que al amparar ambas marcas productos farmacéuticos el riesgo de confusión es menor por la cualidad y conocimientos profesionales de quienes recetan y expenden dichos productos (STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 17 de Enero de 1997, entre otras muchas), la conclusión no puede ser otra que la ya anticipada de confirmación de las resoluciones impugnadas.
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Sobre el planteamiento del recurso de casación.
El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil NOVARTIS, A.G. se articula en un único motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en relación con el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte.
Se aduce, como núcleo argumental en defensa de esta pretensión casacional, que la Sala de instancia "ha omitido en la valoración de la prueba que en materia de productos farmacéuticos se aumenta el confusionismo y error entre las marcas colisionadas, pues se suministran sustancias que pueden ser peligrosas para la salud y la vida, y por consiguiente, se debe acentuar el rigorismo de confrontación, máxime cuando muchos productos pueden adquirirse en el mercado sin necesidad de receta".
Sobre la desestimación del motivo de casación.
Procede rechazar la prosperabilidad del motivo de casación articulado, que se funda en el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el que debe invocarse de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que, en concordancia con lo establecido en el artículo 67.1 de la Ley procesal matriz de esta jurisdicción, institucionaliza el principio procedimental de congruencia al expresar que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, y decidiendo todos los puntos litigiosos, al deber significarse que la argumentación en que descansa su formalización carece de fundamento.
La lectura de la sentencia recurrida desautoriza la afirmación, implícitamente efectuada por la parte recurrente por la invocación del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que la Sala de instancia infringe el principio de congruencia que deriva de una errónea valoración de la prueba.
La Sala de instancia realiza el juicio de riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas desde la visión de conjunto que proyecta su examen, tomando como referente en la apreciación del grado de diferenciación las diferencias relevantes existentes entre la marca obstaculizadora número 648.749 "MARELA" y la marca aspirante número 1.193.664 "MALENA", no eludiendo pronunciarse sobre las características singulares del sector de los productos farmacéuticos por la intervención de facultativos profesionales en su prescripción y necesariamente en su expedición, que debilitan el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas confrontadas.
La jurisprudencia invocada de esta Sala del Tribual Supremo que la parte recurrente considera infringida, que ofrece directrices sobre el juicio de confundibilidad que, en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, debe realizar el órgano jurisdiccional cuando se trata de comparar marcas que protegen productos farmacéuticos, que pertenecen a la misma clase del Nomenclátor Internacional, no es susceptible para fundamentar el motivo de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, que debió suscitarse al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de la jurisprudencia que fuere aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, pero que en ningún caso puede servir de parámetro de referencia para resolver este recurso de casación.
Esta Sala viene sosteniendo de modo reiterado, según se advierte en la sentencia de 13 de octubre de 2003 (RC 3419/1998) que el carácter extraordinario del recurso de casación impone al recurrente el cumplimiento riguroso de determinados requisitos formales establecidos en la Ley procesal contencioso-administrativa, como el de fijar con precisión el motivo en que la parte funde el recurso y el de expresar la argumentación jurídica en que descansa, y el de la cita de la norma o de la jurisprudencia que se reputen infringidas que guarde relación con las cuestiones debatidas, como exigen los artículos 92.1 y 93.2 b) de la Ley 29/198, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La infracción de estos presupuestos procesales determina la inadmisiblidad o la desestimación del recurso de casación, según la intensidad de la falta cometida atendiendo al principio de proporcionalidad, que rige la interpretación de la cláusulas procesales para no provocar lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución (STEDH de 9 de noviembre de 2004, Caso Saez Maeso).
En todo caso, debe referirse que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya vulnerado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, por lo que no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.
Procede, consecuentemente, desestimar y declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NOVARTIS, A.G. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de marzo de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1127/2001.
Sobre las costas procesales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NOVARTIS, A.G. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de marzo de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1127/2001.
Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona,- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.
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