STS, 31 de Octubre de 2002
| Ponente | Manuel Campos Sánchez-Bordona |
| ECLI | ES:TS:2002:7238 |
| Número de Recurso | 9378/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Octubre de dos mil dos.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 9378/1996 interpuesto por Dª. Elsa , representada por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, contra la sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 1996 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 543/1994, sobre marca número 1.651.633-8, "Xampglace non plus ultra"; es parte recurrida "CODORNIÚ, S.A.", representada por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra.
Dª. Elsa interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 543/1994 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Registro de la Propiedad Industrial) de 6 de abril de 1992, confirmada en reposición el 18 de octubre de 1993, que denegó la inscripción de la marca española nº 1.651.633 "Xampglace Non Plus Ultra" para productos de la clase 33 del Nomenclátor (cavas, vinos, licores y demás bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas) por su parecido con la marca oponente "Non Plus Ultra" para productos de la misma clase.
En su escrito de demanda, de 21 de septiembre de 1994, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que estimando el presente recurso declare lo siguiente: - que la leyenda 'Non Plus Ultra' no es susceptible de pertenencia a título privativo; - que la marca 1.651.633 no infringe lo dispuesto en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas en relación con la marca causante de su denegación; - y como consecuencia de todo ello declare que las resoluciones recurridas no son conformes a Derecho, anulándolas, revocándolas y dejándolas sin efecto disponiendo en su lugar la concesión de la marca española 1.651.633 'Xampglace Non Plus Ultra'." Por otrosí interesó el recibimiento del pleito a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 13 de diciembre de 1994, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
"Codorniú, S.A." contestó a la demanda con fecha 10 de enero de 1995 y suplicó se proceda a "desestimar la demanda y mantener, en consecuencia, el acuerdo recurrido que deniega la inscripción de la marca nº 1.651.633 'Xampglace Non Plus Ultra'."
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 27 de marzo de 1995 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 10 de octubre de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Elsa , representada por el Procurador D. Antonio María Álvarez Buylla Ballesteros, confirmamos las resoluciones impugnadas por ser conformes a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas causadas".
Con fecha 7 de enero de 1997 Dª. Elsa interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 9378/1996 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 43.1 y 80 de la misma. Segundo: Bajo el mismo ordinal, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
"Codorniú, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa condena en costas a la recurrente.
Por providencia de 24 de junio de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 24 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 10 de octubre de 1996, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Elsa contra las resoluciones antes reseñadas, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que denegaron la inscripción de la marca nº 1.651.633 "Xampglace Non Plus Ultra" para proteger productos de la clase 33 del Nomenclátor (cavas, vinos, licores y demás bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas).
El registro de la marca aspirante fue denegado por su parecido con la marca oponente y prioritaria número 49.979, "Non Plus Ultra", de la empresa "Codorniú, S.A." para productos de la misma clase.
El razonamiento de la Sala de instancia para declarar conformes a derecho las resoluciones impugnadas fue el siguiente:
"[...] Examinadas las marcas denominativas enfrentadas, 'Xampglace Non Plus Ultra' y 'Non Plus Ultra', conforme a la normativa expuesta, se comprueba que sus elementos son prácticamente idénticos, consistiendo la única diferencia en que el primer distintivo utiliza el vocablo 'Xampglace', a lo que debe añadirse que dichas marcas amparan productos idénticos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor.
Por otra parte, la marca oponente 'Non Plus Ultra', es notoria como se hace constar expresamente en la resolución impugnada, y se deduce del certificado expedido por el Secretario General de Consejo Regulador de los vinos espumosos, donde expresamente se señala que 'La marca Non Plus Ultra identifica a uno de los productos de cava de gama alta elaborados por la empresa Codorniú, S.A.', lo que nos obliga a extremar el rigor comparativo.
Las diferencias de matiz entre ambas marcas no logran diluir la coincidencia sustancial, lo que nos lleva a desestimar la demanda, confirmando las resoluciones impugnadas.
Finalmente señalar que a idéntica solución se ha llegado en Sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 7ª), con fecha 15 de febrero de 1996, resolviendo un supuesto similar al planteado y entre las mismas partes procesales, desestimando el recurso, por entender que la expresión 'Non Plus Ultra' va asociada desde hace mucho tiempo a una determinada marca de vinos espumosos, siendo una marca notoriamente conocida por su antigüedad y difusión en el mercado, lo que podría suponer de inscribirse la marca de la recurrente aprovechar un crédito ajeno".
Diremos ante todo que el recurso de casación interpuesto por la señora Elsa contra la sentencia de la misma Sala territorial de 15 de febrero de 1996, que en la ahora recurrida se cita como precedente, ha sido recientemente desestimado por la nuestra de 18 de septiembre de 2002 (recurso de casación número 4044/1996).
Dada la evidente similitud de ambos litigios y, sobre todo, visto que el contenido de los dos motivos de casación aducidos en el recurso número 4044/1996 y en el que ahora fallamos (número 9378/1996) es coincidente, nos remitiremos a la sentencia que hemos dictado el 18 de septiembre pasado cuando proceda.
Al igual que en el recurso de casación número 4044/1996, también en éste el primero de los motivos se formula al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional. En él se aduce que la sentencia recurrida es incongruente al no resolver todas las cuestiones objeto de debate, ya que se limita a examinar la semejanza entre las marcas (artículo 12.1.a), pero no tiene en cuenta que la solicitada no vulnera el artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas ni se pronuncia sobre la genericidad de la expresión "Non plus Ultra", argumentos que se expusieron en la demanda.
Ante la identidad de contenido, reiteraremos para desestimar este primer motivo la respuesta que a él dimos en la sentencia de 18 de septiembre de 2002:
"[...] Además de formularse inadecuadamente el motivo -por el apartado 4º y no por el 3º-, lo que hubiese bastado para rechazarlo, lo cierto es que la sentencia no incurre en la incongruencia que se le achaca.
En efecto, en relación con la falta de examen del artículo 11.1.c) que contempla la prohibición absoluta de inscripción de las marcas que "se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o de los servicios", debe señalarse que resultaba irrelevante porque la apreciación de la prohibición relativa del artículo 12.1.a) producía el mismo efecto de impedir el acceso al Registro, de tal forma que era innecesario entrar en el estudio de aquella otra prohibición, pues aun admitiéndose la tesis del recurrente el resultado hubiera sido el mismo.
Igual cabe decir respecto de la alegación de falta de genericidad. Sentada por la sentencia la tesis de la semejanza de signos y productos, la no apreciación de la genericidad por sí sola no hubiese habilitado para la concesión de la marca.
En último término procede añadir que no corresponde a esta jurisdicción hacer declaraciones genéricas como las pretendidas en el suplico de la demanda, porque la vía contencioso- administrativa está concebida sobre la existencia de un acto administrativo previo en el que se rechacen las peticiones de las partes, petición -que la leyenda "non plus ultra" no es susceptible de pertenencia a título privativo-, que no correspondía resolver a la O.E.P.M. que sólo tenía que pronunciarse sobre la procedencia o no de la marca que se le solicitaba."
En el segundo motivo se alega que la Sala de instancia ha incurrido en infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas: a juicio de la recurrente, no existe en este caso semejanza entre las marcas enfrentadas.
Las razones alegadas por la señora Elsa para sostener este motivo coinciden también con las que expuso en el recurso de casación número 4044/1996, si bien con la modulación que supone el cambio de la primera parte de su distintivo (entonces "Catalá", ahora Xampglace). En síntesis, eran y son que la marca solicitante es mixta -gráfico/denominativa-, frente a la oponente denominativa; que tiene un elemento diferenciador (Xampglace) inexistente en la prioritaria; que la notoriedad no es la de la marca opuesta sino de otra, y que la expresión "non plus ultra" ha sido concedida en otras ocasiones, teniendo la propia recurrente inscritas varias con esta nomenclatura.
A todas estas argumentaciones nos referimos en la sentencia de 12 de septiembre de 2002, rechazándolas en los siguientes términos:
"El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En el presente caso, el Tribunal de instancia ha comparado de forma adecuada las dos marcas y llega a la conclusión acertada. Tratándose de marcas mixtas, aunque el examen es global, predomina el componente denominativo, al ser el primero que percute en el oído del consumidor y, dentro de este componente, es notorio el elemento "non plus ultra" sobre el término Català ya que en el público consumidor de los vinos espumosos se asocia aquél a una determinada empresa - Codorniú- por su notoriedad en el mercado, olvidando éste que se refiere a la región en que se producen tales vinos.
En cualquier caso, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de fecha 29 de septiembre de 1998, las similitudes entre signos y productos deben interrelacionarse, de tal forma que un menor grado de similitud en los signos puede agravarse, si existe, como ocurre en el caso presente, una identidad entre los productos.
Por último, la existencia de otras marcas registradas con esta denominación no empece a su rechazo, pues no cabe aumentar entre los consumidores una confusión ya existente, máxime si, como ocurre con los ejemplos aportados, no protegen vinos espumosos, que es lo que distingue principalmente a la marca oponente y es por ello precisamente por lo que es conocida (Arg. STS 23/01/2002)."
Consideraciones que son aplicables al caso de autos, no obstante la diferencia entre los términos "Catalá" y "Xampglace" tanto más cuanto que este último trata de evocar en la mente del consumidor un tipo de vino espumoso, de origen francés, próximo al cava de gama alta cuya notoriedad está amparada, a favor de Codorniú, con la marca "Non Plus Ultra".
Respecto del antecedente judicial que se cita en el recurso, esto es, el registro de la marca número 1.515.293, "Catalá Non Plus Ultra", que fue declarada procedente, tras anular las resoluciones administrativas que lo habían denegado, por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de junio de 1994 favorable a la misma señora Elsa , diremos que mediante nuestra sentencia de 23 de enero de 2002 estimamos el recurso de casación número 6704/1994 interpuesto por "Codorniú, S.A.", casamos aquella sentencia y declaramos conforme a derecho la denegación de la citada marca "Catalá Non Plus Ultra" para productos de la clase 33.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 9378 de 1996, interpuesto por Dª. Elsa contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de octubre de 1996, recaída en el recurso número 543/1994. Imponemos a la recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Pablo Lucas.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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