STS 1065/2000, 21 de Noviembre de 2000

El primer motivo de este recurso viene referido al pronunciamiento sobre la utilización de la marca "DIRECCION008" y aduce infracción del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en relación con los artículos 30, 31, 36, 12, 78 y 81 de la Ley de Marcas. Combate la declaración de la Audiencia Provincial sobre la utilización de la marca "DIRECCION008" en cuanto la sentencia a quo estima que, difuminado el riesgo de confusión de la marca con uno de los elementos que la integran, su utilización sin disgregación de sus diversos componentes, no permite concluir la existencia de un riesgo de asociación sobre el origen del producto.

Añade el motivo que la referida marca coincide con "DIRECCION000" y sus signos distintivos y ambas amparan los mismos productos, aduciendo el art. 124,3 del Estatuto en relación a los apellidos, que al solicitarse como distintivos de la marca perderán tal carácter a los efectos de examen previo y quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo primero de dicho artículo. Finalmente, se alega, asimismo, la infracción de los artículos 2 y 3 de la Ley 2/1990, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

El motivo tiene que decaer. Con independencia de que la recurrente no expresa qué apartado del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial es el que estima conculcado por la sentencia de la Audiencia, el referido precepto aducido como infringido se encuentra derogado. Efectivamente, no sólo la Disposición Derogatoria 1, a) de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas con expresa mención al Título Tercero de la normativa precedente y sin que se vea afectado por las Disposiciones Transitorias primera, segunda y cuarta. Mas con independencia de tal derogación formal, la lista de prohibiciones establecida en el referido Estatuto motivó una acerba crítica de la doctrina científica por no distinguir entre prohibiciones absolutas y relativas y provocar con ello una patente inseguridad jurídica. Por ello la vigente Ley de Marcas se ha inspirado al respecto en la normativa comunitaria y estructura tales prohibiciones distinguiendo claramente las absolutas de las relativas. Por ello, el referido artículo 124 del derogado Estatuto no puede ser aducido como infringido, al no aparecer afectado en las Disposiciones Transitorias de la misma Ley, para fundamentar un motivo de casación. Pero tampoco los otros preceptos de la Ley 32/1988, alegados "en relación" con el art. 124 del Estatuto en el motivo alcanzan virtualidad. El art. 30 señala lo que el registro de la marca confiere al titular, el 31 le permite ejercitar las acciones del art. 35 y el 36 lo que puede solicitar en vía civil, y el 12 se refiere a las prohibiciones relativas, con una regulación diferente al precedente art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que consta de 14 apartados y del que habría que entender como mención implícita la del apartado 11 del precepto: "las denominaciones ya registradas, suprimiéndoles o agregándoles cualquier vocablo". Finalmente, el art. 78 hace referencia al registro del nombre comercial y el art. 81, hace aplicable a éste las normas dictadas para las marcas en el Título III. La referencia al nombre comercial nada afecta al tema de la utilización de la marca "DIRECCION008" y a su diferenciación con otras de la actora, que incluso se admiten de adverso en su compatibilidad, como recoge, con carácter de dato fáctico, la sentencia recurrida en su fundamento jurídico noveno "in fine".

Añade el motivo la infracción de los artículos 2 y 3 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y pone el acento en que la resolución impugnada no entra a valorar el comportamiento adverso como competencia desleal, pareciendo referirse el motivo a una especie de incongruencia infra petita, pero olvida la parte impugnante que tampoco lo hizo la sentencia de primer grado, pese a estimar la demanda, y tal fallo fue consentido por la ahora recurrente. Mas, en todo caso, la sentencia de la Audiencia Provincial declara con valor de hecho probado y que no ha sido combatido adecuadamente en esta vía, que no generan confusión ambas denominaciones de las marcas "DIRECCION000" de la actora y "DIRECCION008" de la demandada y al no haberse declarado contraria a la buena fé tal actividad, no pueden estimarse infringidos los referidos preceptos de la Ley 3/1991.

Finalmente, el art. 31 de tal normativa declara la prescripción de acciones de competencia desleal por el mero transcurso de un año desde el día en que pudieron ejercitarse y el perjudicado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde la realización del acto.

Señala el motivo segundo y último que el diferir al periodo de ejecución de sentencia la cuantificación de los daños y perjuicios producidos a dicha recurrente implica una infracción del art. 36 de la Ley de Marcas y del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal. El desarrollo del motivo mantiene que la cuantificación de los daños y perjuicios resulta de la prueba practicada y de la abundante documentación aportada por la actora, hoy recurrente, y por ello estima que remitir tal determinación al período de ejecución de sentencia, atenta al principio de economía procesal y añade que la situación fáctica no sufrió valoración y el resultado de la pericia no había de cambiar.

El motivo no puede ser acogido. Ni el art. 36 de la Ley de Marcas, ni el 18 de la Ley de Competencia Desleal se pueden reputar infringidos y el motivo debe perecer inexcusablemente por ello, porque ambas normativas atribuyen el derecho a la indemnización de daños y perjuicios, pero no imponen que su cuantificación se tenga que realizar inexcusablemente en la propia sentencia y no pueda remitirse a un periodo posterior.

Por lo demás, el Tribunal a quo razona suficientemente en el fundamento jurídico decimoquinto de su sentencia, los plurales motivos que le determinaron remitir la valoración del precio de las licencias al periodo de ejecución. El art. 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la apreciación e interpretación realizada por esta Sala, se ha proyectado en el sentido de que se ha de prescindir de tal remisión, por razones de economía procesal, el deber de poner punto final a las situaciones litigiosas y en beneficio de todos los litigantes "en los casos en que el juzgador, razonablemente, aprecie en el proceso elementos de juicio suficientes para fijar en el fallo el quantum indemnizatorio, como recogen, entre otras muchas, las sentencias de 30 de marzo de 1957, 3 de mayo de 1961, 2 y 22 de mayo de 1984, 4 de abril de 1990, 22 de junio de 1992 y 14 de febrero de 1997.

El Tribunal de instancia explicita suficientes razones para tal señalamiento en una etapa posterior y por ello, poner ahora el acento en una pericia practicada por un Ingeniero Agrónomo, cuando el dictamen venía referido a un tema de propiedad industrial y donde no se cuestionó el cauce de ejecución de sentencia para la fijación de la cuantía de los daños y perjuicios, no resulta razonable, ni coherente, mucho más si se tiene en cuenta que el referido dictamen pericial se basó y partió de datos ajenos al proceso y, por ende, sustraídos a la oposición de la otra parte.

Motivo y recurso deben ser desestimados.

2. RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA.-

1. Referente al recurrente, Don Victor Manuel.-

Se ampara el correlativo de este recurso y específicamente referido a éste impugnante, en el nº 4º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia la violación de los artículos 35 y 36 de la Ley de Marcas. En el desarrollo de esta impugnación y con lamentable olvido de que el recurso de casación se da contra la sentencia dictada por la Audiencia en grado de apelación y no contra la pronunciada en primer grado, el motivo realiza un extenso y superfluo recorrido sobre el pronunciamiento del Juzgado.

Reconducido el motivo a lo procesalmente correcto, hay que partir de la demanda promovida frente a este recurrente, en que se postulaba: a) Que se declare la violación por dicho señor del nombre comercial y de las marcas de denominación "DIRECCION000" inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial y, subsidiariamente, se declare la deslealtad del acto de competencia realizado por el mismo. b) Se le condene a indemnizar a Don Pedrolos daños y perjuicios que se determinarán en ejecución de sentencia, tomando como criterio de fijación de las ganancias dejadas de percibir el precio que hubiere debido pagar el Sr. Gabinopor la concesión de la marca "DIRECCION000" en 1981. c) Se ordene la publicación de la sentencia a costa del mismo en determinados periódicos.

La sentencia recurrida en esta vía casacional rechazó la posibilidad de confusión entre las marcas "DIRECCION000" y "DIRECCION008" y revoca por ello la condena a cesar en el uso de la marca "DIRECCION008".

Entiende este recurrente que no debía haberse limitado la Audiencia Provincial a tal extremo, sino haber absuelto totalmente de la demanda y al no hacerlo así y mantener como condenado y no como demandado absuelto a este recurrente, ha incidido en la infracción denunciada.

El motivo tiene que ser acogido. Tanto la condena indemnizatoria postulada en el apartado b) del suplico de la demanda, como la publicación de la sentencia condenatoria a costa del acusado del apartado c) del petitum de dicho escrito, constituyen satélites y consecuencias de la lesión al derecho del titular de una marca y ejercitables en vía civil -artículos 35 y 36 b) y c) de la citada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas- y por ello, como la sentencia recurrida en esta vía casacional y pronunciada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por "DIRECCION006.", Don Gabinoy Don Victor Manuely revocó el pronunciamiento que condenaba a cesar en el uso de la marca "DIRECCION008", implica que no puede existir indemnización por tal concepto, ni la publicación de la sentencia a costa del que no es condenado, sino absuelto. Se trata, en suma, de pronunciamientos complementarios de una violación del derecho a la marca y que se niega en la sentencia a quo, cuya Sala olvidó extender el punto absolutorio a tales satélites.

La estimación de este primer motivo hace innecesario el examen del segundo y último, referido al mismo recurrente y que estima la infracción de los artículos 36 b) y 37 y siguientes de la vigente Ley de Marcas.

2. - Referente al recurrente Don Gabino.-

Los motivos tercero y cuarto del recurso de la parte demandada están referidos a este recurrente y significan una repetición de los motivos primero y segundo para Don Victor Manuely por consiguiente, al igual que acaeció en este recurso y para evitar repeticiones innecesarias, debe acogerse el motivo tercero por las mismas razones y argumentos explicitados en el ordinal tercero de los fundamentos jurídicos de esta sentencia, y sin que sea preciso, ante su estimación, examinar el motivo cuarto.

3. - Referente a DIRECCION006.-

Tres motivos se presentan en el recurso de casación de los codemandados referidos a esta entidad y que figuran con los ordinales quinto, sexto y séptimo del recurso. El primero de ellos, motivo quinto, alega violación de los artículos 30 y 31, en relación con el artículo 12,1, a) de la Ley de Marcas. Se trata de un largo y confuso motivo, que recoge en su argumentación que la correcta apreciación de la Audiencia en su sentencia quiebra al señalar que el ámbito de la exclusiva garantizado al titular no es el fijado en el artículo 30 de la Ley de Marcas, sino que debe entenderse ampliado hasta identificarlo con las prohibiciones del registro de la marca de los artículos 4,4, 12 y 13 c), no viendo la Audiencia sustanciadora diferencia alguna entre el concepto de monopolio y la prohibición de registro.

En realidad lo que proclama con toda rotundidad la Audiencia a quo en su resolución es que del juego de los artículos 30 y 31, con tales preceptos (arts. 4,4, 12 y 13 c), permite vetar la utilización, no sólo de los que puedan inducir a error al consumidor por confusión con el signo registrado, sino de aquellos en que deriva el riesgo de asociación creado y el aprovechamiento de la reputación ajena, dando lugar a las marcas parasitarias. Añadiendo, asimismo, que los actores adujeron además la deslealtad de la competencia por parte de esta demandada ahora recurrente. Se trata aquí, como precisa el ordinal decimosegundo de la sentencia ahora impugnada casacionalmente, de dos elementos, "DIRECCION008" que constituyen marcas independientes pertenecientes a los actores y que unidos por el signo &, equivalente a la conjunción latina et y conocido en inglés como "ampervand", no hace perder a las dos palabras denominativas de marcas, cada una, su individualidad y puede inducir a error a los consumidores haciéndoles creer que actúan aquí conjuntamente las marcas "DIRECCION007" y "DIRECCION000".

La sentencia recurrida diferencia a estos efectos el supuesto de "DIRECCION008" que aparte de formarse por una marca propia de los demandados con los dos apellidos de uno de ellos, es que crea una nueva designación en el aglutinamiento de la nueva designación compleja, con el que ahora ocupa a esta Sala de "DIRECCION006".

En todo caso, no existe la pretendida vulneración de los artículos 30 y 31 referidos, respectivamente, a los derechos que confiere el registro al titular de la marca y al ejercicio de acciones por el mismo. El artículo 12, 1, c) prohibe registrar como marca los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Lo que proclama la sentencia a quo es que con dos nombres de marcas ajenas se ha formado una nueva marca o designación en el mercado que las presenta unidas por una copulativa, lo que mantiene su individualidad y puede inducir a error.

En todo caso, al no existir en la Ley reglas precisas en orden a determinadas semejanzas generales que puedan generar confusión, ha de ser el Tribunal a quo el encargado de tales apreciaciones, como han señalado, por todas, las sentencias de esta Sala, de 4 de abril de 1991, 14 de octubre de 1992, 5 de marzo, 14 de abril y 29 de junio de 1993, y 27 de diciembre de 1996.

Cuando se trata de marcas conocidas en el mercado de determinados productos, es preciso evitar que el competidor novel quiera aprovecharse de algunas características de esta marca, mucho más en este caso, formadas por dos designaciones de marcas ajenas que pueden hacer evocar fácilmente al consumidor el producto del primer fabricante. Ya las sentencias de esta Sala de 30 de octubre de 1986 y 14 de diciembre de 1988, proclamaron que la marca protege, no sólo el interés particular de quien la suscribe, sino también el interés general de los consumidores por lo que tal conducta del competidor desleal causa un evidente perjuicio al comerciante o industrial, pero también lo hace a los consumidores.

El motivo tiene que decaer.

El sexto motivo del recurso de la demandada y el segundo de esta entidad recurrente se ampara en el nº 4º del art. 1692 de la LEC y estima la violación de los artículo 6,3 del Código Civil, en relación con el art. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas y con los artículos 372 y 373 del Reglamento del Registro Mercantil de 29 de diciembre de 1989. Se ha postulado en la demanda y se ha aceptado en ambas sentencias de instancia, que se declare la nulidad del art. 1 del Estatuto de "DIRECCION006." y del pacto primero de la escritura de constitución de dicha sociedad, relativos a la denominación social, se ordene tal cancelación en el Registro Mercantil y se condene a tal entidad a realizar todos los actos necesarios de modificación de sus estatutos para cambiar tal denominación social.

Pone el acento el motivo en el art. 6,3 del Código Civil, así como en los artículos 372 y 373 del Reglamento del Registro Mercantil de 1989, e incluso cita al respecto los artículos 147 y 149 de la Ley de Sociedades Anónimas que, por cierto, no se refieren al nombre social, sino a su objeto y domicilio. Concluye finalmente el motivo, que ninguna norma mercantil prohibe la adopción del nombre social "DIRECCION008." porque no existe prohibición en tales preceptos.

El motivo no puede prosperar. Si bién la Ley de Sociedades Anónimas ha establecido en su art. 2º el mismo criterio que el precedente texto de 1951, el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1997/1989, de 29 de diciembre, precisamente el que cita el motivo, y que se dictó en uso de la facultad conferida en el nº 3º del artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, dedica los artículos 363 a 373 a la denominación de las sociedades y otras entidades con acceso al Registro. A este respecto recoge el art. 366,1, cuando la sociedad opta por la denominación subjetiva, no puede incluir el nombre de una persona sin su consentimiento y, por su parte, el art. 371 prohibe la inclusión en la denominación social de cualquier término o expresión que induzca a error sobre la clase o naturaleza de la sociedad y el art. 872,2 asimila a la prohibición de inscripción "las denominaciones que consten por notoriedad y sean coincidentes con las de otra persona jurídica preexistente". Tal identidad se tiene en cuenta en la utilización de las mismas apalabras, con diferente orden, género o número y en la utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación y otras partículas similares.

La jurisprudencia de esta Sala en los conflictos entre la denominación social y otros signos distintivos, marca y nombre comercial, aquella regulada por la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil y éstas que acuden al Registro de la Propiedad Industrial y sin que exista intercomunicación entre ambos registros, ha mandado cambiar en la inscripción la denominación social ver por todas, sentencias de 27 de diciembre de 1954, 11 de marzo de 1977, 7 de julio de 1980, 16 de julio de 1985, 31 de marzo de 1989 y 24 de julio de 1992-.

Finalmente, el motivo séptimo de este recurso alega la vulneración de los artículos 36 b) y 37 de la Ley de Marcas y mantiene que para que pueda existir responsabilidad por daños es imprescindible una violación en sentido del art. 31 de dicha normativa y debería concretarse en que consiste el supuesto daño a reparar o el correspondiente beneficio indebido a reintegrar si no se quiere sustituir la idea de indemnización por la de penalización sancionadora.

El motivo tiene que perecer inexcusablemente, porque la sentencia de primer grado declara y acepta la de alzada, que es la aquí recurrida, que la sociedad demandada ha procedido a comercializar vinos y botellas de cava, con la marca y nombre comercial "DIRECCION008" y ya el Registro de la Propiedad Industrial había denegado el 6 de enero de 1956 y el 2 de agosto de 1990 el registro de tal marca y nombre comercial por confusión en el mercado, creando la apariencia que ambas marcas prestigiosas se han fusionado. Frente a tal estimación fáctica la responsabilidad por daños existe y se proclama por sí misma. Tema diferente es el de su cuantificación, pero éste está diferido al futuro período de la ejecución de sentencia.

La desestimación de todos los motivos del recurso DIRECCION005y de Don Pedro, determina la de éste e igualmente el específico recurso de "DIRECCION006.", con la imposición de las costas procesales de cada recurso a la parte recurrente respectiva y absolviendo asimismo libremente de la demanda contra ellos promovida a Don Victor Manuely a Don Gabino.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Don Pedro Rodríguez Rodríguez en nombre y representación de DIRECCION005. y de Don Pedrocontra la sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de septiembre de 1995 y asimismo debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto contra la mencionada sentencia por "DIRECCION006." representada por el Procurador, Don Enrique Sorribes Torra, confirmándose la referida sentencia en todos sus pronunciamientos y condenándose a cada una de las partes recurrentes al pago de las costas procesales.

Que asimismo DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador, Don Enrique Sorribes Torre, en nombre y representación de Don Victor Manuely Don Gabino, con referencia a la sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 4 de septiembre de 1995, en rollo 852/94, procedente del menor cuantía 596/91 del Juzgado de Primera Instancia nº 31 de Barcelona, la cual casamos y anulamos parcialmente conforme a los fundamentos jurídicos tercero y quinto de esta sentencia, que se dan por reproducidos, confirmando el resto de la aludida sentencia, sin condena en costas en este recurso a ninguna de las partes y sin declaración de estas costas procesales en ninguna de estas instancias.

Comuníquese este resolución a la mencionada Audiencia, con devolución de los autos y rollo que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos JOSE ALMAGRO NOSETE XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.