STS 113/2005, 25 de Febrero de 2005

PonenteJESUS CORBAL FERNANDEZ
ECLIES:TS:2005:1201
Número de Recurso3809/1998
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución113/2005
Fecha de Resolución25 de Febrero de 2005
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil cinco.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Tercera, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario de Menor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Ocho de Valladolid, sobre violación del derecho de marca y actos de competencia desleal; cuyo recurso fue interpuesto por D. Ismael, representado por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril; siendo parte recurrida D. Juan Francisco y D. Benedicto, representados por la Procurador Dª. Esperanza Azpeitia Calvin.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- La Procurador Dª. Rosario Alonso Zamorano, en nombre y representación de D. Ismael, interpuso demanda de Juicio Ordinario de Menor Cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Ocho de Valladolid, siendo parte demandada D. Juan Francisco y D. Benedicto, integrantes de la Comunidad de Bienes "DIRECCION000"; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1º.- Se declare que los demandados ha estado utilizando el signo gráfico en "V" registrado a favor de mi mandante con el nº 1.928.481/0 sin el consentimiento de éste y lesionando el derecho de exclusiva que la Ley le concede. 2º.- Se condene a los demandados a cesar en los actos de violación del derecho de marca reconocido al Sr. Ismael. 3º.- Se condene a los demandados, a fin de evitar que continúe la violación del derecho de marca, a que retiren del tráfico económico todo el material publicitario, comunicaciones, documentación y, en general, todos los instrumentos utilizados para el desarrollo de su actividad empresarial en los que aparezca el signo en "V" protegido por el derecho de marca registrado con el nº 1.928.481/0 a favor del Sr. Ismael. 4º.- Se condene a los demandados a que indemnicen al demandante los daños y perjuicios que ésta haya sufrido, llevándose a cabo la fijación del quantum en la fase de ejecución de sentencia. 5º.- Se condene a los demandados a que cesen en la realización de los actos de competencia desleal consistentes en la emisión de notas informativas susceptibles de inducir a error o confusión a la clientela y referidas a la Academia "Campus Centro de Estudios" que regenta mi representado. 6º.- Se condene a los demandados al pago de las costas procesales.".

  1. - El Procurador D. Santiago Donis Ramón, en nombre y representación de D. Juan Francisco y D. Benedicto y de la Comunidad de Bienes "DIRECCION000.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase Sentencia "por la que se desestime la demanda y se absuelva a mis representados con imposición de las costas al demandante, dada su manifiesta temeridad y mala fe.".

    Asimismo formuló reconvención y suplicó al Juzgado se dictase Sentencia "1º.- Se declare que el reconvenido ha procedido a la inscripción registral de la marca gráfica número 1.928.481, consistente en una "V" en rojo, de mala fe. 2º.- Se declare que el Sr. Ismael ha estado utilizando la marca gráfica en "V" sin el consentimiento de su titular extrarregistral. 3º.- Se proceda a la nulidad de la inscripción en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca número 1.928.481, registrada a favor de Don Ismael, librándose el correspondiente mandamiento al señor Encargado de la precitada Oficina en Madrid. 4º.- Se decrete la inscripción registral de la marca gráfica "V" en rojo a favor de Don Juan Francisco. 5º.- Se condene al reconvenido a abstenerse de utilizar la precitada marca gráfica. 6º.- Se condene al Sr. Ismael al pago de la cantidad que se acredite en la fase de ejecución de sentencia en concepto de rendimientos económicos derivados de la explotación indebida de dicha marca gráfica y a los daños morales provocados por dicha explotación indebida, debiendo tasarse la referida indemnización pericialmente en atención al tiempo de duración de la inscripción. 7º.- Se condene al reconvenido a la publicación a su costa de la sentencia que se dicte en un periódico de gran circulación de esta ciudad. 8º.- Se condene al reconvenido al pago de las costas procesales, al apreciarse en su actuación procesal, temeridad y mala fe.".

  2. - La Procurador Dª. Rosario Alonso Zamorazo, en nombre y representación de D. Ismael, contestó a la reconvención formulada y alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "por la que se desestimen todas las pretensiones de los reconvinientes.".

  3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Ocho de Valladolid, dictó Sentencia con fecha 23 de octubre de 1.997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora Sra. Rosario Alonso Zamorano, en nombre y representación de D. Ismael contra D. Juan Francisco y Don Benedicto, integrantes de la Comunidad de Bienes "DIRECCION000" debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones contra ellos ejercitadas, con imposición al actor de las costas procesales correspondientes. Y estimando parcialmente la demanda reconvencional formulada por los dos anteriores demandados contra referido actos, debo declarar y declaro que Don Ismael ha estado utilizando la marca gráfica en "V" sin el consentimiento de su titular extrarregristral así como que procede declarar la nulidad de la inscripción en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca número 1.928.481, registrada a favor de D. Ismael, librándose el correspondiente mandamiento al Señor Encargado de la precitada Oficina en Madrid; y en consecuencia se condena al actor-reconvenido a abstenerse de utilizar la precitada marca gráfica en "V", absolviendo al mismo del resto de los pedimentos contenidos en la demanda reconvenional, sin hacer expresa imposición sobre las costas procesales correspondientes a la misma, debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.".

SEGUNDO

Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de D. Ismael; y D. Juan Francisco y D. Benedicto; la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Tercera, dictó Sentencia con fecha 9 de febrero de 1.998, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso presentado por la Procuradora Dª. Mª. Rosario Alonso Zamorano en representación de D. Ismael y con estimación del presentado por el Procurador D. Santiago Donís Ramón en representación de D. Juan Francisco y D. Benedicto, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de 23 de octubre de 1.997 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Valladolid, excepto en lo que concierne a la indemnización, estableciéndose que el actor reconvenido deberá indemnizar a los demandados reconvinientes, con un 5% sobre la facturación anual que estos hayan tenido desde el momento de la inscripción del signo por el actor, todo ello con expresa condena en costas al actor en esta alzada.".

TERCERO

1.- Por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril, en nombre y representación de D. Ismael, interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Tercera, de fecha 9 de febrero de 1.998, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 3º del art. 1.692 de la LEC de 1.881, se alega infracción del art. 359 del mismo Texto Legal. SEGUNDO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881, se alega infracción por aplicación indebida de los arts. 3.2, 3.3, 35 y 36 de la Ley de Marcas y arts, 348 y 392 del Código Civil. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por aplicación indebida del art. 3.3 de la Ley de Marcas. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 632 del Código Civil. QUINTO.- Bajo el mismo ordinal se denuncia violación por aplicación indebida de los arts. 3.1, 30, 31, 35 y 36 de la Ley de Marcas.

  1. - Admitido el recurso y evacuado el traslado, la Procurador Dª. Esperanza Azpeitia Calvin, en nombre y representación de D. Juan Francisco y D. D. Benedicto, presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

  2. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de febrero de 2.005, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Por Dn. Ismael se dedujo demanda contra Dn. Juan Francisco y Dn. Benedicto, como integrantes de la comunidad de bienes "DIRECCION000", a fin de solicitar la cesación de los actos de violación del derecho de marca, ejercitando acumuladamente la acción de cesación de actos de competencia desleal. En el "petitum" se interesa: 1º. Se declare que los demandados han estado utilizando el signo gráfico en "V" registrado a favor del actor con el número 1.928.481/0 sin el consentimiento de éste y lesionado el derecho de exclusiva que la Ley le concede; 2º. Se condene a los demandados a cesar en los actos de violación del derecho de marca reconocido al Sr. Ismael; 3º. Se condene a los demandados, a fin de evitar que continúe la violación del derecho de marca, a que retiren del tráfico económico todo el material publicitario, comunicaciones, documentación y, en general, todos los instrumentos utilizados para el desarrollo de su actividad empresarial en los que aparezca el signo en "V" protegido por el derecho de marca registrado con el número 1.928.481/0 a favor del Sr. Ismael; 4º. Se condene a los demandados a que indemnicen al demandante los daños y perjuicios que éste haya sufrido, llevándose a cabo la fijación del "quantum" en la fase de ejecución de sentencia; y, 5º. Se condene a los demandados a que cesen en la realización de los actos de competencia desleal consistentes en la emisión de notas informativas susceptibles de inducir a error o confusión a la clientela y referidas a la Academia "Campus Centro de Estudios" que regenta el actor.

Por Dn. Juan Francisco, Dn. Benedicto y la Comunidad de Bienes "DIRECCION000." se solicitó la absolución de la demanda y a continuación se planteó reconvención ejercitando acción de nulidad e indemnizatoria con fundamento en los arts. 3.2 de la Ley sobre el Régimen Jurídico de las Marcas de 10 de noviembre de 1.988 y 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1.991 y acción reivindicatoria, con carácter principal sobre la acción de nulidad, y acumuladamente a la acción indemnizatoria, de conformidad con el art. 3.3 de la LM por haber actuado el reconvenido Sr. Ismael en fraude de los derechos del Sr. Juan Francisco, violando las obligaciones contractuales que habían asumido por el acuerdo de disolución, liquidación y adjudicación. En el "petitum" se solicita: 1º. Se declare que el reconvenido ha procedido a la inscripción registral de la marca gráfica número 1.928.481, consistente en una "V" en rojo, de mala fe; 2º. Se declare que el Sr. Ismael ha estado utilizando la marca gráfica en "V" sin el consentimiento de su titular extrarregistral; 3º. Se proceda a la nulidad de la inscripción en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca número 1.928.481, registrada a favor de Dn. Ismael, librándose el correspondiente mandamiento al Sr. Encargado de la precitada Oficina en Madrid. 4º. Se decrete la inscripción registral de la marca gráfica "V" en rojo a favor de Dn. Juan Francisco; 5º. Se condene al reconvenido a abstenerse de utilizar la precitada marca gráfica; 6º. Se condene al Sr. Ismael al pago de la cantidad que se acredite en la fase de ejecución de sentencia en concepto de rendimientos económicos derivados de la explotación indebida de dicha marca gráfica y a los daños morales provocados por dicha explotación indebida, debiendo tasarse la referida indemnización pericialmente en atención al tiempo de duración de la inscripción; y, 7º. Se condene al reconvenido a la publicación a su costa de la sentencia que se dicte en un periódico de gran circulación de esta ciudad.

Por el reconvenido se alegó en su contestación a la reconvención la falta de legitimación "ad causam" activa para la demanda reconvencional del Sr. Benedicto, y se opuso específicamente en relación con las acciones de nulidad y reivindicatoria.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Valladolid de 23 de octubre de 1.997, dictada en el juicio de menor cuantía nº 171/97, desestimó la demanda deducida por Dn. Ismael contra Dn. Juan Francisco y Dn. Benedicto, integrantes de la Comunidad de Bienes "DIRECCION000", y estimó parcialmente la demanda reconvencional formulada por dichos demandados declarando que Dn. Ismael ha estado utilizando la marca gráfica en "V" sin el consentimiento de su titular extrarregistral, así como que procede declarar la nulidad de la inscripción en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca número 1.928.481, registrado a favor del Sr. Ismael, a cuyo efecto ordena librar el correspondiente mandamiento al Sr. Encargado de la precitada Oficina de Madrid; y en consecuencia se condena al actor-reconvenido a abstenerse de utilizar la precitada marca gráfica en "V", absolviendo al mismo del resto de los pedimentos contenidos en la demanda reconvencional.

La Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid de 9 de febrero de 1.998, recaída en el Rollo nº 527 de 1.997, desestima el recurso de apelación de Dn. Ismael y estima el de Dn. Juan Francisco y Dn. Benedicto en el particular relativo a la indemnización, condenando al actor reconvenido a abonar a los demandados reconvinientes en un cinco por ciento sobre la facturación anual que éstos hayan tenido desde el momento de la inscripción del signo por el actor, todo ello con expresa condena en costas de la alzada.

Por Dn. Ismael se interpuso recurso de casación, articulado en cinco motivos, todos ellos al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC, salvo el primero que se incardina en el número tercero, inciso primero, al denunciarse incongruencia. El recurso debe entenderse limitado a la reconvención porque el Auto de la Audiencia de Valladolid de 16 de marzo de 1.998 denegó la preparación, y el Auto de esta Sala resolutorio del recurso de queja de 8 de septiembre del mismo año lo circunscribió a la temática suscitada en aquella, porque en lo que hace referencia a la demanda principal era de cuantía indeterminada y fueron conformes de toda conformidad las sentencias de ambas instancias.

SEGUNDO

En el motivo primero del recurso, la parte recurrente denuncia el vicio de la sentencia consistente en incongruencia del art. 359 LEC por la clara omisión en el fallo del punto cuarto de los apartados de la súplica de la reconvención, dado que la Sentencia de la Audiencia estimó la acción reivindicatoria (art. 3.3 L.M.), que "debería haber conllevado un fallo consecuente con la estimación de tal acción, que es de condena y no simplemente declarativa", a diferencia de la Sentencia del Juzgado que acoge los pedimentos segundo, tercero y quinto de la demanda reconvencional con base en el reconocimiento de que el derecho de los demandados reconvinientes deriva de la notoriedad de la marca (art. 3.2 L.M.).

El planteamiento del motivo es, en principio, razonable porque el precepto del art. 3.3 LM habla de reivindicación -"podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que se ejercite la oportuna acción reivindicatoria....."- y si ello implica en línea de doctrina general, y para el caso de estimación, la declaración, explícita o implícita, de pleno dominio y devolución de la cosa al vindicante, en la aplicación al derecho de marca debería suponer el reconocimiento de su titularidad -como más adecuado a la consideración del objeto como bien inmaterial- y la subrogación -en el sentido de sustitución- por parte del perjudicado en la posición jurídica de titularidad respecto de la solicitud o de la marca registrada; de ahí que en la doctrina reciente se destaque la diferencia entre la acción reivindicatoria del Derecho Civil y la reivindicatoria marcaria ex. art. 3.3 Ley 32/1.988 - incluso por un sector se habla de "reivindicativa"-, la cual "tiene por objeto una subrogación subjetiva en la posición indebidamente obtenida por un tercero de la titularidad sobre la solicitud o, en su caso, sobre la marca ya concedida, por parte del perjudicado y verdadero legitimado para ello". Y, precisamente, en consonancia con esta doctrina se planteó la reconvención, pues en la fundamentación correspondiente, y bajo la rúbrica "III Acción Reivindicatoria" se razona que "considerando, en todo caso, a Dn. Juan Francisco como persona perjudicada por la conducta desleal del titular de la marca gráfica [obviamente alude al que figura en el Registro] debe subrogarse en la posición jurídica que ostenta aquel, por la prioridad correspondiente a la propia marca", y en el "petitum" se solicita: «4º. Se decrete la inscripción registral de la marca gráfica "V" en rojo a favor de Dn. Juan Francisco». La Sentencia de la Audiencia cambia la "ratio decidendi", respecto de la apelada, razona (fto. primero) que la sentencia objeto de apelación ha realizado un profundo estudio de la materia que [se] le ha planteado, haciendo una narración de los hechos en los que en su inmensa mayoría estamos de acuerdo, pero a la hora de admitir la reconvención lo ha hecho al amparo del nº 2 del art. 3 de la Ley de Marcas, y en ello es precisamente en lo que no estamos de acuerdo [más adelante concreta la discrepancia en no haberse dado cumplimiento por la parte reconviniente a la exigencia que contenía el art. 3.2 LM de 1.988 consistente en que el usuario de la marca notoria "efectuará al mismo tiempo -de la reclamación- la correspondiente solicitud de registro de su marca"], aunque lleguemos prácticamente a las mismas conclusiones que dicha resolución, pero vía nº 3 del mismo artículo". Sin embargo, el Tribunal de apelación no tiene en cuenta lo que se había argumentado por la parte reconviniente, ni lo que, en relación con ello, se había pedido en el suplico de la reconvención.

De la exposición anterior se deduce, sin perjuicio de subrayar la evidente deficiencia de redacción y contenido del precepto legal (art. 3.3 LM), que ha habido una omisión. No existe desarmonía de otro tipo entre lo pedido y lo concedido -utilización indebida de la marca y nulidad de la inscripción-, pues del segundo apartado de la súplica de la reconvención (explícitamente acogido en la sentencia) resulta que se interesa el reconocimiento de la titularidad extrarregistral del derecho a la marca; y por otro lado debe resaltarse que un importante sector de la doctrina científica atribuye a la acción de que se trata una naturaleza mixta y compleja, que participa de la nulidad y de la reivindicación de la marca indebidamente solicitada o registrada.

Y en lo que respecta a la omisión expresada el motivo no puede ser estimado porque la sanación del defecto beneficiaría a quién no recurrió, y pudo haberlo hecho -parte reconviniente-, y perjudicaría a quién formuló el recurso, pues, obviamente, dada la naturaleza del pronunciamiento omitido, su falta no acarrea la alteración de las restantes peticiones acogidas, y su adición ampliaría la condena; y aunque en puridad no hay vulneración de la prohibición de la reforma peyorativa porque la interesa el propio afectado, sin embargo decae el motivo por falta de legitimación, al no existir el interés -gravamen o perjuicio- para recurrir (art. 1.691 LEC).

TERCERO

En el motivo segundo se acusa infracción del ordenamiento jurídico por aplicación indebida de los arts. 3.2 y 3.3 de la Ley de Marcas, 35 y 36 de la misma Ley, y 348 y 392 del Código Civil. En el cuerpo del motivo se argumenta que ejercitada la demanda reconvencional en nombre de Dn. Juan Francisco y Dn. Benedicto, este último carece de legitimación "ad causam" activa porque no hay en autos ni una sóla prueba que permita entender que el Sr. Benedicto tenía algún derecho sobre la marca.

El motivo se desestima.

Los arts. 3.2, 35 y 36 de la Ley de Marcas no han sido aplicados por la resolución recurrida por lo que no pudieron infringirse por aplicación indebida, y como no son de aplicación no puede darse una infracción por inaplicación o por interpretación errónea.

La legitimación activa del Sr. Benedicto no deriva de ser titular -o cotitular- extrarregistral del derecho de marca, por lo que no tiene que "afirmar" (en una afirmación consiste la "legitimatio ad causam") dicha titularidad, ni menos acreditarla (que es cuestión de fondo), pues la legitimación en cuanto relación del sujeto con el objeto del proceso que habilita para actuar procesalmente con la finalidad de obtener un beneficio o evitar un perjuicio, puede tener su fundamento en la titularidad de un interés directo y legítimo.

Y esto es lo que aquí ocurre, pues el Sr. Benedicto fue demandado por el aquí recurrente como integrante de la Comunidad de Bienes "DIRECCION000" por la razón -según se dice en el propio motivo- de que el mencionado y el codemandado Sr. Juan Francisco, como titulares del centro, estaban llevando a cabo el uso de la marca, registrada a favor del actor, sin consentimiento de éste, y tal alegación supone el reconocimiento del legítimo interés del Sr. Benedicto en el litigio en que se ventila la titularidad de la marca. Frente a ello no pueden servir de excusa las alegaciones de que la demanda se dirigió contra los demandados en la medida en que ambos estaban realizando los actos de violación de la marca, y de que no se ha acreditado que los titulares de la Comunidad adquirieran el derecho conjuntamente para explotarlo en comunidad, ni que uno de ellos (el Sr. Juan Francisco) haya hecho cesión alguna del uso, o transmisión de su titularidad al otro, por lo que no se ha acreditado que el derecho pertenezca "pro indiviso" a los reconvinientes. En el propio motivo se reconoce que tanto en la Sentencia de instancia como en la de la apelación se le atribuyen al Sr. Benedicto derechos respecto de la marca litigiosa como integrante de la comunidad "DIRECCION000", y tal apreciación no ha sido desvirtuada en casación, por lo que, con independencia de la titularidad del derecho, resulta obvio el interés legítimo del mencionado para defender los derechos accionados, en cuanto puede verse afectado económica o patrimonialmente (art. 56 LM).

CUARTO

En el motivo tercero se alega la infracción por aplicación indebida del art. 3.3 de la Ley de Marcas. En el motivo se argumenta, en síntesis, que, en el supuesto previsto en el art. 3.3, debe ejercitarse la acción reivindicatoria no por un simple tercero, sino por un tercero que tenga algún derecho, y este derecho no puede derivar más que de la inscripción, por lo que el ejercicio de la acción reivindicatoria sólo le corresponde al titular (inscrito) de un derecho respecto del cual se haya realizado un acto fraudulento o se haya violado una obligación, y, como consecuencia, "careciendo los demandados reconvinientes de título inscrito, la acción reivindicatoria no puede prosperar".

El motivo se desestima.

Para fundamentar la desestimación resulta suficiente decir que se plantea en el motivo una cuestión nueva, pues la alegación de que se trata no se expuso en el momento procesal oportuno, que era el escrito de contestación a la reconvención (folio número 9 del mismo, que no aparece foliado en autos, pues se omite su numeración figurando cosido entre los números 109 y 110), por lo que no cabe suscitarla con posterioridad. Pero además, y como refuerzo del rechazo, también procede decir que, si bien la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre [en la actualidad sustituida por la Ley 17/2.001, de 18 de diciembre] optó por el sistema de adquisición de la titularidad mediante el registro -el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley (art. 3.1 LM)-, sin embargo debe tenerse en cuenta que para obtener el mismo -concesión de la marca- es preciso el uso o la creación del signo (o adquisición derivativa), y que la Ley protege, en determinadas circunstancias y con concretas condiciones, el uso extrarregistral, como ocurre en los supuestos regulados en la disposición transitoria tercera, en el art. 3.2 (marca anterior notoriamente conocida), y en el art. 3.3 (reivindicación), que precisamente corresponden a hipótesis en que el perjudicado no es el titular registral; y así resulta del propio texto del precepto últimamente citado -que es el que aquí interesa- que dice "si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual [por lo tanto, no válidamente], la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de la concesión o [como aquí ocurre] en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión"; y así lo tiene declarado esta Sala en la Sentencia de 17 de noviembre de 1.999, y se acordó en el asunto de la Sentencia de 25 de octubre de 2.000.

QUINTO

En el motivo cuarto se denuncia error de derecho en la valoración de la prueba, indicándose como precepto legal probatorio conculcado el art. 632 del Código Civil. En el cuerpo del motivo se razona en relación con la falta de valoración por la resolución recurrida de diversas apreciaciones del informe pericial, lo que revela que el precepto legal que se ha querido indicar en el enunciado es el 632 de la LEC de 1.881, y no el 632 del Código Civil. Se resalta por el recurrente que los juzgadores de instancia no han tenido en cuenta la inseparabilidad de las dos marcas inscritas en el Registro a nombre del recurrente -la marca gráfica consistente en una "V" en rojo (nº 1.928.481) [que es a la que se refiere la reconvención] y una marca mixta consistente en la expresión "Centro de Estudios CampVs" (nº 2.017.898), que incorpora, a su vez, el signo "V" en rojo objeto de la marca notoria-, y se recogen diversos pasajes de dicho informe: «En efecto señala el Sr. Perito (punto 2º) que "no se puede ignorar que están íntimamente relacionadas y que en la concesión de la nº 2.017.898 habrá influido el hecho de que ambas estuvieran solicitadas por un solo titular". Sigue señalando que para el caso de que se decidiera venderlas "esta operación solamente podría haber tenido lugar vendiendo las dos marcas en bloque a un solo comprador o vendiendo la una y haciendo renuncia de la otra....". "En ningún caso podría venderse respectivamente a dos personas diferentes porque al utilizarlas en el tráfico mercantil habría encontrado las previsibles interferencias perjudiciales para sus intereses...". "De lo anterior se deduce que se trata de dos marcas no estrictamente independizables, que deben ser utilizadas por un mismo titular".».

El motivo se desestima por carencia de fundamento. La cuestión planteada no forma parte del objeto del proceso. Además de irrelevante, es ajena al mismo, y, como "nueva", no podría ser examinada en casación sin afectar a los principios de contradicción, preclusión y defensa (SS., entre otras, 27 septiembre, 18 y 27 octubre, 12, 17 y 18 noviembre, 12 y 16 diciembre 2.004).

Aunque en el escrito de contestación a la reconvención (fs. 106 v. y 108, párrafo primero) se alude al requisito de la marca mixta CampVs Centro de Estudios, y su incorporación al Registro tuvo lugar sin oposición formal de los demandados (hecho probado según la Sentencia del Juzgado que ha de entenderse asumido por la de apelación en virtud de la remisión que la misma contiene), en modo alguno se planteó el tema de la inseparabilidad que centra la denuncia del motivo.

Por otra parte, debe indicarse que resulta artificioso tratar de suscitar la cuestión a través de la valoración de la pericia. Esta constituye un medio de prueba, y, como tal, su función se circunscribe a la fijación de las alegaciones fácticas efectuadas por las partes en el periodo expositivo, pero no permite que, directa o indirectamente, se pretenda a través del informe una aportación de hechos -que sería además extemporánea-, ni que se susciten planteamientos jurídicos.

El objeto del proceso -lo que en el mismo se discutió- versa sobre la titularidad de la marca gráfica "V": si la misma debía mantenerse en quién la registró (actor-reconvenido) o atribuirse al que la pretende como titular extrarregistral (el demandado-reconviniente Sr. Juan Francisco). Y el conflicto se resolvió, en ambas instancias, a favor del Sr. Juan Francisco, con base sustancialmente en los mismos hechos (incólumes en casación) -creada por él y aportada a la comunidad de bienes de que formó parte con el Sr. Ismael, y adjudicación al mismo en el convenio de disolución y liquidación de dicha comunidad-, aunque con diferente calificación jurídica: marca notoria (art. 3.2 LM) para el Juzgado, y procedencia de la reivindicación con base en la existencia de fraude y de violación de obligación contractual (art. 3.3 LM) para la Audiencia.

Y nada se debatió acerca de lo planteado en el motivo, por lo que el mismo decae.

SEXTO

En el quinto y último motivo se alega la infracción de los arts. 3.1, 30, 31, 35 y 36 de la Ley de Marcas de 1.988.

El motivo carece de fundamento alguno.

En primer lugar debe decirse que no se corresponde con la realidad la afirmación que se recoge en el motivo de que el ejercicio de las acciones se basó en la titularidad de dos marcas, y no sólo de la que después dio lugar a la reconvención.

En segundo lugar, y con independencia de que no cabe examinar más cuestiones relacionadas con la demanda principal que las que puedan derivar de su íntima conexión con la suerte de la reconvención, pues a los temas de ésta se limitó el recurso de casación por expresa declaración del Auto de esta Sala de 8 de septiembre de 1.998 que resolvió el recurso de queja, en cualquier caso, los preceptos indicados en el enunciado del motivo, habida cuenta el resultado de los motivos anteriores, no pudieron ser infringidos por la resolución recurrida, porque, al prosperar la pretensión reivindicatoria de la parte reconviniente desaparece la titularidad registral (en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas) y con ella la protección jurídica que tales normas legales de la Ley de Marcas le podían dispensar.

Y finalmente resulta inane traer a colación el tema de la buena o mala fe en relación con la adquisición del Sr. Ismael, pues ni el mismo es incardinable en los supuestos de las normas del enunciado, ni cabe desconocer que la sentencia recurrida apreció la concurrencia de todos los requisitos del art. 3.3 necesarios para la prosperabilidad de la acción reivindicatoria, y concretamente la existencia de fraude de los derechos de un tercero, el cual deriva de la actuación seguida por el Sr. Ismael, cuando ya pertenecía a la comunidad, consistente en proceder, a espaldas de su socio, a solicitar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas las marca gráfica cuyo distintivo consistía en un signo en "V" de color rojo, haciéndolo en su exclusivo beneficio, y no en el de la Comunidad de Bienes, así como la existencia de violación de obligación contractual, porque cuando el 14 de febrero de 1.995 [fecha posterior a la solicitud de la marca pero anterior a la concesión] se procedió a disolver la Comunidad de bienes, el Sr. Ismael recibió 4.120.000 pts. en pago de su participación, en cuya virtud renunciaba, a cambio de precio, a lo que pudiera incluirse en la Comunidad, entre lo que se encontraba sin lugar a dudas el uso de la marga gráfica en "V". Así lo razona la sentencia recurrida, y no resultó desvirtuado en casación.

SEPTIMO

La desestimación de todos los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación, la condena del recurrente al pago de las costas causadas en el mismo de conformidad con el art. 1.715.3 LEC. Debe acordarse la devolución del depósito al no ser exigible su constitución por existir discordancia entre las sentencias de primera instancia y apelación (art. 1.703, párrafo primero, LEC). Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Francisco José Abajo Abril en representación procesal de Dn. Ismael contra la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid el 9 de febrero de 1.998, en el Rollo nº 527 de 1.997, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 171 de 1.997 del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de la misma Capital, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso y devuélvase a la parte recurrente el depósito constituido por no ser conformes de toda conformidad las sentencias de primera instancia y apelación. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-ROMAN GARCIA VARELA .- JESUS CORBAL FERNANDEZ.-CLEMENTE AUGER LIÑAN.-Rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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