STS, 23 de Diciembre de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:6882 |
| Número de Recurso | 3243/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Diciembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de diciembre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 3243/2006, interpuesto por la Entidad HEARTS ENTERPRISES, B.V., representada por la Procuradora Doña María Teresa Rodríguez Pechín, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 445/2006 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 21 de febrero de 2006, recaída en el recurso nº 1415/2003, sobre concesión de inscripción de la marca nacional mixta nº 2.441.896 "COSMOBELLEZA.COM"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad HEARTS ENTERPRISES, B.V., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de abril de 2003 que desestimó el recurso interpuesto contra otra de 7 de abril de 2003, que concedió la inscripción de la marca nacional mixta nº 2.441.896 "COSMOBELLEZA.COM", para la clase 35ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 24 de abril de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (HEARTS ENTERPRISES, B.V.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 13 de junio de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, por incurrir los signos distintivos enfrentados en similitud susceptible de provocar riesgos de confusión y asociación en el público consumidor.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Infracción del art. 13 c) de la Ley 32/1988, de Marcas, por incurrir el signo distintivo impugnado en aprovechamiento del crédito ajeno con respecto a las marcas prioritarias. Principio de especialidad.
Terminando por suplicar dicte sentencia, estimando sus motivos y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, y por lo tanto revocando y denegando el registro de la marca nº 2.441.896 COSMOBELLEZA.COM, para proteger servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
Por providencia de la Sala, de fecha 29 de mayo de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 20 de junio de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 11 de julio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 18 de julio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de diciembre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca COSMOBELLEZA.COM (MIXTA) nº 2.441.896 de la clase 35 para "servicios de venta al por menor en comercios; publicidad y promoción de productos y servicios relacionados con la belleza", pese a la oposición de la marca internacional nº 675.165, COSMOPOLITAN de la clase 42 para "servicios destinados a ofrecer acceso y alquiler de tiempo de acceso a un centro servidor de bases de datos en línea, orientados especialmente sobre partes de revistas, artículos y revistas ilustradas sobre relaciones personales, belleza, moda, salud, fitness, higiene personal, la vida, el trabajo y las novedades sobre los famosos...", marca internacional nº 564.026, COSMOPOLITAN, denominativa, de la clase 3 para "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos", marca nº 1.641.359 (denominativa), de la clase 9 para entre otros "productos informáticos de dicha clase", marca nº 2.373.439 CHICA COSMO (denominativa), para la clase 16, marca internacional nº 665.165 TV COSMO (denominativa) para la clase 38, marca internacional nº 673.300 THE COSMOPOLITAN CHANNEL (denominativa), de la clase 38 para "proteger servicios de comunicación", marca internacional nº 673.905 COSMO TV (denominativa), de la clase 38 para "proteger servicios de telecomunicaciones", marca internacional nº 703.727 CAFÉ COSMOPOLITAN (denominativa), en clases 38 y 41, marca internacional nº 703.766 COSMOPOLITAN TELEVISION (denominativa), en clases 38 y 41, marca internacional nº 703.783 GENERATION COSMO (denominativa), en clases 38 y 41, marca nº 517.896 COSMOPOLIS (denominativa), en clases 38 y 41, marca nº 615.119 COSMOPOLITAN (denominativa), en clase 16, marca nº 2.244.742 COSMOGIRL! (denominativa), en clase 16 y de la marca nº 2.379.672 COSMOPOLITAN TELEVISION (denominativa) en clase 9.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:
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Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 2002\3225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.
Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 2002\6585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas) tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1988\759 ], que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 (RCL 1988\2267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 2004\4355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca.
Siguiendo la anterior doctrina, por una lado dada la naturaleza, el destino y la utilización de unos y otros servicios en este caso, si bien las clases y áreas puedan ser complementarias, y, por otro, la inexistencia de similitud fonética y gramatical de los términos enfrentados, pues el prefijo COSMOS es inapropiable por su genericidad, llevan a la desestimación del motivo. Por otro lado, recuerda dicha sentencia que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 12.1.a) no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión">>.
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes y que pueden resumirse así: introducción en el mercado de un evidente riesgo de confusión con los signos prioritarios que designan servicios relacionados con los de la solicitante, siendo el vocablo "cosmo" el más característico, así como la terminación "com". No se trata de un vocablo genérico al no tener que ver con los productos que ampara la marca, siendo por el contrario el término "belleza" el que si es genérico. Se produce riesgo de asociación, y un acercamiento conceptual entre ambos signos, al operar en campos relacionados dirigidos a un público femenino, siendo algunas de las marcas opuestas de carácter notorio. Se produce un aprovechamiento del prestigio logrado por la marca prioritaria.
Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que corresponde al juzgador de instancia valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
También se ha señalado en esa misma jurisprudencia que a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
No se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia al comparar los signos enfrentados haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad, únicos supuestos en que cabría en casación corregir el criterio del juzgador. No es ilógico considerar que no se producirá riesgo de confusión en los consumidores, pues es cierto que los signos enfrentados contienen elementos suficientes de diferenciación como para evitarlo. El término "cosmos" podrá considerarse como no genérico desde el punto de vista legal, pero si que es de común utilización en cuanto a su sentido de universalidad y como tal es inapropiable. Desde este punto de partida, serán los otros elementos del signo los que atribuyan sustantividad, y no cabe duda que es "belleza" el que caracteriza a la marca solicitante frente a la oponente, con particularidades tales que permitirá al consumidor diferenciar con claridad sin riesgo de confusión a los signos enfrentados, aunque los campos aplicativos estén relacionados.
Sentado, por tanto, los rasgos distintivos y superado el peligro de confusión, desaparece, como reiteradamente ha señalado esta Sala, el riesgo de asociación, así como el elemento causal de la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, ya que al existir diferencias el público consumidor sabrá cual es el origen empresarial de cada uno de los productos, distinguiendo al notorio del que no lo es, especialmente el público femenino, muy exigente en relación con los que se comercializan a través de las marcas enfrentadas.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3243/2006, interpuesto por la Entidad HEARST ENTERPRISES B.V., contra la sentencia nº 445/2006 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 21 de febrero de 2006, recaída en el recurso nº 1415/2003, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
