STS 82/2007, 9 de Febrero de 2007

Por la representación de "B AND J GARCIA, S.L.", entidad que se presenta como perteneciente al Grupo "HERGAR", fabricante líder que comercializa varias marcas conocidas de calzado, se formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra las entidades mercantiles "R.R.WORKER INTERNACIONAL, S.L." y "ADECH INTERNACIONAL, S.L.", a las que consideraba autoras de actos de infracción de los derechos que manifestó ostentar sobre las marcas registradas 1.083.269, 1.225.660,

1.746.641, 2.026.102, 2.026.103 y 2.026.104. Tales marcas tienen en común la denominación "WORKER'S", y algunas de ellas fueron solicitadas originariamente por otros titulares, y transferidas después a la actora. Señala que la marca "Worker's", asociada a un tipo de calzado juvenil y de alta calidad, es la más importante de la empresa y su activo de mayor valor y futuro.

Las demandadas proceden, según la actora, al uso premeditado y extrarregistral de un signo distintivo "R.R. WORKER" bajo el que identifican sus productos y, aunque ADECH INTERNACIONAL S.L. tiene registrada la marca "RAIL ROAD'S WORKER", procede a la comercialización de sus productos en la forma "R.R. WORKER" (destacando "Worker" por tamaño ostensiblemente) con evidente riesgo de confusión.

Postulaba la actora sentencia en la que se verificaran los siguientes pronunciamientos:

(a)Se declarara que la utilización por parte de las demandadas del signo con que identifican sus productos, por la semejanza que guarda con las marcas de la actora, y por la forma en que se presenta sobre los productos, está infringiendo lo derechos registrales de la actora y además está obteniendo un aprovechamiento ilícito e indebido en beneficio propio sobre las ventajas y reputación industrial y comercial adquirida por la demandante con sus signos distintivos, creando un riesgo evidente de asociación por parte de los consumidores.

2. Se declare que la utilización de la denominación social de la entidad R.R. WORKER INTERNACIONAL, S.L. infringe igualmente los derechos que asisten a la actora. (del mismo modo que en el apartado anterior)

3. Se declare que las demandadas carecen del derecho a utilizar el signo que vienen usando, así como de la forma en que lo presentan, y deberán cesar de forma en la utilización del mismo y abstenerse de usar en el futuro otros signos que por la forma de presentación y/o configuración denominativa puedan inducir a error o confusión con respecto a las marcas de la actora d) Se declare que, con la infracción de los derechos de la demandante por las marcas antes indicadas, y con la conducta imitativa y confusionista mantenida, las demandadas han originado daños y perjuicios de los que deberá ser indemnizada la actora de acuerdo con las cantidades que se fijen en ejecución de sentencia.

5. Se condene a R.R. WORKER INTERNACIONAL, S.L. y ADECH INTERNACIONAL, S.L. a cesar de forma inmediata en toda actividad que perturbe o viole los derechos de propiedad de B AND J GARCIA, S.L. o que constituyan competencia ilícita o desleal. En cumplimiento de esta condena se deberán retirar del tráfico económico todos los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.

(f) Se condene a las demandadas a indemnizar a la actora en la cifra de daños y perjuicios que se fije en ejecución de sentencia.

(g) Se condene a la entidad R.R. WORKER INTERNACIONAL, S.L. a la modificación de su razón social, haciendo desaparecer de la misma el vocablo WORKER, sustituyéndolo en su caso por otro que no infrinja o imite alguna de las marcas registradas por la actora.

(h) Se condene a las demandas a publicar a su costa la sentencia mediante anuncios y notificaciones a determinar en el periodo de ejecución de sentencia.

Todo ello con imposición de costas a las demandadas.

Admitida a trámite la demanda, no compareció, y fue declarada en rebeldía, R.R. WORKER INTERNACIONAL, S.L.. Lo hizo, en cambio, ADECH INTERNACIONAL; S.L. que formuló contestación a la demanda, solicitando la absolución, con costas, oponiendo en sustancia:

(a)La falta de competencia territorial, por entender que la demanda debiera tramitarse ante los Juzgados de Elche. Excepción que se desestimó al no haberse propuesto como cuestión de competencia por declinatoria (Reforma de la LEC de 1984 )

(b) La falta de legitimación activa, que se desestimó entendiendo que se trata de una cuestión de fondo.

(c) La excepción perentoria de prescripción, en vista de que el artículo 39 de la Ley 32/1988, de marcas, establece un plazo de cinco años. Excepción que se rechaza puesto que ha de contarse el plazo desde que pudo ejercitarse la acción y la parte actora había adquirido la marca "Worker's" en 5 de noviembre de 1996, presentando la demanda en 4 de junio de 1997.

(d) Que el uso de la marca R.R. WORKER se produjo en fechas próximas a la constitución de la sociedad R.R. WORKER INTERNACIONAL, S.L., momento en que la actora no era titular de ningún registro de marca, ni se había constituido, y que en el momento de la adquisición de la marca "Worker's" (concedida a un anterior titular en 1987), esto es, en 1996, la demandada usaba la marca RAIL ROAD'S WORKER, cuyo registro ha sido concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El Juzgado de Primera Instancia de Valencia nº 11 dictó Sentencia en 6 de octubre de 1998 . Desestimó las excepciones alegadas por la representación de la demandada y estimó parcialmente la demanda, atendiendo las pretensiones formuladas por la actora con excepción de la relativa a la indemnización de daños y perjuicios, por entender que ésta carecía de prueba.

Actora y demandada comparecida formularon Recurso de Apelación, de los que conoció la Sección Sexta de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, Rollo 337/1999 . Por Sentencia que dictó en 4 de noviembre de 1999, desestimó la apelación formulada por la actora B AND J GARCIA, S.L. y estimó la formulada por ADECH INTERNACIONAL, S.L. por lo que, revocando parcialmente la Sentencia de Primera Instancia, absolvió a la expresada entidad de los pedimentos contra ella deducidos en el escrito de demanda, con imposición de las costas a la actora, confirmando en los demás pronunciamientos la sentencia apelada, y, en cuanto a costas, las del recurso de ADECH INTERNACIONAL S.L. serán satisfechas por cada una de las partes las causadas a su instancia y las comunes por mitad, y las del recurso interpuesto por B AND J GARCIA, S.L. se imponen a esta recurrente. Por Auto de 22 de noviembre de 1999 no se dio lugar a la aclaración solicitada por la actora.

Contra la expresada Sentencia ha interpuesto Recurso de Casación la representación de B AND J GARCIA, S.L., formulando al efecto un motivo, acogido al ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, que divide en tres submotivos, uno por infracción del artículo 38 de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), otro por infracción del artículo 340 LEC 1881 y otro por infracción de doctrina jurisprudencial sobre el artículo 38 de la Ley 32/1988 . No han comparecido los recurridos ADECH INTERNACIONAL, S.L. y R.R. WORKER INTERNACIONAL, S.L. ( esta última en rebeldía).

Se señaló para la votación y fallo el día 19 de enero de 2007, fecha en la que efectivamente tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. VICENTE LUIS MONTÉS PENADÉS

1.- En el Recurso de Apelación formulado por la actora, B AND J GARCIA, S.L., según la Sentencia recurrida, se intentaba revisión de los pronunciamientos relativos a la indemnización de daños y perjuicios, ya que, a juicio de la parte recurrente, la norma (artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas entonces vigente) presume la existencia del daño por el mismo hecho de haberse producido la vulneración de los derechos de la actora, además de que existe documentación en autos suficiente para proceder a la cuantificación en trámite de ejecución de sentencia.

2. - ADECH INTERNACIONAL, S.L. se opuso al recurso formulado de adverso y argumentó su propia apelación, según la sentencia recurrida, señalando, sustancialmente :

   (

   1. Que la sentencia recurrida incurre en incongruencia por exceso, ya que los pronunciamientos relativos a la marca RAIL ROAD'S WORKER exceden lo interesado por la actora.

   (b) Las acciones están prescritas, pues el uso de la marca R.R. WORKER se produjo en 1991.

   (c) El registro de la marca RAIL ROAD'S WORKER, no habiendo sido admitido el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora contra la marca registrada por ADECH INTERNACIONAL, S.L. y no habiéndose ejercitado acción de nulidad, el registro de la marca RAIL ROAD'S WORKER es válido y legitima el uso por su titular.

   (d) No procede la acción indemnizatoria instada de adverso, pues la actora no fabrica ni comercializa sino que es una mera sociedad de tenencia de bienes, y no hay prueba de los daños.

3. -Los argumentosde ADECH fueron contestados por la contraparte.

4. - La Sala de instancia confirmó la desestimación de las excepciones de incompetencia territorial y de falta de legitimación activa, rechazó también la alegación de incongruencia por exceso y, en cuanto a la prescripción, analizó con rigor si cabía el cómputo desde la adquisición de la marca, y en tal caso podía la actora ejercitar las acciones que le corresponden con respecto a los actos que las entidades demandadas hayan podido ejecutar en violación de su derecho con posterioridad a la fecha en que le es transmitida la marca y aquéllos otros anteriores que el precedente titular no hubiere dejado prescribir y, no apreciando acto interruptivo alguno, llega a la conclusión de que el plazo corrió normalmente, pero las acciones no están prescritas, pues el plazo no se había agotado al tiempo de producirse la adquisición de la titularidad de la marca por la demandante, que realizó de inmediato actos interruptivos, como el requerimiento que obra al folio 148 de las actuaciones.

5. 1.- Cuestión distinta es - según razona la Sala de instancia - la relativa a determinar si ha quedado probado que, efectivamente, al tiempo de interponerse la demanda la mercantil ADECH INTERNACIONAL, S.L. estaba realizando actos contrarios al derecho de marca que invoca la actora y los actos de competencia desleal que igualmente se describen, pues la parte demandada argumentó que las pruebas físicas aportadas de adverso tienen una antigüedad de seis años o se refieren a actos realizados por terceros, pues no se acredita el momento de adquisición de calzado aportado bajo los números 20 y 21 ni el momento en que se tomaron las fotografías documentos 18 y 19.

   5.2.- Añade la Sala : "Podría argumentarse que la vulneración del derecho se constató durante la sustanciación del procedimiento con la aportación por la entidad actora en fecha 9 de enero de 1998 de unas BOTAS RAIL ROAD WORKER color negro y rojo y su factura de adquisición en el establecimiento CALZADOS ZEKOS en Logroño el 2 de octubre de 1997, pero tales elementos no pueden ser tenidos en cuenta por este Tribunal porque su aportación a los autos se produjo extemporáneamente no sólo fuera del periodo probatorio sino una vez evacuado el trámite del resumen de pruebas procediendo la parte demandada comparecida en autos a su impugnación por medio del escrito de 2 de febrero de 1998 (Tomo III, folio 565) no constando en Autos que el Magistrado"a quo" decidiera su incorporación para mejor proveer por lo que, como se ha indicado precedentemente, no procede su consideración, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil insiste con reiteración en que los medios de prueba han de proponerse y practicarse dentro del plazo establecido legalmente, y ello hasta el extremo de que no tendrán valor alguno las pruebas que se practiquen fuera del periodo establecido, como resulta del tenor del artículo 577 de la norma citada, en relación con los artículos 554, 693-4 y 697, todos del texto indicado. Por otra parte, ni siquiera se solicitó el recibimiento a prueba en la apelación". Tal parece ser la razón determinante de que se acoja el recurso planteado por la demandada, y se la absuelva de las pretensiones contra ella formulada.

6. - Se rechaza la pretensión de indemnización formulada por la actora y apelante, pues, aunque concurre el primero de los requisitos del artículo 37 (requerimiento fehaciente), no se acredita la existencia de beneficios obtenidos por el infractor o su enriquecimiento en general a costa del derecho de marca.

La recurrente denuncia, en el Motivo que denomina primero, pero contiene tres submotivos, la infracción del artículo 38 de la Ley 32/1988, la de doctrina jurisprudencial sobre este precepto, y la del artículo 340 LEC 1881, cuestión que se habría de examinar en primer término, por razón de que puede afectar al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 24 de la Constitución .

La Sala de Apelación considera que no se ha probado que, en el momento de interposición de la demanda, las entidades demandadas estuvieran realizando actos que pudieran estimarse contrarios al derecho de marca de la autora. Estima que no hay prueba de tales actos, y se está refiriendo no a los daños y perjuicios, sino a la vulneración misma del derecho de marca. Pues - señala la Sentencia recurrida - las pruebas aportadas tienen una antigüedad de seis años, y las aportadas en curso del procedimiento, pero después del período de prueba, que pudieran cambiar la apreciación de la Sala respecto de la ausencia de prueba, no son admisibles ni pueden ser tenidas en cuenta, dada su aportación extemporánea, y el hecho de que no hayan sido incorporadas siquiera como diligencia para mejor proveer, pues no consta en Autos que así se hiciera.

Pero esta última aseveración resulta incierta. A los folios 541 y 542 de los Autos obra escrito de la representación de la actora, B AND J GARCIA, S.L., fechado en 8 de enero de 1998, por el que se solicita la inclusión como Diligencias para mejor proveer, conforme a los artículos 340 y siguientes de la LEC (1881 ), de una "Botas Rail Road Worker color negro y rojo" en los que, según la parte proponente, se observa que el signo WORKER se destaca, del modo que se ha señalado en las sucesivas alegaciones de la parte actora, generando la confusión o asociación que se considera infracción del derecho de marca. Se acompaña también la factura de adquisición. A los folios 565 y vto., consta el escrito de la parte demandada y comparecida, ADECH INTERNACIONAL, S.L., fechado en 30 de enero de 1998, con entrada el 2 de febrero siguiente, por el que rechaza los documentos aportados por la autora. De cuyo escrito, por cierto, cabe deducir que acepta la autenticidad de la factura. Y al folio 598 obra la Providencia del Magistrado- Juez, de 15 de junio de 1998

, en la que "para mejor proveer", con suspensión del término para dictar sentencia y con intervención de las partes por plazo de veinte días, se acuerda la inclusión de las pruebas documentales 1 y 2 aportadas con el escrito de la representación procesal actora de fecha 8-1-98, presentado en el Juzgado en fecha 9-1-98, así como la práctica de la testifical que en dicho escrito también se solicitaba.

Estamos, pues, ante el defecto de la consideración de una prueba propuesta y admitida, que por error se entiende no aportada en forma ni susceptible de consideración. Cierto es que las providencias para mejor proveer no son formalidades esenciales del juicio, puesto que su práctica, como tantas veces ha dicho esta Sala, es facultad exclusiva del juez (Sentencias de 6 de abril de 1981, 11 de noviembre de 1987, 27 de abril de 1989, entre tantas otras), pero una vez acordadas han de ser sometidas a la regulación legal (STC 205/1988, de 7 de noviembre; y de esta Sala, 31 de marzo, 11 de abril y 7 de julio de 1989, entre otras) y, como ha dicho esta Sala a partir de decisiones ya antiguas (Sentencias de 3 de junio de 1916, 11 de abril de 1932, 2 de julio de 1936, etc.) "aunque las diligencias para mejor proveer y las de prueba son de una modalidad diversa por la iniciativa y el momento procesal de acordarlas, por el modo de practicarlas y por la admisibilidad de los recursos contra las providencias que originen, no puede negarse a aquéllas el valor legal y la fuerza probatoria que se concede a las practicadas a instancia de las partes, con citación contraria, durante el término de prueba". O bien que "los documentos traídos a los autos para mejor proveer son de igual fuerza probatoria que los traídos por las partes y pueden ser apreciados en conjunto con los demás" (Sentencias de 9 de julio de 1919, 6 de diciembre de 1947, etc.).

La prueba, pues, debió haber sido considerada y valorada con las demás, y, al no haberlo hecho así, se ha provocado la indefensión de la parte afectada, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que contiene, en todo caso, el derecho a no sufrir jamás indefensión, como expresamente dice el artículo 24.1 de la Constitución .

La esencia de la indefensión, como ha dicho la Sentencia del Tribunal Constitucional 1/1992, de 13 de enero, consiste en la limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de los órganos judiciales o sea que la actuación judicial impida a una parte en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa privándole de las facultades de alegar, y en su caso de justificar, sus derechos e intereses para que sean reconocidos. Una indefensión, además, que no nace de la simple infracción de las normas procesales, sino que lleva consigo la privación del derecho de defensa y el perjuicio real y efectivo para los intereses del perjudicado (SSTC 155/1988, de 22 de julio; 35/1989, de 14 de febrero, etc.), como claramente se desprende del texto de la sentencia.

Se ha producido una real privación o limitación del derecho de defensa como consecuencia de una omisión del órgano judicial (Sentencia del Tribunal Constitucional 34/1991, de 14 de febrero; y también SSTC 101/1989, 169/1990, 174/ 1990, etc), ya que "los errores judiciales, cuando no son imputables a negligencia de la parte, no deben producir efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, pues si así se entendiera se configuraría una indefensión contraria al derecho a la tutela judicial efectiva (Sentencia del Tribunal Constitucional 190/1990, de 26 de noviembre, y también SSTC 172/1985, 107/1987, etc.).

Procede, por ello, la estimación del Recurso en este punto concreto, y ello conduce a la nulidad de la sentencia, haciendo estéril el examen de lo expuesto en los demás submotivos. Y, al estimarse producida una transgresión de las garantías procesales, procede reponer las actuaciones al momento en que se estima producida la falta, conforme previene el artículo 1715.1.2º LEC 1881

Al estimarse el Recurso, considerando haberse producido una transgresión de las garantías procesales, procede reponer las actuaciones al momento en que se estima producida la falta, conforme previene el artículo 1715.1.2º LEC 1881 y, en cuanto a las costas, que cada uno de los litigantes satisfaga las costas de la instancia de acuerdo con las reglas generales, y las del Recurso cada parte las suyas (artículo 1715.2 LEC 1881 )

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español